STS, 16 de Noviembre de 2009

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 1938/2002, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 29 de junio de 2007 , cuyo fallo dice literalmente:

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Ungría López en nombre y representación de "Lacasa, S.A." contra la Resolución dictada el 8 de julio de 2.002 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que se anula por no resultar ajustada a Derecho, sin costas.

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SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la compañía SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. recurso de casación, que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 18 de septiembre de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la compañía SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 2 de noviembre de 2007 , presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

« que teniendo por presentado este presente escrito con el poder y documentos acompañados, sesirva admitirlo, tenerme por comparecido en nombre de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. y por interpuesto en su nombre y representación, en tiempo y forma, el presente Recurso de Casación contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de fecha 29 de junio de 2007 en el Recurso 1938/2002, por expresado y articulado el motivo de la casación en que dicho recurso se ampara y, tras la ulterior sustanciación procesal y admisión a trámite, se sirva dictar Sentencia estimatoria del mismo, anulando y casando la Sentencia recurrida y ordenando en definitiva a la Oficina Española de Patentes y Marcas que conceda el registro de la marca nº 2344657 "SMARTIES" en la clase 30 del Nomenclátor oficial de marcas . » .

CUARTO.- Por providencia de la Sala de fecha 9 de enero de 2008 , se admitió el recurso de casación.

QUINTO.- Por providencia de la Sala de fecha 22 de mayo de 2008 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la entidad mercantil LACASA, S.A.), a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, evacuándose dicho trámite con el siguiente resultado:

1º.- El Abogado del Estado, en escrito presentado el 20 de junio de 2008 « manifiesta que se abstiene de evacuar dicho trámite » .

2º.- El Procurador Don Javier Ungría López, en representación de la entidad mercantil LACASA, S.A., presentó escrito el día 8 de julio de 2008, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

« que habiendo presentado este escrito, tenga por formulada, oposición e impugnado el Recurso de casación formulado por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el día 29 de junio de 2007 , (recurso 5375/07) por cuya sentencia se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre de LACASA, S.A.: (rec. 1938/2002) y se revoca la concesión del registro de la marca 2344657 SMARTIES, se digne admitirlo, y, en su día, previo los trámites legales oportunos, dicte sentencia desestimando el recurso de casación formalizado por la recurrente, confirmando la sentencia recurrida, con expresa imposición de costas del recurso a SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ. » .

SEXTO.- Por providencia de fecha 9 de septiembre de 2009, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat , y se señaló este recurso para votación y fallo el día 11 de noviembre de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de junio de 2007 , que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil LACASA, S.A. contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 8 de julio de 2002, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de octubre de 2001, que acordó el registro de la marca nacional número 2.344.657 "SMARTIES" (tridimensional), que ampara productos en la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de estimación del recurso contencioso-administrativo con base en las siguientes consideraciones:

« La valoración a llevar a cabo, atendiendo a un examen global de la marca solicitada, conlleva la apreciación de la identidad o semejanza que alega el demandante. Son varias las razones que fundamentan la estimación del presente recurso. Ciertamente existe una similitud casi absoluta o total entre las marcas enfrentadas, desde un punto de vista gráfico. Y es que a salvo la incorporación de los vocablos "Lacasitos" y "Smarties" (ambos inclusive dispuestos de la misma manera y representados por letras minúsculas), el resto del gráfico es prácticamente idéntico: un tubo o envase cilíndrico, sensiblemente alargado longitudinalmente, con una tapa de color y que representa el mismo dibujo, a saber, grageas de chocolate de múltiples colores, que además es precisamente el producto que una y otra marca comercializan. No podemos compartir el argumento jurídico empleado por la Oficina al considerar que la incorporación al envase del vocablo "Smarties" constituye suficiente elemento diferenciador, puesto que como sostuvo el demandante, una apreciación en conjunto del envase en cuestión impide apreciar esa distinción hasta el punto de diferenciar uno y otro producto. Antes al contrario, habida cuenta la identidad de los productos y el sector comercial al que están destinados con carácter preferente (público infantil), las posibilidades de distinción se reducen sensiblemente, existiendo, a juicio de esta Sala, un riesgo de confusión evidente.

A todo ello debemos añadir que precisamente la previa existencia de diversas marcas "Smarties" con gráficos determinados (bolsas y tabletas) es lo que impide apreciar, al contrario de lo sostenido por la Administración demandada, que la introducción del vocablo constituya elemento diferenciador suficiente, puesto que lo novedoso en este caso es precisamente la comercialización del producto en el envase cilíndrico previamente registrado a favor de Lacasa, S.A.

En este sentido resulta sumamente significativo que una marca previamente solicitada por la aquí codemandada, idéntica a la que aquí nos ocupa a salvo la incorporación del vocablo "Smarties", fuese denegada por la Oficina e igualmente que los argumentos jurídicos esgrimidos por el demandante fuesen empleados por Nestle, S.A. para proteger ese mismo envase conteniendo grageas de chocolate bajo la denominación "Smarties" en el ámbito de los países del Benelux, y en cambio, en el seno de este proceso, negar las identidades gráficas y de producto así como la existencia de riesgo de confusión en el mercado.

Por todo ello debe estimarse el recurso y anular la resolución recurrida. » .

TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., se articula en la exposición de un único motivo, fundamentado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y de la jurisprudencia aplicable, en cuanto que la sentencia recurrida no tiene en cuenta que las marcas en conflicto están presididas por un destacado y notorio elemento denominativo diferenciador, que excluye el riesgo de confusión y el riesgo de asociación.

En desarrollo de este motivo, se aduce que la Sala de instancia debió tomar en consideración el criterio de continuidad registral, puesto que la entidad mercantil SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. es titular de marcas nacionales e internacionales con el distintivo "SMARTIES", en cuya configuración se incluyen gráficos coloristas, que gozan de protección prioritaria, y que son notoriamente conocidos en el mercado español, debido al periodo de tiempo en que los productos designados se llevan comercializando y a las inversiones publicitarias realizadas.

CUARTO.- Sobre el único motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y de la jurisprudencia aplicable.

El único motivo de casación articulado debe ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha basado el pronunciamiento de declaración de incompatibilidad de las marcas enfrentadas en una aplicación irrazonable de la prohibición de registro establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que establece que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», ya que descansa en la apreciación, desde una visión de conjunto, de la existencia de identidad de las configuraciones de tubos o envases cilíndricos enfrentados, y, asimismo, de identidad de los productos reivindicados, sin tomar en consideración el evidente carácter diferenciador de las denominaciones contrapuestas "SMARTIES" y "LACASITOS", que atraen la atención del público y que excluye el riesgo de confusión y el riesgo de asociación.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no comparte la ratio decidendi de la sentencia recurrida, puesto que estimamos que no procede la aplicación de prohibición de registro contemplada en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , en este supuesto, en razón de que la marca solicitada incluye en su configuración un elemento denominativo que le dota de especial fuerza distintiva "SMARTIES", de modo que la existencia de similitud en la configuración o representación cilíndrica de los envases enfrentados y la identidad de los productos reivindicados, no esdeterminante de generar riesgo de confusión entre los consumidores relevantes en este sector del mercado referido a las grageas de chocolate -el público infantil y sus padres-, porque pueden identificar sin dificultad el origen empresarial de los productos que designan.

Cabe recordar que, conforme una reiterada y consolidada jurisprudencia de esta Sala, que se expone en la sentencia de 14 de julio de 2004 (RC 2023/2001 ), el acceso al registro de las marcas tridimensionales exige que no concurran las prohibiciones absolutas derivadas de la falta de capacidad distintiva de la marca o de su carácter genérico o habitual para designar los productos, según lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas , de modo que las marcas solicitadas de esta modalidad de representación de diseño deben alcanzar la suficiente fuerza individualizadora para que el consumidor relevante en el sector afectado pueda distinguir los productos reivindicados de otros existentes en el mercado, que adopten formas similares:

« En esta nueva situación procesal forzoso es que nos refiramos a las consideraciones que en las sentencias citadas en el fundamento jurídico tercero hemos hecho sobre otras marcas tridimensionales similares a las de autos. Concretamente, en la de 10 de octubre de 2003, al desestimar el recurso de casación número 2173/1998, nos pronunciamos sobre la doble prohibición de registro, derivada en unos casos de la falta de capacidad distintiva de la marca y en otros de su genericidad.

La falta de concurrencia del elemento de "distintibilidad de las marcas" que, afirmábamos, constituye la base fundamental del derecho marcario, impide el registro del nuevo signo, pues éste precisamente debe "distinguir o servir para distinguir" un producto o servicio de los demás. Añadíamos que "el signo asociado al producto se convierte en verdadera marca cuando su observación produce en la mente del usuario o consumidor la representación de un origen empresarial, de una determinada calidad o fama, con la suficiente fuerza individualizadora o caracterizadora frente a otros que amparen productos o servicios iguales o similares .

Al aplicar estas consideraciones al caso allí examinado apuntábamos, en el mismo sentido que la sentencia de instancia (según la cual las nuevas marcas "no alcanzan la suficiente fuerza individualizadora de los productos por ellas protegidos, para distinguirlas de otros existentes en el mercado que adoptan formas muy similares [ ..]"). » .

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 25 de octubre de 2007 (Asunto C-238/06 P), sostiene que constituye motivo absoluto de denegación del registro de marcas tridimensionales carecer para el consumidor medio de carácter distintivo, de modo que no permitan identificar el producto para el que se solicita la inscripción, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por tanto, distinguir este producto de los de otras empresas, en estos términos:

« También según jurisprudencia reiterada, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas. No obstante, hay que tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dichos criterios, que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (sentencias de 7 de octubre de 2004 [TJCE 2004, 280], Mag Instrument/OAMI, C-136/02 P, Rec. p. I-9165, apartado 30 , y Storck/OAMI [TJCE 2006, 176], antes citada, apartados 24 y 25).

Por consiguiente, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos del ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 40/94 (LCEur 1994, 25 ) (sentencias de 12 de enero de 2006 [TJCE 2006, 15 ], Deutsche SiSi- Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartado 31, y Storck/OAMI [TJCE 2006, 176], antes citada, apartado 26) » .

Por ello, debe significarse que la Sala de instancia, al negar el carácter distintivo de la marca solicitada respecto de las marcas prioritarias, a pesar de la combinación de elementos de presentación diferenciadores, no ha respetado la doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), que sostiene que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, sostiene que los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de control de la legalidad de las resoluciones registrales, debenponderar globalmente, y de forma interdependiente, todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, ya que en el examen del riesgo de confundibilidad de los signos enfrentados ha despreciado la evidente disimilitud de las denominaciones en pugna "SMARTIES" y "LACASITOS", que informan del origen empresarial de los productos designados, así como la notoriedad y prestigio de que gozan en el mercado español las marcas prioritarias, en cuya configuración gráfico-denominativa se integra el término "SMARTIES".

Esta conclusión jurídica que alcanza la Sala de instancia, al afirmar la incompatibilidad de las marcas enfrentadas, contradice, por tanto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, según se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003 , el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al evidenciarse en este supuesto que la marca solicitada "SMARTIES", que reivindica productos de chocolatería, no evoca los productos designados por las marcas prioritarias número 1.007.589 "LACASITOS" (denominativa) y número

2.316.053 "LACASITOS" (gráfica), aunque esta incorpore en su configuración un envase cilíndrico, debido a la disimilitud de las denominaciones confrontadas, que permite su convivencia en el mercado sin que se genere riesgo de confusión o riesgo de asociación.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opuestas en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En consecuencia con lo razonado, al estimarse el único motivo de casación articulado, procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de junio de 2007 , dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1938/2002, que casamos.

Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, procede desestimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil LACASA, S.A, contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 8 de julio de 2002, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de octubre de 2001, que acordó el registro de la marca nacional número 2.344.657 "SMARTIES" (tridimensional), que ampara productos en la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por ser conforme a Derecho.

QUINTO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

FALLAMOS Primero.- Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de junio de 2007 , dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1938/2002, que casamos.

Segundo.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil LACASA, S.A, contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 8 de julio de 2002, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de octubre de 2001, que acordó el registro de la marca nacional número 2.344.657 "SMARTIES" (tridimensional), que ampara productos en la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por ser conforme a Derecho.

Tercero.- No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- María Isabel Perelló Doménech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.