STS, 23 de Septiembre de 2009

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 549/2004, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 19 de noviembre de 2007 desestimando el recurso promovido por la mercantil "Activa Investigación, S.L." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 15 de septiembre de 2004 desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución 24 de marzo de 2004 que denegó la inscripción de la marca 2.525.681 "Activa Investigación, S.L." en clase 45 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de "Activa Investigación, S.L." recurso de casación que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado mediante providencia de fecha 22 de enero de 2008 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal del recurrente "Activa Investigación, S.L.", compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y con fecha 12 de marzo de 2008 , presentó escrito de interposición del recurso de casación en el cual expuso los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio al haberse infringido las normas reguladoras de la sentencia, por incongruencia omisiva conforme a los Artículos 67.1 de la misma LJ y concordantes Artículos 218.1 y 2 de la LEC 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y 120.3 y 24.1 de la Constitución.

2) A tenor del artículo 88.1.d) de la LJ , por infracción por inaplicación de los Artículos 5 y 7 de la Ley 23/1992 de 30 de julio de Seguridad Privada (LSP ), artículos 2, 5, 104 y 105 del R.D. 2364/1994 de 9 de diciembre aprobatorio del Reglamento de Seguridad Privada (RSP).

3) Al amparo del artículo 88.1. d) LJ , por infracción por inaplicación de los Artículos 6.3, 7.2, 437 y 1936 del Código Civil que declaran nulos los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas y ejercitados con abuso de derecho y que sólo pueden ser objeto de posesión y de prescripción las cosas yderechos que sean susceptibles de apropiación y que estén en el comercio de los hombres.

4) Al amparo del Artículo 88.1.d) L J , por infracción por inaplicación del Artículo 5, apartado 1, f), g) y j) de la L. 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas (LM) que enuncia las prohibiciones absolutas de las marcas que vedan su acceso al registro y por aplicación indebida del Artículo 4.1 y 6.1 del mismo texto legal y jurisprudencia de la Sala aplicable al caso.

5) Al amparo del Artículo 88.1.d) LJ , por infracción por inaplicación de la doctrina jurisprudencial que determina la nulidad de aquellos signos marcarios que incluyan voces o denominaciones para las que deba obtenerse la preceptiva autorización por estar reservadas a entidades especializadas y que deban hallarse inscritas en los correspondientes registros para el desarrollo de las actividades pertinentes a que aluden o utilizar denominaciones genéricas propias de éstas que puedan inducir a confusión con ellas.

Terminando por suplicar dicte sentencia estimando, casando y anulando la sentencia recurrida y se declare la disconformidad a derecho de las resoluciones impugnadas, concediendo el acceso al Registro de la Marca denegada a favor de "Activa Investigación, S.L.".

CUARTO.- Por escrito presentado en fecha 24 de octubre de 2008 el Abogado del Estado formula oposición a la casación, suplicando se dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

QUINTO.- Por providencia de fecha 14 de mayo de 2009, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 9 de septiembre de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

PRIMERO.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con fecha 11 de diciembre de 2007 , desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por "Activa Investigación, S.L." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 24 de marzo de 2004, la inicial, y de 15 de septiembre de 2004, desestimatoria del recurso de alzada, que denegó la inscripción de la marca nacional denominativa número 2.525.681/5, "Activa Investigación, S.L.", en clase 45, para servicios propios de una empresa de detectives.

La segunda de las citadas resoluciones de la oficina de Patentes y Marcas contiene la denegación de la inscripción de la marca solicitada en atención a los siguientes razonamientos:

" Que el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , prohíbe el registro como marcas de los signos que por su identidad o semejanza con una marca anterior para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan generar un riesgo de confusión en el público, incluyéndose el riesgo de asociación con la marca anterior dentro del citado riesgo de confusión. De donde se desprende que para determinar la viabilidad registral de una marca solicitada y las marcas anteriores contrapuestas, y de otra, la coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de que exista un riesgo de confusión en el público, condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada, y ese riesgo existe únicamente cuando los productos o servicios que designan las marcas enfrentadas son de idéntica o análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o aplicación o tienen una finalidad comprementaria o relacionada.

Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1 , por existir entre los signos enfrentados, la marca recurrida ACTIVA INVESTIGACION SL y el nombre comercial prioritario ACTIVA INVESTIGACIÓN, una identidad denominativa, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, al solicitarse la marca recurrida para "servicios de custodia, seguridad y protección", lo que puede generar entre los consumidores un importante riesgo de asociación."

Por supuesto la sentencia impugnada concluye su razonamiento sobre la comparación entre la marca aspirante y el nombre comercial oponente, "Activa Investigación", NC-251.769, para distinguir servicios de custodia, seguridad y protección de la misma clase 45 afirmando:

"La pretensión anulatoria que se ejercita en esta litis no se basa en la negación de la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados, que por otra parte es evidente, dada la absoluta identidad denominativa entre ambos, puesto que los dos consisten en la misma denominación "Activa Investigación", sin más diferencia que el añadido en la marca novel de las siglas "S.L.", al tiempo que se trata de sectores de actividad muy relacionados, que se incluyen en la misma clase 45

Por el contrario, la argumentación de la actora consiste en sostener que resulta nulo el registro del nombre comercial prioritario, en la medida en que incluye el término "investigación", pese a que la titular de aquél se halla inscrita como empresa de seguridad, lo que resulta incompatible con el ejercicio de las actividades propias de los detectives privados, para lo que carece de autorización alguna de la autoridad gubernativa. De este modo, no puede hacer uso de un signo comercial que incluye en su denominación el término "investigación", que es una actividad que no puede legalmente llevar a cabo.

Sin embargo, no cabe olvidar que el objeto de este proceso se reduce a determinar la compatibilidad entre los signos enfrentados, y que a estos efectos no puede prescindirse de la virtualidad del nombre comercial prioritario, en tanto no se declare judicialmente la nulidad del mismo, o bien se revoque la decisión administrativa que permitió su acceso al Registro. Con este último objeto, la propia entidad actora ha interpuesto ante esta Sala y Sección el recurso nº 548/2004 , en el que se impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió el nombre comercial oponente, en el marco de cuyo proceso deberá examinarse si dicho signo debió o no ser registrado, conforme sostiene la actora.

En definitiva, en tanto no prosperen las pretensiones de la actora respecto de la nulidad del nombre comercial oponente, y ello en el proceso correspondiente, al que se ha hecho referencia, dicho signo despliega todos sus efectos, de modo que resulta conforme a derecho la denegación de la marca solicitada por la actora, que es claramente incompatible con aquel nombre comercial.

Por todo ello, ha de desestimarse en su integridad el presente recurso al resultar ajustadas a Derecho las resoluciones impugnadas."

SEGUNDO .- El primero de los motivos de casación se formula al amparo del Artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativo, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, al haberse infringido las normas reguladoras de la sentencia, por incongruencia omisiva conforme los artículos 67.1 de la misma ley Jurisdiccional y concordantes Artículos 218.1 y 2 de la LEC 1/2000, de Enjuiciamiento Civil y 120.3 y 24.1 de la Constitución. Los tres siguientes se plantean al amparo del Artículo 88.1 d) de la Ley de la Jurisdicción, y se denuncia, en el primero de ellos, la infracción, por inaplicación, de los Artículos 5 y 7 de la Ley 23/1992 de 30 de Julio de Seguridad privada, y Artículos 2, 5 104 y 105 del Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre que aprueba el reglamento de seguridad privada. En el motivo tercero se invoca la infraccion por inaplicación de los Artículos 6.2, 7.3, 437 y 1936 del Código Civil que declara nulos los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas , asi como del Artículo 5, apartados 1, f) g) y j) de la Ley 17/2001 , de la Ley de Marcas. En el último motivo se aduce la inaplicación de la doctrina jurisprudencial que determina la nulidad de aquellos signos marcarios que incluyan voces o denominaciones para las que deba obtenerse la preceptiva autorización por estar reservadas a entidades especializadas y que deban hallarse inscritos en los respectivos registros para el desarrollo de actividades pertinentes a que aluden o utilizar denominaciones genéricas propias de estas que puedan inducir a confusión con ellas.

TERCERO.- En el desarrollo argumental del primer motivo se denuncia un vicio de incongruencia omisiva, producido por el silencio que la sentencia guarda sobre la alegación que la hoy recurrente en casación hizo acerca de las prohibiciones legales contenidas en la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada y sobre el riesgo de asociación que puede generar el nombre comercial oponente, para acometer servicios de custodia, seguridad y protección con los servicios propios de una empresa de detectives asignados en exclusiva a estos profesionales legalmente.

Pero ello en sí mismo no constituye un vicio de incongruencia omisiva pues el análisis de la tesis planteada por la actora es rechazada de forma expresa por la Sala por razones de orden procesal. El órgano jurisdiccional estima conveniente que las indicadas cuestiones sobre las prohibiciones derivadas de la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada , fueran tratadas y resueltas en el marco del recurso contencioso administrativo en el que se enjuiciaba la legalidad de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la inscripción del nombre comercial oponente, En la sentencia recurrida se razona que no puede prescindirse de la virtualidad del nombre comercial prioritario en cuanto no se declare judicialmente su nulidad, que se examina en otro recurso de la sala, sin que a lo largo del recurso de casación se haga referencia o se formule crítica alguna a esta respuesta.

El motivo insiste en destacar la ausencia de tratamiento de dicha alegación, pero no hay falta de respuesta cuando, valorando la naturaleza de las tesis planteadas, se decide que el exámen de la pretensión deducida ha de realizarse en el seno de un distinto proceso en trámite que tiene como objetoconocer de la legalidad del la concesión del nombre comercial oponente y en el que se formulan las alegaciones sobre la interpretación y aplicación de la Ley 23/1992, de 30 de julio , de seguridad privada y del Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre , que aprueba el reglamento de seguridad privada.

Es cierto que la sentencia recurrida no aborda, explícitamente cuando menos, dichas cuestiones de fondo que, sin duda, aparecían planteadas en el escrito de demanda. Pero no es la justificación ofrecida por la Sala para no entrar a examinarlas la que vemos denunciada en ese primer motivo, sino, como ya hemos dicho, el no pronunciarse sobre la aplicación de tales preceptos lo que lo que implica ignorar la respuesta coherente y razonada ofrecida por el órgano jurisdiccional y determina la inviabilidad de este primer motivo casacional.

CUARTO : Al igual que lo ocurrido en el recurso de casacion tramitado bajo el numero 1008/2008, de los restantes motivos impugnatorios de fondo, procede examinar de manera preferente el motivo formulado bajo el ordinal cuarto, puesto que los restantes tienen como base de impugnación el dato jurídico de que la legislación que regula la Seguridad Privada (fundamentalmente la Ley 23/1992, de 30 de julio, en su Artículo 5-3 ) prohíbe que las empresas de seguridad realicen funciones de información e investigación propias de los detectives privados, siendo así que en ningún caso se ha pretendido competencia alguna en cuanto al ejercicio de dichas funciones, pues lo único debatido ha sido la inscripción de un nombre comercial para servicios de custodia, seguridad y protección.

Para resolver el cuarto de los motivos impugnatorios en que se denuncia la infracción del Artículo 5, apartado 1, f) g) y j) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas , que enuncia las prohibiciones absolutas de las marcas que vedan su acceso al registro y la aplicación indebida del artículo 4.1 y 6.1 del mismo texto legal, conviene traer a colación la reciente sentencia dictada por esta Sala en fecha 22 de septiembre de 2009 , en el recurso de casación número 1008/2008, en la que estimamos el recurso formulado por la misma recurrente, "Activa Investigación S.L." contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 11 de diciembre de 2007 que confirmó el criterio favorable a la concesión del nombre comercial oponente en este proceso. El núcleo de la controversia se centró en la sentencia entonces recurrida en dilucidar si el nombre comercial novel concedido, "Activa Investigación", incurría en la prohibición relativa recogida en el artículo 9.1 d) de la Ley de Marcas , además de implicar un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. En nuestra Sentencia casamos la recurrida y estimamos el recuso contencioso administrativo deducido contra la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas, que accedió a la inscripción del nombre comercial mixto número 251.798 "Activa Investigación", resolución administrativa que anulamos. En la mencionada sentencia manifestamos :

"... el tema a tratar es el de si a partir de la aceptación de ese veto legal a las funciones de investigación propias de los detectives privados y siendo también aceptada la valoración de la sentencia de instancia sobre la no concurrencia de la prohibición relativa descrita en el artículo 9-1-d) de la Ley de Marcas , sin embargo puede darse en el caso alguna de las prohibiciones absolutas contenidas en el artículo 5º de la misma, concretamente las enunciadas en los apartados f), g) y j) de su apartado 1, materia que en la instancia se consideró no susceptible de tratamiento jurisdiccional por no haber sido planteada previamente a la Administración, ignorando, primero, que ya había sido cuando menos indicada en el recurso de alzada y, segundo, que la tradición legal de la jurisdicción administrativa expresada en la secuencia de los artículos 69-1 de la Ley de 1956 y 56-1 de la Ley vigente indica que en el recurso contencioso-administrativo "podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración", que complementado con la disposición contenida en el artículo 67-1 (reproducción del artículo 80 de la de 1956 ), que obliga a decidir "todas las cuestiones controvertidas en el proceso", acredita que el argumento utilizado en la instancia sobre este punto no era ajustado a derecho y que, por tanto, a través del examen de los mencionados motivos 4º y 5º, procede que entremos en su examen."

"De las causas de prohibición absoluta invocadas, obviamente son inaplicables las descritas en las citadas letras f) y j). La primera, porque su invocación aquí adopta un carácter genérico, insuficiente para caracterizar con autonomía el caso concreto sometido a nuestra consideración y la segunda porque se refiere al supuesto de símbolos públicos en nada concernidos por el caso que examinamos.

El problema, por tanto, es preciso referirlo al supuesto descrito en la letra g): "los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio".

"Siendo evidente que ni la calidad ni la procedencia geográfica pueden originar un error en el público sobre el servicio a prestar bajo la denominación comercial ACTIVA INVESTIGACIÓN, sin embargo tampoco puede ignorarse que siendo su objeto exclusivo los servicios de custodia, seguridad y protección, en la mente no especializada del público el apelativo INVESTIGACIÓN puede inducir fácilmente a error en la naturaleza del servicio, en el sentido de extenderse a las facultades de investigación reservadas legalmente a los detectives privados y prohibidas también por Ley -según hemos indicado con anterioridad- a las empresas de seguridad, dada la evidente conexión lógica y funcional de ambos conceptos (seguridad e investigación) hasta el punto de que la propia Ley 23/1992 reitera a la inversa la prohibición, en el sentido de que los detectives privados no puedan prestar servicios propios de las empresas de seguridad, lo que pone de manifiesto la tendencia natural a que, de no mediar estas prohibiciones, ambas actividades llegaran a complementarse en manos de un solo titular, tendencia natural que obviamente sería aceptada también con naturalidad por los usuarios del servicio de seguridad, si éste recibe como denominación predominante la expresión INVESTIGACIÓN.

Son estas razones las que nos inducen a resolver que para los servicios de la clase 45 del Nomenclátor el nombre comercial ACTIVA INVESTIGACION incurre en la prohibición absoluta del artículo 5-1-g) de la Ley de Marcas , lo que nos obliga a estimar tanto el recurso de casación como el contencioso-administrativo a los que se contraen estas actuaciones judiciales".

QUINTO.- La aplicación de la anterior doctrina al supuesto enjuiciado conlleva de igual modo, la estimación del recurso de casación deducido. Declarada en nuestra Sentencia de 22 de septiembre de 2009 la nulidad de la resolución de la Oficina española de Patentes y Marcas que concedió el nombre comercial "Activa Investigación" a favor de la entidad "Activa Seguridad y Protección, S.A." que era el único signo oponente en este proceso , y al ser la prioridad del mencionado nombre comercial, el motivo de denegación de la inscripción de la marca solicitada por la recurrente, nombre comercial cuya concesión hemos anulado, desaparece de forma sobrevenida la única causa de oposición en que se funda la denegación de la inscripción de la marca. En consecuencia, procede la estimación del recurso de casación y la declaración de la procedencia de la concesión de la marca solicitada "Activa Investigación S.L." en favor de la recurrente.

SEXTO.- No se dan circunstancias de costas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en el recurso de casación, de conformidad con el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción .

PRIMERO.- ESTIMADOS el recurso de casación interpuesto por "Activa Investigación S.L.", contra la sentencia número 872/2007, dictada el 19 de noviembre de 2007 en el recurso 594/2007 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la cual casamos y anulamos.

SEGUNDO- ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de 15 de septiembre de 2004, confirmatoria en alzada de la de 24 de marzo del mismo año, que denegó la inscripción de la marca 2.525.681 "Activa Investigación SL", a favor de la entidad mercantil "Activa Investigación SL", resolución que anulamos y declaramos el derecho de la recurrente a obtener la concesión de la referida marca.

TERCERO.- Sin condena en costas ni en la instancia ni en el recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Ramon Trillo Torres.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.-PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.