STS, 30 de Septiembre de 2009
| Ponente | RAMON TRILLO TORRES |
| ECLI | ES:TS:2009:6206 |
| Número de Recurso | 1832/2008 |
| Fecha de Resolución | 30 de Septiembre de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Septiembre de dos mil nueve
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1832/2008, interpuesto por la entidad HYUNDAI MOBIS CO., LTD., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Susana Clemente Mármol, contra la sentencia nº 1857, dictada el 14 de noviembre de 2007 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 895/2005, que confirmó la denegación de registro de la marca nº 2.571.864 «MOBIS», mixta, para distinguir productos de las clases 7, 9, 11 y 12 del nomenclátor internacional. Se han personado en este recurso, como partes recurridas, la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, y la mercantil EXXONMOBIL OIL CORPORATION, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena Galán González.
PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo nº 895/2005, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 14 de noviembre de 2007 , sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLO: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso- administrativo número 895/2.005, interpuesto por HYUNDAI MOBIS CO, LTD contra la resolución de fecha de 15 de abril de 2.005, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 26 de abril de 2.004 (sic), por la que se denegaba la Marca nacional denominativa "MOBIS", nº 2.571.864 9 Clases 7ª, 9º, 11º y 12º del Nomenclátor, que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico; y todo ello sin efectuar expresa condena en costas».
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia preparó recurso de casación la Procuradora de los Tribunales Doña Susana Clemente Mármol, en representación de la mercantil HYUNDAI MOBIS CO., LTD., a través de escrito de fecha 28 de diciembre de 2007, que fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 3 de marzo de 2008, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de HYUNDAI MOBIS CO., LTD. formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 22 de abril de 2008.
CUARTO.- El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 28 de noviembre de 2008 , que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.QUINTO.- Por providencia de 15 de enero de 2009 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y a la Procuradora Doña Almudena Galán González, en representación de la mercantil EXXONMOBIL OIL CORPORATION, para que formalizaran su oposición.
SEXTO.- El Abogado del Estado, en la representación que le es propia, se opuso al recurso mediante escrito de fecha 2 de febrero de 2009, que concluyó suplicando a la Sala que dicte sentencia desestimando el recurso, con costas. La representación procesal de la mercantil EXXONMOBIL OIL CORPORATION formalizó su oposición mediante escrito de fecha 5 de marzo de 2009, que concluyó solicitando a la Sala que desestime el recurso y confirme la sentencia impugnada.
SÉPTIMO.- Por diligencia de ordenación de 9 de marzo de 2009 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
OCTAVO.- Por providencia de fecha 2 de julio de 2009 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 29 de septiembre de 2009, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. Don Ramon Trillo Torres. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ramon Trillo Torres,
PRIMERO.- Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 14 de noviembre de 2007 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, desestimando la pretensión de la actora, declaró la conformidad a derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de abril de 2005, que confirmó en alzada la dictada el 29 de octubre de 2004, y denegó la inscripción de la marca número 2.571.864, "MOBIS", para distinguir productos de las clases 7, 9, 11 y 12 del Nomenclátor Internacional.
A la inscripción de la marca número 2.571.864, solicitada por HYUNDAI MOBIS CO., LTD., se había opuesto la entidad EXXONMOBIL OIL CORPORATION en cuanto titular de las marcas nacionales "MOBIL" nº 853.606, denominativa, para la clase 7, nº 853.608, denominativa, para la clase 9, 853.610, denominativa, para la clase 12, y 853.626, denominativa, para la clase 37; y de las marcas comunitarias nº
82.453 y 82.412.
SEGUNDO.- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que apreció la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas , "por existir entre los signos enfrentados, la marca recurrida MOBIS y las oponentes MOBIL, una evidente similitud fonética, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, lo que impide la pacífica convivencia de dichos signos en el mercado".
La Sala de instancia expone los criterios que deben aplicarse para determinar la compatibilidad entre dos distintivos enfrentados y, con relación al supuesto concreto, resuelve (ff.jj. 7º y 9º) la desestimación del recurso contencioso-administrativo y la denegación de la inscripción solicitada en los siguientes términos:
" (...) Asimismo la jurisprudencia establece que, cuando las marcas en pugna, tratan de amparar productos incluidos en la misma Clase del Nomenclátor o existan fundamentales conexiones aplicativas y de ámbitos comerciales, se está en el caso de ser más exigentes en la apreciación de las denominaciones y signos afines, lo que no sucede cuando los productos que las marcas tratan de amparar son totalmente dispares - Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1.994 (RJ 199460 )-.
Asimismo se viene diciendo en referida jurisprudencia que la apreciación de la semejanza fonética o gráfica, en las denominaciones o signos de las marcas enfrentadas, ha de hacerse partiendo de la impresión que en el oído o la visión producen las denominaciones o signos en cuestión a destinatarios de un general nivel cultural, y, no a través de aquilatados estudios etimológicos de los términos o signos que les componen; siempre analizados en su conjunto - Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de
1.994 (RJ 199460 )-. (...)
Ya que la propia jurisprudencia europea - sentencias, entre otras, de 29 de septiembre de 1988, Canon (C-39/97, Rec. p I-5507) EDJ 1998/15013 , apartado 29 y 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C 342/97, Rec. P.I-3819) apartado 17 EDJ 1999/26400 - tiene establecido que si bien el riesgo deasociación constituye "un caso específico del riesgo de confusión", el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
Por todo ello hemos de entender que, en este caso concreto, perviviría el riesgo de asociación, que sirve para precisar aquel, como especie que es de un mismo género; de forma que el consumidor, que es el consumidor medio, entendido como hace la jurisprudencia europea - sentencia, entre otras, de 22 de junio de 1999 del TJCE EDJ 1999/26400 -, como persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles y al que también va dirigida la protección, puede perfectamente asociar la marca solicitada con la oponente".
TERCERO.- El recurso de casación se articula en dos motivos. En el desarrollo del primero, al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA , la recurrente denuncia la infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, que ha producido indefensión, porque la sentencia carece de motivación en cuanto no desarrolla ninguna argumentación para declarar el parecido entre las marcas enfrentadas y la colisión entre los productos o servicios, ni el consecuente riesgo de asociación entre ellas. El segundo motivo se desarrolla al amparo del artículo 88.1 .d), y se denuncia la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas , y de la jurisprudencia porque la aplicación de la prohibición de registro exige que las marcas sean confundibles y que reivindiquen productos o servicios iguales o similares, y que esta circunstancia no concurre en el presente supuesto como lo justifica -a juicio de esta parte- la convivencia pacífica de las marcas enfrentadas en varios países; invoca la notoriedad de las marcas prioritarias como elemento que acentúa las diferencias con la aspirante, y señala que la denominación de la marca pretendida coincide parcialmente con el nombre comercial de la peticionaria, lo que avalaría la autorización de registro.
El primer motivo debe ser estimado. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no impone una determinada extensión del discurso jurídico, ni un razonamiento explícito, exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión sobre la que se pronuncia la decisión judicial, pero es necesario, desde el prisma del artículo 24.1 CE , que las resoluciones judiciales vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión o, lo que es lo mismo, su "ratio decidendi".
En este caso, la sentencia expone las pautas que deben seguirse para apreciar la concurrencia de riesgo de asociación, pero no precisa las razones que, en este caso concreto, determinan la existencia de dicho riesgo. Por ello, el motivo ha de ser estimado, lo que hace ya innecesario el examen del motivo segundo del recurso.
CUARTO.- Casada y anulada la Sentencia de instancia, procede resolver el debate planteado en la instancia, según prescribe el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción . La recurrente sostiene que la aplicación de la prohibición de registro exige que las marcas sean confundibles y que reivindiquen productos o servicios iguales o similares, y que esta circunstancia no concurre en este caso, como lo justifica -a su juicio- la convivencia pacífica de las marcas enfrentadas en varios países. Invoca la notoriedad de las marcas prioritarias como elemento que acentúa las diferencias con la aspirante, y señala que la denominación de ésta coincide parcialmente con el nombre comercial de la peticionaria, lo que avalaría la autorización de registro.
Estos argumentos no pueden ser aceptados. Los productos que la marca aspirante pretende amparar en las clases 7, 9, 11 y 12 del Nomenclátor internacional coinciden de forma inequívoca con aquellos que amparan las marcas prioritarias para las clases 7, 9 y 12, que se integran en el mercado de las máquinas, los motores para máquinas, los vehículos a motor y sus accesorios.
Por otra parte, pese a su configuración como marca mixta, la aspirante "MOBIS" se conforma exclusivamente por las cinco letras que la componen, diseñadas en trazos exentos de distintividad con relación a los que componen las prioritarias "MOBIL", de tal manera que la única diferencia que puede apreciarse entre los términos enfrentados es la sustitución de la última letra de las prioritarias "L" por la letra "S" de la aspirante, colocada también en último lugar.
La existencia de semejanza fonética y denominativa, unida a la coincidencia mismos campos aplicativos, es susceptible de generar riesgo de asociación entre los consumidores, que no se elimina por la referencia que efectúa la actora acerca del carácter notorio de las marcas oponentes que, de existir, produciría el efecto contrario al interesado por la recurrente, ya que este supuesto comporta la exigencia de mayor rigor en la comparación a fin de proteger -como dispone el derecho comunitario europeo- el esfuerzoy la inversión empresarial sobre una determinada marca, cuyo conocimiento amplio entre los usuarios de un determinado sector comercial incrementa el riesgo de confusión y, en particular, de asociación. Declarado el riesgo de confusión, ninguna influencia puede tener tampoco la coincidencia parcial de la marca con la razón social de la recurrente o la infracción de la jurisprudencia que, en materia tan casuística como es la de marcas, tiene escasa virtualidad.
Las razones antedichas conducen a la desestimación del recurso contencioso administrativo.
QUINTO .- De acuerdo con lo expuesto en los anteriores fundamentos, procede estimar el recurso de casación interpuesto por la sociedad HYUNDAI MOBIS CO., LTD, casando y anulando la Sentencia recurrida. Procede asimismo desestimar el recurso contencioso administrativo previo y confirmar la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 15 de abril de 2005, que confirmó en alzada la dictada con fecha 29 de octubre de 2004, denegando definitivamente el registro de la marca denominativa nº 2.571.864 "MOBIS", para distinguir productos de las clases 7, 9, 11 y 12 del Nomenclátor internacional, solicitado por la referida sociedad recurrente.
No procede hacer especial declaración sobre costas, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción .
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Primero .- Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad HYUNDAI MOBIS CO., LTD. contra la sentencia nº 1857, dictada el 14 de noviembre de 2007 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 895/2005, sentencia que casamos y anulamos.
Segundo .- Que DESESTIMAMOS el citado recurso contencioso administrativo interpuesto por HYUNDAY MOBIS CO., LTD. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 15 de abril de 2005 y 29 de octubre de 2004, dictadas en el expediente correspondiente a la marca nº 2.571.864 "MOBIS".
Tercero .- No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Ramon Trillo Torres, Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo el mismo día de su fecha. Lo que certifico.
