STS, 22 de Noviembre de 2007

"Marketing Friends Anstalt" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1863/2002 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de julio de 2002 que, al estimar el recurso interpuesto contra el anterior de 19 de junio de 2001, denegó la inscripción de la marca internacional número 723.173, "Matt" (gráfica).

En su escrito de demanda, de 21 de mayo de 2003, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que estimando en todas sus partes el presente recurso contencioso-administrativo, declare no ajustado a Derecho el acto administrativo por el que se denegó la protección en la clase 5 al registro internacional de marca nº 723.173, revocándolo y dejándolo sin efecto y ordenando en consecuencia la concesión también en la clase 5 del citado registro".

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 24 de mayo de 2004, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso, con expresa imposición a la parte actora de las costas generadas en el presente procedimiento".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 21 de octubre de 2004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso- administrativo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas descrita en el fundamento primero de esta sentencia. Sin costas".

Con fecha 2 de marzo de 2005 "Marketing Friends Anstalt" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 646/2005 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los "artículos 120.3 de la Constitución, 67.1 de la Ley Jurisdiccional, 359 y 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción del artículo 24 de la Constitución en relación con los artículos 1214 y concordantes del Código Civil y de las reglas de la sana crítica".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción, por interpretación errónea, del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y violación de la jurisprudencia que lo ha interpretado".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 15 de junio de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 7 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 21 de octubre de 2004, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Marketing Friends Anstalt" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud se denegó la inscripción de la marca internacional número 723.173, "Matt" (gráfica), para distinguir productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional, en concreto "Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas de uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para curas; materias para emplomar los dientes y para impresiones dentarias; desinfectantes; producidos para la destrucción de los animales perjudiciales; fungicidas; herbicidas".

A la inscripción de la marca internacional número 723.173, "Matt" (gráfica), solicitada por "Marketing Friends Anstalt", se había opuesto "Arbora & Ausonia, S.L." en cuanto titular de la marca número 668.584/6, "Matmat", que ampara productos de la misma clase, en concreto "paños, apósitos, pantalones y bragas para la menstruación".

La Oficina Española de Patentes y Mardas, en su resolución inicial de 19 de junio de 2001, concedió la marca, que había sido solicitada para las clases 5, 29, 30 y 32, pero con limitación de productos en las clases 5 y 29, sin tener en cuenta la oposición de la marca número 2.056.367 por diferencias fonéticas y ortográficas entre denominaciones ni la de la marca comunitaria número 206777 por referirse a servicios no solicitados. Al resolver el recurso de alzada la Oficina acordó la "estimación del recurso interpuesto, anulando la resolución recurrida y acordando la denegación de la marca solicitada para la clase 05".

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "si bien el signo solicitado presenta un aspecto gráfico, el elemento verdaderamente distintivo es la combinación de los términos 'Matt&', que presentan una acusada semejanza denominativa y fonética con la marca recurrente, semejanzas que no pueden ser obvias a pesar de que analicemos una visión global de los signos. Asimismo, existe una relación entre las áreas comerciales, pues a pesar de la limitación de productos realizada por la marca solicitada, eliminando aquellos para los que está concedida la recurrente, lo cierto es que sigue designando productos que pertenecen a la misma esfera comercial pudiendo generar en los consumidores un riesgo de asociación del origen empresarial de unos y otros".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"En este caso no puede acogerse favorablemente la pretensión del recurrente ya que la finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.

Debe recordarse que la marca MATT ampara productos higiénicos, entre los que se encuentran claramente los productos amparados por la marca previamente inscrita. La semejanza fonética entre esos distintivos excluyente de la inscripción solicitada se basa en estar contenida la denominación de la marca solicitada en otras ya registradas para distinguir productos incluidos en la misma clase del Nomenclátor. Puede originar confusión cuando se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una común área comercial.

Tampoco el gráfico que acompaña a la denominación, puede evitar la confusión derivada de la coincidencia fonética y de la identidad de la clase de productos amparados, pues una jurisprudencia también reiterada viene exigiendo atender al conjunto de los elementos fonéticos y gráficos. En el presente caso la denominación ha de entenderse como predominante por la carga conceptual y, en todo caso permite establecer en el consumidor medio una comunidad de origen con la marca previamente inscrita que puede redundar en la utilización abusiva del prestigio o publicidad de la marca anterior. Se trata de creaciones similares cuyas diferencias no pueden alterar la impresión sustancialmente idéntica que ante los ojos del consumidor se produce.

De tal modo que lo relevante será la impresión de conjunto, y desde este punto de vista las desemejanzas son mínimas.

Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que no permite la inscripción en el Registro como marca, de forma absoluta en los supuestos de identidad denominativa, e incidencia secundaria de sus productos, cuando concurren las circunstancias señaladas ( sentencias de 25 de mayo de 2000,13 de febrero y 13 de marzo de 1997, y 25 de septiembre de 1997, entre otras), y procede en consecuencia la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida."

El primer motivo de casación se interpone al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional y en él la sociedad recurrente denuncia la infracción de los "artículos 120.3 de la Constitución, 67.1 de la Ley Jurisdiccional, 359 y 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". La censura que mediante él se hace al tribunal de instancia consiste en imputarle una "errónea valoración de los hechos" y en criticar que en su sentencia se haya referido a cuestiones no suscitadas por las partes (las relativas a la "carga conceptual" y a "la utilización abusiva del prestigio y publicidad de la marca anterior"). Debemos rechazar tal censura pues:

1. La apreciación errónea de los hechos no constituye un defecto procesal (quebrantamiento de forma) susceptible de ser denunciado por la vía del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional . Podría incurrir en aquel defecto una sentencia que no fuese motivada o que dejase de dar respuesta a alegaciones clave de las partes en conflicto, pero el mero hecho de que la Sala sentenciadora acierte o yerre en su apreciación material de los hechos sobre los que gira el litigio no implica, insistimos, que vulnere las reglas reguladoras de la sentencia.

2. En cuanto a las afirmaciones del tribunal de instancia sobre la "carga conceptual y "la utilización abusiva del prestigio y publicidad de la marca anterior", la crítica de la recurrente se basa en que fueron cuestiones ajenas al debate. Afirma que "[...] en ningún caso se ha tratado ni se puede hablar en el procedimiento que nos ocupa de ninguna semejanza conceptual de ningún tipo" y que "no hay nada en el procedimiento que dio lugar a la sentencia recurrida, ni siquiera en el que tuvo lugar en vía administrativa, de lo que se pueda inferir ni una mínima semejanza conceptual ni un prestigio o una publicidad de la marca contraria (realmente ni siquiera consta su uso)".

Las referencias que en la sentencia se contienen a la "carga conceptual" del término común a las marcas enfrentadas no son sino un añadido respecto de las que previamente ha hecho el tribunal sobre la semejanza fonética entre las denominaciones de ambas. La Sala había afirmado líneas antes que dicha semejanza fonética era el factor relevante y añadirá acto seguido que, precisamente por ser "creaciones similares", ambos signos resultan incompatibles en un mismo mercado de productos afines. Se trata, pues, de un complemento argumentativo que sin duda el tribunal puede llevar a cabo para fundar su fallo, con independencia de que las partes se hayan referido de modo expreso a ello.

Lo mismo debe decirse respecto de la alusión a la utilización abusiva del prestigio o de la publicidad de la marca ya registrada. Esta referencia viene inserta en un contexto en el que el tribunal de instancia se pronuncia sobre el riesgo de confusión o de asociación de los productos de una y otra marca: concretamente, afirma que el consumidor medio podría "establecer [...] una comunidad de origen con la marca previamente inscrita que puede redundar en la utilización abusiva del prestigio o publicidad de la marca anterior." Dado que la prohibición relativa de registro establecida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas exige que concurra aquel riesgo y habida cuenta de que el debate procesal giraba precisamente sobre la aplicación de dicho precepto, no puede admitirse que se tratara de una cuestión ajena a él. Que la cuestión no era en modo alguno externa al debate quedaría demostrado, por lo demás, con sólo recordar que constituía uno de los elementos clave de la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas objeto de recurso, decisión sobre cuya legalidad tenía que pronunciarse el tribunal de instancia. Dicha Oficina había considerado no sólo que la marca aspirante presentaba una acusada semejanza denominativa y fonética con la ya registrada, sino también que la coexistencia de ambas podría "generar en los consumidores un riesgo de asociación del origen empresarial de unos y otros [productos]".

El análisis de hasta qué punto concurrían en realidad y materialmente los elementos de semejanza y el riesgo ya apuntado no corresponde a un motivo planteado bajo el amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional sino a los que a continuación examinaremos.

En el segundo motivo de casación se denuncia la "infracción del artículo 24 de la Constitución en relación con los artículos 1214 y concordantes del Código Civil y de las reglas de la sana crítica". La recurrente acusa a la Sala de instancia de no haber valorado la prueba de modo correcto al no haber tenido en cuenta la limitación de productos protegidos por su nueva marca ("Matt") respecto de los inicialmente comprendidos en su solicitud inicial. Pide, por ello, expresamente a esta Sala que realice "una nueva valoración de los hechos más acorde con el material probatorio producido en autos".

Sin necesidad de reproducir ahora lo que después añadiremos sobre la apreciación de los hechos en el marco de los recursos de casación, baste señalar que la premisa en la que descansa el motivo es errónea. La denegación de la marca para los productos de la clase 5 se basó en la doble concomitancia de signos y de productos de ambas marcas confrontadas: la coincidencia aplicativa subsistía pese a la restricción o modificación del enunciado de los productos que trataba de proteger la marca aspirante, como expresamente había afirmado la Oficina Española de Patentes y Marcas, y tal circunstancia sí fue tomada en consideración por el tribunal de instancia.

En efecto, si bien la sociedad solicitante excluyó los cuatro singulares productos higiénicos a los que se refería la marca ya inscrita ("Matmat"), siguió pidiendo el registro de la nueva marca ("Matt&") para toda la amplia gama de productos higiénicos y farmacéuticos (además de otros) distintos de aquellos cuatro. El organismo registral consideró que esta limitación de productos restringida era insuficiente pues permitía que se designasen con el distintivo "Matt" otros muchos productos, higiénicos o de análoga naturaleza, próximos o afines a los cuatro eliminados, lo que podría generar en los consumidores un riesgo de asociación del origen empresarial de unos y otros. Y es precisamente esta afirmación la que respalda el tribunal de instancia al afirmar en su sentencia que "la marca MATT ampara productos higiénicos, entre los que se encuentran claramente los productos amparados por la marca previamente inscrita".

Ciertamente la Sala sentenciadora podría haber ampliado su razonamiento o expresado con mayor claridad lo que someramente afirma, pero no incurre en ninguna errónea apreciación de la prueba cuando se limita a constatar el hecho innegable de que, tras la referida limitación, la marca Matt pretendía seguir amparando otros productos higiénicos y que en esta categoría se encuadraban los de la marca ya registrada.

En el último motivo de casación, de nuevo al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional

, la recurrente considera que el Tribunal ha hecho una interpretación errónea del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, porque en este caso no existía riesgo de confusión, y que ha infringido la jurisprudencia relativa a la comparación de las marcas en su conjunto.

El motivo no puede ser estimado. Hemos sostenido de manera reiterada que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el presente motivo: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados no tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas pues entra dentro del margen de apreciación lógico considerar que entre el signo "Matt&", con un gráfico, y el signo "Matmat", aplicados a productos incluibles en la misma categoría y segmento del mercado, existen las semejanzas exigidas por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, de modo que el consumidor de los productos amparados por la marca ya registrada podría ser inducido a confusión.

En cuanto al criterio jurisprudencial que se dice vulnerado, la recurrente no puede sino reconocer que "la sentencia recurrida parece ensalzar el criterio de comparación de conjunto". Acto seguido, sin embargo, discrepa de su aplicación al caso de autos insistiendo en que los distintivos "difieren claramente en su estructura, en su aspecto visual y, en resumen, en la impresión de conjunto que es aquello que primeramente y de forma principal capta el consumidor." Como quiera que, por lo expuesto en las consideraciones precedentes, esta parte del motivo no es sino expresión de la discrepancia de quien lo formula con las apreciaciones de hecho del tribunal sentenciador, debe correr la misma suerte que el resto de aquél.

Procede, en suma, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español