STS, 19 de Junio de 2008
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2008:3030 |
| Número de Recurso | 7120/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 19 de Junio de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Junio de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 7120/2005 interpuesto por "UNILEVER ESPAÑA, S.A.", representada por el Procurador D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada con fecha 20 de septiembre de 2005 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 884/2000, sobre registro de la marca internacional número 681.461, "Luk", con gráfico; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
"Unilever España, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 884/2000 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de mayo de 1999, confirmado el 23 de junio de 2000, que accedió al registro en España de la marca internacional número 681.461, "Luk" con gráfico, para distinguir productos de las clases 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39 y 42 del Nomenclátor Internacional.
En su escrito de demanda, de 16 de marzo de 2001, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de mayo de 1999 por la que se concedió la marca internacional número 681.461 Luk, con gráfico, clases 3 y 21, y la emitida el 23 de junio de 2000, por la que expresamente se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la anterior, dictando en su lugar otra resolución por la que se deniegue definitivamente la citada marca internacional en clases 3 y 21". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 29 de marzo de 2001, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 20 de septiembre de 2005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Óscar García Cortés, en representación de 'Unilever España, S.A.', contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de junio de 2000, desestimatoria del recurso contra la resolución de la misma Oficina de 4 de mayo de 1999, por ser dicha resolución ajustada a Derecho; sin costas".
Con fecha 28 de diciembre de 2005 "Unilever España, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 7120/2005 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo: Único: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "al entender que se ha producido infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 30 de abril de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 11 de junio siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 20 de septiembre de 2005, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Unilever España, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca internacional número 681.461, "Luk" con gráfico, para distinguir productos de las clases 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39 y 42 del Nomenclátor Internacional.
A la inscripción de la marca internacional número 681.461, "Luk" con gráfico, solicitada por Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo Neftyanaya Kompaniya "Lukoil", se había opuesto, entre otros, "Lever España, S.A." en cuanto titular de la marca número 12.199/1, "Lux", que ampara productos de las clases 1, 3 y 5, en concreto "Jabones comunes, detergentes y lejías; almidón, añil y preparaciones para el lavado; sustancias químicas preparadas para el uso de la medicina y la farmacia (productos químicos)", así como de las marcas "Lux" números 176.272 (clase 3), 355.931 (clase 16) y 822.060 (clase 21); "Lux el jabón de las estrellas" número 486.052 (clase 35); "Lever Lux" (mixta) números 756.470 (clase 3) y 765.507 (clase 21); "Leverlux" números 763.471 (clase 3), 765.504 (clase 5) y 765.595 (clase 21); "Leverlux Lever Ibérica, S.A." número 765.503 (clase 1); y "Lux Jabón de belleza" número 781.256 (clase 35).
La oposición de "Unilever España, S.A." en alzada lo fue sólo contra el registro de la nueva marca en las clases 1, 3, 16, 21 y 35. En la demanda de instancia, sin embargo, se limitó a solicitar la nulidad del registro de la nueva marca en las clases 3 y 21.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados 'Lux' (marca prioritaria) y 'Luk y gráfico' (marca solicitada), suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para desestimar el recurso fueron las siguientes:
"[...] En el presente caso, el examen de las marcas desde el punto de vista denominativo permite advertir la semejanza en la que, con profusión de argumentos, insiste la recurrente. Ahora bien, dicho examen es inadecuado en cuanto la valoración de la incompatibilidad por riesgo de confusión exige el análisis global o de conjunto de los distintivos en juego (SSTS. de 5-3-1997, 6-2-1998, 13-7-1999, 17-4-2002, 11-11-2004, entre muchas otras). Dicho análisis se proyecta en una visión total o sintética que prevalece sobre los elementos parciales de las marcas y que no descompone su unidad fonética y gráfica, y ello porque la impresión global o de conjunto constituye el criterio de discriminación que emplea el consumidor medio en el mercado para elegir el producto o para asociarlo con una determinada empresa. Además, como destaca la STS. de 21-10-2004, 'la primacía en las marcas mixtas del elemento denominativo sobre el gráfico no es un criterio absoluto que se imponga con independencia de las características singulares de unos y otros factores'.
La marca concedida 'Luk' dispone de una composición gráfica muy sobresaliente, tanto que su valor distintivo es incluso superior a la denominación hasta el punto de que no parece suficiente con una primera impresión visual para percibir y comprender ese elemento puramente denominativo, ya que la forma caprichosa y la unión entre las letras que componen éste dificultan su lectura. Esta característica composición y la inclusión de la denominación en un recuadro en la forma y las condiciones que figura en el expediente administrativo, constituyen un conjunto de muy especiales cualidades, de tal vigor que imposibilitan la identificación o asociación de la nueva marca con la denominativa 'Lux', notoria en el ámbito de jabones de tocador.
Así pues, pese a la parcial coincidencia aplicativa apreciable, lo cierto es que las marcas en liza, analizadas en su conjunto, presentan diferencias que evitan su confusión por el consumidor medio, impidiendo así el peligro de asociación empresarial. Por esta razón, la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas es plenamente ajustada a lo dispuesto en el art. 12.1 a) anteriormente citado.
La existencia de tan relevante elemento distintivo imposibilita igualmente apreciar el aprovechamiento indebido por el solicitante de la reputación de la marca oponente, pues la compatibilidad entre las marcas a causa de sus diferencias impiden considerar también a esta Sala que la solicitante busque un aprovechamiento de la fama o notoriedad de la marca opuesta, lo que excluye la infracción del art. 13 c)."
El recurso de casación de "Unilever España, S.A." consta de un motivo único, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en el que denuncia la infracción de las normas del ordenamiento jurídico (concretada en los artículos 12.1.a y 13 de la Ley 32/1988, de Marcas ) así como de la jurisprudencia recaída en su interpretación.
La recurrente reprocha al tribunal de instancia que, pese a admitir la semejanza entre los distintivos, no declare su incompatibilidad. A su juicio, en síntesis, es erróneo afirmar que las marcas enfrentadas resulten inconfundibles sólo a causa del diseño gráfico que incorpora el nuevo signo: ello supondría desconocer que basta la concurrencia de cualquier modalidad de semejanza prohibida legalmente (en este caso, la semejanza fonética) para que sea aplicable la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
El motivo será desestimado. El tribunal de instancia no incurre en ningún error manifiesto de apreciación que permita sortear los límites de la revisión casacional en materia de marcas. La doctrina de esta Sala al respecto, reiteradamente expuesta, es que no basta la mera discrepancia de la recurrente con el juicio comparativo de instancia -incluso cuando haya una cierta discutibilidad en la solución adoptada- para casar una sentencia que, al aplicar el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, haya apreciado la semejanza o la diversidad de los signos enfrentados.
Frente a lo manifestado por la recurrente, no es cierto que la tesis de la Sala sentenciadora suponga tanto como exigir que concurran a la vez, de manera acumulativa, la semejanza fonética, la gráfica y la conceptual. En principio, bastará cualquiera de ellas -además de la identidad o semejanza aplicativa- pero siempre que el tribunal de instancia aprecie que la similitud del signo aspirante con el ya registrado se extiende a todo el conjunto (denominativo o mixto, según los casos) de ambas marcas. Con acierto aquella Sala se refiere al criterio de la apreciación global como pauta para determinar el grado de confundibilidad entre signos enfrentados.
Es cierto que la aplicación del criterio de globalidad podrá sufrir modulaciones y que esta Sala del Tribunal Supremo ha venido sosteniendo la general primacía de la denominación sobre el resto de componentes o elementos. Pero, como también acertadamente subraya el tribunal de instancia (con cita de nuestra sentencia de 21 de octubre de 2004 ), tampoco la superioridad de los factores denominativos tiene un carácter absoluto. En aquella sentencia, y en otras anteriores y posteriores, hemos sostenido que la valoración de conjunto de los signos, a los efectos de apreciar la prohibición relativa de registro establecida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no permite afirmar que, constatada una cierta y parcial semejanza en las denominaciones de dos marcas, deje de tener relieve el hecho de que alguna de ellas cuente con un gráfico adicional.
Recordábamos en todas ellas que la primacía en las marcas mixtas del elemento denominativo sobre el gráfico no es un criterio absoluto que se imponga con independencia de las características singulares de unos y otros factores (fonéticos o figurativos). Serán éstas, en cada caso, las que determinarán su propio peso en la conclusión final sobre el registro de la marca aspirante.
Sentada esta premisa, y recordando asimismo la intangibilidad de las apreciaciones de hecho de los tribunales de instancia en el ámbito del derecho de marcas, el control casacional de la sentencia impugnada debe llevar a la desestimación del recurso. Como tantas veces hemos dicho, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación salvo en los casos de error patente o manifiesta irrazonabilidad de la decisión adoptada.
En el caso de autos no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan, en su conjunto, las suficientes diferencias como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia. El nuevo signo distintivo que aspira al registro incorpora un componente figurativo suficientemente caracterizado, ausente de la marca obstaculizante, sobre el que aquel tribunal pone el acento. Se trata, por decirlo en los términos de la sentencia, de una "composición gráfica muy sobresaliente" cuyo valor distintivo es "incluso superior a la denominación" hasta el punto de que "no parece suficiente con una primera impresión visual para percibir y comprender ese elemento puramente denominativo, ya que la forma caprichosa y la unión entre las letras que componen éste dificultan su lectura."
En efecto, la expresión gráfica de la denominación "Luk" tiene en este supuesto unos perfiles tan acusados (la letra L se prolonga hasta engarzar con los trazos en ángulo de la letra k, a la que, además, falta el trazo vertical) que el nuevo signo, en su conjunto, sólo es perceptible como "Luk" tras un especial y detenido examen visual. Característica singular que permitirá a la Sala de instancia afirmar la imposibilidad de su "identificación o asociación [...] con la denominativa Lux". Y desde el punto de vista fonético, aunque existen concomitancias entre ambas, una y otra presentan una diferencia señalada en la última de las tres letras (Luk frente a Lux) que las componen.
Estos factores de diferenciación permiten mantener la razonabilidad de la apreciación de instancia y desestimar, en consecuencia, las alegaciones correlativas del motivo único de casación.
El resto de críticas a la sentencia tampoco justifican la necesidad de su casación. De ellas hemos de rechazar por las razones ya expuestas las que, pese a admitir que "[...] todas las cuestiones relativas al parecido entre marcas están sujetas a un alto grado de opinabilidad", sostienen que la coincidencia en las dos primeras letras de ambas marcas (Lu) las hace confundibles.
Tampoco podemos acoger las alegaciones sobre la confundibilidad de uno y otro signo que aduce la recurrente al manifestar que, aplicada la marca aspirante al sector de los jabones de tocador (productos respecto de los cuales la Sala reconoce expresamente la notoriedad de la marca "Lux") "no es descartable que el consumidor pueda confundirla o al menos asociarla" con esta última. El juicio del tribunal de instancia sobre la diferenciación de los signos enfrentados -juicio que, insistimos, hemos de respetar en casación- excluye por sí mismo los citados riesgos de confusión y de asociación.
Finalmente, compartimos con la Sala de instancia el rechazo a la aplicación del artículo 13.c) de la Ley de Marcas en el caso de autos, sobre el que incide el segundo apartado de la primera parte del motivo único de casación. Para que el registro de un signo como marca implique el aprovechamiento indebido de la reputación de otro anteriormente registrado que por su difusión y conocimiento pueda calificarse de renombrado debe existir una cierta relación de, al menos, afinidad entre la marca renombrada y la nueva marca concedida. Ausente la relación de afinidad no se ve cómo el titular de la nueva marca trataría de aprovechar la reputación de la ya registrada o de debilitar su prestigio con el nuevo registro.
Sin necesidad de que repitamos una vez más la doctrina que hemos sentado en sentencias precedentes sobre la interpretación del artículo 13.c) de la Ley 32/1988, recordaremos que el precepto es aplicable a las marcas que no sólo gozan de notoriedad en un sector específico sino que pueden calificarse de reputadas, renombradas o generalmente reconocidas también al margen de aquél. Pero dicho intento de aprovechamiento no se producirá si el nuevo signo, por sus características singulares, no tiene aptitud intrínseca para que los consumidores perciban su relación con la marca anterior que goce de renombre.
Finalmente, la invocación de las sentencias de esta Sala que contiene la segunda parte del motivo casacional no es suficiente para la estimación del recurso. Se citan de ellas, aisladamente, fragmentos expresivos de la doctrina general o bien sobre la concurrencia de una sola clase de semejanzas, o bien sobre la primacía del elemento denominativo o bien sobre la protección de las marcas notorias. Dado que sobre estas tres cuestiones nos hemos pronunciado en los apartados anteriores de la presente sentencia reafirmando cuál es el verdadero sentido de la jurisprudencia recaída al respecto, que no permite hacer declaraciones absolutas al margen de las circunstancias singulares de los signos en liza, también esta parte del motivo será desestimada.
La desestimación del recurso lleva aparejada la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 7120/2005, interpuesto por "Unilever España, S.A." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Madrid el 20 de septiembre de 2005, recaída en el recurso número 884 de 2000. Imponemos a la parte recurrente las costas del recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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