STS, 23 de Diciembre de 1993
| Ponente | PEDRO JOSE YAGUE GIL |
| ECLI | ES:TS:1993:17281 |
| Número de Recurso | 4137/1991 |
| Fecha de Resolución | 23 de Diciembre de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 4.059.-Sentencia de 23 de diciembre de 1993
PONENTE: Excmo. Sr. don Pedro José Yagüe Gil.
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación.
MATERIA: Registro de la Propiedad Industrial. Marcas. Semejanza fonética.
NORMAS APLICADAS: Art. 124.1.º del Estatuto de la Propiedad Industrial .
DOCTRINA: La denominación "Biotherm" tiene una evidente semejanza fonética con las oponentes "Biotersa" y "Bioter", que
hace aplicable la prohibición de registración.
En la villa de Madrid, a veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y tres.
Vista por la Sala constituida según se expresa al final, la apelación número 4.137/1991 de las que ante nos penden, interpuesta por el Procurador Sr. Rodríguez Montaut, en nombre y representación de la entidad "Biotherm, Société Anonyme Monegasque", contra la Sentencia dictada en fecha 30 de enero de 1991, y en su recurso núm. 794/1988, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre propiedad industrial (concesión de la marca internacional número 479.230 para productos de la clase quinta del Nomenclátor oficial), siendo parte apelada la Administración del Estado, defendida y representada por el Sr. Abogado del Estado, así como la entidad "Bioter, S.A.", representada por el Procurador Sr. González Salinas.
Antecedentes de hecho
En el proceso contencioso-administrativo antes referido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia estimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de la entidad "Biotherm, Société Anonyme Monegasque", se interpuso este recurso de apelación, que fue admitido a trámite por providencia de la Sala de instancia de fecha 12 de marzo de 1991 ; emplazadas las partes y remitidas las actuaciones a este Tribunal Supremo, se personó ante la Sala el Procurador Sr. Rodríguez Montaut, en nombre y representación del apelante, y también la entidad "Bioter, S.A.", representada por el Procurador Sr. González Salinas, como apelada.
Por providencia de esta Sala, de fecha 14 de mayo de 1991 , se tuvo por personadas a las partes dichas, y se acordó sustanciar esta apelación por el trámite de alegaciones escritas, a cuyo efecto se concedió el plazo de veinte días a la parte apelante, dentro del cual las formuló exponiendo los hechos y fundamentos de Derecho que creyó oportunos, y solicitando la revocación de la sentencia recurrida y la definitiva concesión en la clase quinta de la marca internacional núm. 479.230 .
Seguidamente se confirió traslado para iguales fines a las partes apeladas, que formularonsus alegaciones exponiendo los hechos y fundamentos jurídicos oportunos, con la súplica final de desestimación del presente recurso de apelación y confirmación de la sentencia recurrida.
Terminado el trámite de alegaciones quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que se llevó a cabo por providencia de fecha 21 de octubre de 1993, en la que se señaló para tal acto el día 17 de diciembre de 1993, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Pedro José Yagüe Gil.
Fundamentos de Derecho
Se impugna en este recurso de apelación la sentencia que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó en fecha 30 de enero de 1991, y en su recurso núm. 794/1988, por medio de la cual se estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. González Salinas, en nombre y representación de la entidad "Bioter, S.A.", contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 16 de mayo de 1985 (confirmada en reposición por la de 21 de octubre de 1987) por la cual fue concedida para ciertos productos de la clase quinta del Nomenclátor oficial (entre otros productos de otras clases que aquí no interesan) la marca internacional núm. 479.230, denominativa "Biotherm", solicitada por la entidad de tal nombre. En concreto, se solicitó y concedió para productos dietéticos, productos de higiene y productos dermatológicos. El Registro de la Propiedad Industrial concedió esa marca para la clase quinta (entre otras clases no discutidas) pese a la oposición de la entidad "Bioter, S. A.", que esgrimió en su contra fundamentalmente sus marcas núm. 266.266, denominativa "Biotersa", que distingue productos farmacéuticos, medicamentosos, desinfectantes, microbicidas y antiparasitarios para uso humano, vacunas, sueros, etc. núm. 488.316, denominativa "Bioter", que distingue abonos, insecticidas, antiparasitarios del ganado, fungicidas, productos para combatir las plagas de las plantas y para la destrucción de animales y plantas dañinos, y núm. 489.307, denominativa "Bioter", que distingue alimentos para animales, productos para aumentar el valor de los piensos y para la lactancia artificial del ganado, etc.
La parte apelante achaca a la sentencia de instancia ser incongruente, y acierta en ello. La entidad demandante no solicitó en su demanda que se anulara la concesión de la marca núm. 479.230 en todas las clases en que fue concedida (3, 5, 8 al 12, 14, 18, 22, 24 a 26, 28 y 41), sino que solamente impugnó la concesión en la clase quinta. Así se deduce claramente de lo expuesto en la pág. 21 de la demanda ("mi poderdante nunca se opuso a que las marcas internacionales impugnadas fueron protegidas en España para otros productos distintos a los de la clase quinta"), del suplico de la demanda ("se deje sin efecto la concesión de la protección para España de la marca internacional "Biotherm" para la clase quinta del Nomenclátor") y del escrito de conclusiones ("es por ello que no se opone esta parte a la inscripción de la marca recurrida para productos pertenecientes a otras clases que no sean la quinta, limitando nuestra oposición a la protección para productos de dicha clase quinta"). Sobre ello no hay, pues, cuestión alguna: se impugnaba la concesión en la clase quinta, y no en otras clases. Pues bien; la sentencia de instancia, sin reparar en ello, anula totalmente y sin ninguna matización la resolución del Registro de la Propiedad Industrial que concedió tal marca, llevando por lo tanto la anulación más allá de los límites queridos por la entidad demandante. Aunque sólo sea por esta razón, la sentencia de instancia habrá de ser revocada, por infracción del art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , con el fin de reducir sus efectos a aquello que acotó la parte actora.
Y pasemos ya al problema de fondo que aquí se plantea, que es el de si la marca internacional núm. 479.230, denomitativa "Biotherm", para distinguir productos dietéticos, de higiene y dermatológicos (y no otros, que aquí no importan), es o no compatible con las marcas núm. 266.266, "Biotersa", y núms. 488.316 y 489.307, ambas "Bioter", que distinguen los productos a que antes nos hemos referido.
Este Tribunal, al igual que el de instancia, cree y decide que el art. 124.1.º del Estatuto de la Propiedad Industrial prohibe la concesión de la marca cuestionada para los productos dichos. Y ello por las siguientes razones: 1.ª La denominación "Biotherm" tiene una evidente semejanza fonética con la marca oponente núm. 266.266, "Biotersa" (pues está formada con la supresión de la sílaba "SA", que precisamente tiene muy poca fuerza diferenciadora, pues alude a siglas de una sociedad anónima), y tiene una casi identidad fonética con las marcas núms. 488.316 y 489.307, "Bioter" (ya que la letra "H" no se pronuncia y la letra "M" final tiende a no serlo). Tampoco sobre esto se puede hacer cuestión: esa semejanza y, sobre todo, esa casi identidad fonética hacen plenamente aplicable la prohibición del art. 124.1.º del Estatuto de laPropiedad Industrial , porque originan riesgo de error o confusión en el mercado, que es el resultado que trata de evitar el precepto citado. 2 .º Y ello aun en el caso de que los productos fueran absolutamente dispares, porque una casi identidad fonética puede originar siempre confusión en la público consumidor, aunque sea sólo la de la falsa creencia de un mismo origen; pero ocurre que ni siquiera se da esa disparidad de productos, ya que la marca núm. 266.266 está destinada, por ejemplo, a desinfectantes y antiparasitarios, que son productos de higiene, a los que se destina la marca pretendida (todos ellos dentro de la clase quinta del Nomenclátor); e incluso los productos que distinguen las marcas previas 488.316 y 489.307 (alimento para animales, antiparasitarios para el ganado, etcétera) pertenecen al ámbito de la alimentación e higiene animal, que guarda cierta relación con la alimentación e higiene humanas.
Frente a lo dicho carecen de eficacia los argumentos colaterales que se esgrimen por la parte apelante, pues, primero, la marca de la entidad oponente, núm. 266.266, es previa a todas las marcas "Biotherm"; segundo, la parte apelante no puede deducir derecho alguno de marcas posteriores a aquélla, y menos para distinguir productos distintos; tercero, la notoriedad de la marca "Biotherm" no puede ser argumento bastante para conseguir otro registro totalmente incompatible con el prioritario, y cuarto, el art. 8.º del Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo de 1883 , no puede ser interpretado como si reconociera la protección en cualquier país de la Unión, y como marca (que es lo que aquí se pretende), de todo nombre comercial; lo que el precepto dice que será protegido es el nombre comercial, no su conversión en marca.
No existen razones que aconsejen una condena en costas.
Por todo ello, en nombre de Su Majestad el Rey, y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución,
FALLAMOS
Que estimamos en parte el presente recurso de apelación entablado por el Procurador Sr. Rodríguez Montaut, en nombre y representación de la entidad "Biotherm, Société Anonyme Monegasque", contra la Sentencia dictada en fecha 30 de enero de 1991, dictada en su recurso número 794/1988 , por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en su consecuencia: 1.º Revocamos dicha sentencia en cuanto anula las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial ya citadas que concedieron la marca internacional número 479.230 para ciertas clases del Nomenclátor oficial, distintas a la quinta, concesión que no ha sido impugnada en este proceso. 2.° Confirmamos dicha sentencia en cuanto anula las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial ya citadas que concedieron la mencionada marca internacional núm. 479.230 para la clase quinta del Nomenclátor oficial, y, en concreto, para distinguir productos dietéticos, productos de higiene y productos dermatológicos, por ser esta concesión y para estos productos disconforme a Derecho.
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Sin costas.
ASI, por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Carmelo Madrigal García.-Pedro José Yagüe Gil.-Benito Santiago Martínez Sanjuán.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que como Secretario certifico.
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