STS, 10 de Junio de 1987
| Ponente | Rafael Casares Córdoba. |
| Procedimiento | Juicio especial de Propiedad Industrial. |
| Fecha de Resolución | 10 de Junio de 1987 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la villa de Madrid, a diez de junio de mil novecientos ochenta y siete; en los autos de Juicio Especial de Estatuto de la Propiedad Industrial, promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla número dos por «Carbonell y Compañía de Córdoba, S.A.», contra «Olivarera Internacional, S.A.», sobre nulidad de marca; y seguidos ante la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Sevilla, que ante nos penden en virtud de recurso de casación interpuesto por la parte actora representada por el Procurador don Juan Corujo López Villamil y con la dirección del Letrado don José María Castelló Colchero, habiéndose personado la parte demandada representada por el Procurador don Antonio Andrés García Arribas y con la dirección del Letrado don Manuel José Martín Martín.
Antecedentes de hecho Primero: El Procurador don Julio Paneque Guerrero en representación de «Carbonell y Compañía de Córdoba, S.A.», formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla número dos demanda de proceso especial de Estatuto de la Propiedad Industrial, contra «Olivarera Internacional, S.A.», sobre nulidad de marca, estableciendo los siguientes hechos: Primero. La demandante es una sociedad anónima. Segundo. La compañía actora está enraizada en la industria oleícola española. Tercero. Su representada es titular de una muy antigua marca cuya prioridad data de once de mayo de mil novecientos treinta y uno, fue concedida por el Registro de la Propiedad Industrial para distinguir embutidos se reivindica la denominación «La Española» y gráfico de un personaje femenino, tocado con la clásica mantilla. Cuarto. La actora ha tenido ocasión de comprobar desde un tiempo superior a un año, la existencia de aceites de oliva, distinguidos con la marca «La Española» y un personaje femenino sentado ante un paisaje ondulado y parcialmente poblado de olivas. Al tener noticia su parte de la existencia de aceite distinguido con «La Española» hubo de promover a través de la Agencia de la Propiedad Industrial investigación viniendo a conocer del hecho de la transferencia a favor de «Olivarera internacional, S.A.», de la marca número 167.616, primera de las que son objeto del presente procedimiento concedida en tres de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete, a favor de don Agustín Alamar titular hizo transferencia de dicha marca a favor de doña Encarnación Belloch de treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. Finalmente transferida a «Olivarera Internacional, S.A.», mediante resolución registral de treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y dos. A su vez la segunda de las marcas objeto del presente procedimiento, fue solicitada, a raíz de la adquisición por «Olivarera Internacional, S.A.», de la marca 167.616 y con el carácter de marca derivada de la anterior por cuanto en ambas se reivindica, la locución La Española y gráfico ya descrito. Quinto. Del juego de fechas en que fueron solicitadas las marcas objeto de esta litis, respecto a la marca «La Española» de su parte, se deduce una incuestionable prioridad de ésta frente a aquéllas y siendo idénticos los elementos denominativos conduce a una incompatibilidad manifiesta, que deberá resolverse en favor de la más antigua de las marcas. A continuación alegó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso para terminar suplicando sentencia declarar nulas y sin ningún valor ni efecto las precitadas marcas «La Española números 167.616 y su derivada 987.863» en razón a su identidad incompatibilizante con la marca preinscrita de que ha quedado hecho mérito y todo ello con expresa y preceptiva condena en costas de la demandada. Segundo: Admitida la demanda y emplazada la demandada «Olivarera Internacional, S.A.», compareció en los autos en su representación el Procurador don Francisco de Paula Baturone Heredia que contestó a la demanda, oponiendo a la misma: Primero. Conforme con el correlativo del escrito de demanda. Segundo. La demandante afirma que se trata de una compañía enraizada en la industria oleícola. Ello es cierto por lo que concierne a la marca de aceites «Carbonell», pero la marca en la que fundamenta su pretensión la parte actora distingue, única y exclusivamente «Embutidos de todas clases», pero no aceites de oliva. Tercero. Niega, el punto tercero de los hechos en los que da a entender que Carbonell es titular muy antiguo del registro de marca número 84.264. Es más cierto que dicha marca fue solicitada el once de mayo de mil novecientos treinta y uno, a nombre de don Antonio Sancho Martínez, habiendo sido posteriormente objeto de varias transmisiones. De todo se desprende: que «Carbonell y Compañía de Córdoba, S.A.», no es titular originario, sino derivativo. Que ha entrado en la propiedad de la marca en fecha muy reciente. Que la marca se contrae exclusivamente a embutidos de todas clases. Que dicha marca ha sido adquirida por Carbonell con el único fin de molestar en una absurda guerra comercial para crear estados de incertidumbre empresariales, como consecuencia del ejercicio de la presente acción. Cuarto. Niega también el punto cuarto, en cuanto a que la marca «La Española» de «Olivarera Internacional, S.A.», haya parecido en el mercado hace un tiempo ligeramente superior a un año. Queda delimitada la continuidad de la titularidad de la marca, que no ha sido transmitida a terceros, sino que dichas transmisiones han venido motivadas, por motivos puramente sucesorios dentro del ámbito familiar, y posteriormente como consecuencia de la cesión de la marca a una Sociedad Anónima. Por lo que si Carbonell no ha tenido noticia de la existencia de aceites de oliva bajo la marca «La Española», no es porque no se haya utilizado antes en el mercado, sino por propia ignorancia o inutilidad de sus canales informativos, pues lo cierto es que ha venido utilizándose ininterrumpidamente para aceites de oliva en el mercado durante el año mil novecientos cuarenta y cinco. Quinto. Niega el punto quinto de la demanda. Sexto. Interesa dejar constancia de que «Carbonell y Compañía de Córdoba, S.A.», no es único y exclusivo propietario de una marca bajo la denominación «La Española». Se acompaña listado de antecedentes de marcas «La Española» facilitado por el Registro de la Propiedad Industrial con noventa y dos registros de marcas «La Española», para distintos productos. A continuación alegó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso y suplicó sentencia desestimatoria de la demanda, con declaración de prescripción de la acción ejercitada o subsidiariamente válidas las inscripciones de las marcas impugnadas, con ¡as costas a la parte contraria. Tercero: Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas: y unidas a autos las practicadas, previo emplazamiento de las partes, se elevaron los autos a la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial, donde las mismas comparecieron e hicieron sus oportunas alegaciones. Cuarto: La Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Sevilla dictó sentencia con fecha dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y cinco con la siguiente parte dispositiva: Que desestimando las acciones que acumuladamente ejercita la entidad «Carbonell y Compañía de Córdoba, S.A.», en la demanda origen de las presentes actuaciones dirigidas contra «Olivarera Internacional, S.A.», acciones, las mencionadas, relativas a que se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las marcas números 167.616 y la número 987.863, ésta última derivada de la primera, y absolvemos expresamente a la parte demandada de los pedimentos en su contra formulados y condenamos a la Sociedad actora al pago de las costas. Quinto: El Procurador don Juan Corujo López Villamil en representación de «Carbonell y Compañía de Córdoba, S.A.», ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Sevilla con apoyo en los siguientes motivos:
Al amparo del inciso cuarto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, consistente en error en la apreciación de la prueba, basado en documentos obrantes en autos, que demuestran la equivocación del Juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Ante todo, se deja citado el oficio librado por el Registro de la Propiedad Industrial, en dos de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro. Lo concluyente del informe emitido por el Órgano Administrativo encargado de la tramitación y concesión de protección registral de marcas, en nuestro país, choca abiertamente con las conclusiones establecidas en la sentencia objeto del presente recurso, se evidencia el yerro de la sentencia de la Audiencia, por la que al abordarse el tema de fondo de la compatibilidad o incompatibilidad entre las marcas homónimas, distintiva, respectivamente de embutidos y conservas cárnicas de todas clases y aceites de oliva, partiendo del hecho de la incompatibilidad de marcas, aún referidas a productos diferentes, si se da una identidad tal que el público pueda ser inducido a confusión o error respecto de la identidad del productor o fabricante, y de considerar cómo la diferencia de productos es simplemente un factor a valorar, y nunca un dato único para apreciar la compatibilidad entre marcas quiebra tal línea, al minimizar la trascendencia de la homónima denominativa que estima como un mero elemento aislado, independiente de su reivindicación en exclusiva, que, en este caso, predica respecto a la denominación «La Española», en cuanto utilizada en un cierto número de marcas en vigor, y aun de marcas distintivas de productos alimenticios. Obvio es insistir en las categóricas conclusiones establecidas por el Registro de la Propiedad Industrial en el informe recabado, en que, por claras razones de interés y de orden público se repele, en casos de identidad denominativa, incluso la facultad del primer titular inscrito en orden a autorizar la nueva solicitud por un tercero, de protección registral ulterior, de signo idéntico. Segundo: al amparo del número quinto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción, por violación de los artículos ciento veinticuatro primera y párrafo segundo del ciento cincuenta, ambos del Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto Ley de veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve. El yerro de la sentencia impugnada se produce por vía de exaltación en la misma de las diferencias gráficas que analiza como existentes entre las marcas antagónicas, destacando las diferentes posturas, atavíos y objetos portados por las figuras femeninas reproducidas en los gráficos, en función de cuyas diferencias y de la proclamada comparación integral del conjunto de elementos fonéticos y gráficos entre las marcas enfrentadas, llega a la conclusión, con prescripción de la identidad incompatibilizante de la denominación «La Española», de que ambas marcas, en cuanto referidas a distintos productos, aún insertos ambos en el sector comercial de la alimentación, son de susceptible convivencia. Frente a tan subjetiva interpretación, hemos de recurrir, a la interpretación legal que del precepto nos brinda una prolongada serie de sentencias, emanadas de las Salas Tercera y Cuarta del Tribunal Supremo que, tienen el rango de interpretación auténtica de la norma prohibitiva. Nos referimos concretamente a las sentencias de tres de enero y seis de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, diez de junio de mil novecientos sesenta y uno, catorce de marzo de mil novecientos sesenta y tres, once de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, veintinueve de abril, once de mayo y veintiuno de octubre de mil novecientos sesenta y ocho y cinco de octubre de mil novecientos setenta y uno, entre otras, según las cuales: «Cuando las marcas contrastadas contienen elementos denominativos y gráficos, los denominativos tienen carácter de principales y los gráficos de secundarios.» Criterio doctrinal perfectamente acorde con una realidad indiscutible, que puede quedar definida por el hecho de que los productos se piden por su nombre y nunca por los aditamentos ornamentales o gráficos que acompañan a éste y, precisamente la identidad de nombre es determinante de la incompatibilidad y procedente declaración de nulidad de aquellas marcas que, posteriores en el tiempo y claramente determinantes de riesgo de error o confusión, debieron ser declaradas nulas por la sentencia recurrida. Tercero: Al amparo del número quinto del articulo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción, por aplicación indebida, del artículo ciento veinticuatro.quinto del Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto Ley de veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve, ha quedado demostrado en autos que la denominación «La Española» ha sido elegida por un importante número de industriales para la designación de sus productos, pero no es menos evidente que la misma no es definitoria de ninguna clase de productos concretos en nuestro idioma, ha quedado demostrado que la más antigua de las inscripciones, es precisamente de propiedad de mi parte, obvio es insistir: a) Que las marcas que reivindican a título exclusivo el elemento denominativo «La Española», que accedieron a la solicitud de protección registral con posterioridad a la de mi patrocinada, lo hacían afectas de un vicio de irregistrabilidad, comportante de nulidad. b) Que al margen de tal vicio de nulidad, la reiteración de marcas «La Española» acreditada en autos, evidencia no un supuesto de genericidad de tal vocablo denominativo, sino de generalidad que, semánticamente es término diferenciado de genericidad, no mencionado en la norma prohibitiva y, consecuentemente, no susceptible de subsunción en la misma dado que, en cuanto norma prohibitiva no admite ni interpretación analógica, ni extensión a supuestos no contemplados, lo que viene a evidenciar la real existencia del vicio denunciado en este motivo de «aplicación indebida» del artículo quinientos veinticuatro.quinto del Estatuto de la Propiedad Industrial. En base de lo expuesto, de la prioridad del signo denominativo frente a los gráficos complementarios, hemos de rechazar la aplicabilidad al caso de autos de esa doctrina emanada de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, que acoge el Juzgador «a quo» y por virtud de la cual, se proscribe de la comparación incompatibilizante entre las marcas cuestionadas, ese elemento prioritario de carácter denominativo constituido por la denominación «La Española», para centrar su atención en si la figura femenina que aparece en una u otra determinadas posturas; visten uno u otro tocados, o portan una vasija o unos productos cárnicos, todo ello de difícil observación por el público consumidor y, por supuesto intrascendente frente a la usual forma de pedir un producto, como lo es su propio nombre. Sexto: Admitido el recurso e instruidas las partes los autos se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Rafael Casares Córdoba.
Fundamentos de Derecho Primero: Desestimada por la sentencia de la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia de Sevilla de dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, las acciones ejercitadas por la demandante «Carbonell y Compañía de Córdorba, S.A.», contra «Olivarera Internacional, S.A.», relativas a la nulidad de las marcas regístrales números ciento sesenta y siete mil seiscientas dieciséis y la derivada de ésta número novecientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y tres, para distinguir aceite de oliva, por entender, el juzgador, que éstos no son incompatibles en el mercado con la prioritaria número ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro, propiedad de la demandante que distingue «embutidos de todas clases» ya que, tratándose de marcas mixtas, las citadas ostentan, junto al único elemento coincidente, expresión «La Española», toda una larga serie de detalles gráficos -posición de las figuras, vestimenta, objetos que adornan o soportan, fondo en que la figura humana se inserta, etc.- altamente individualizadores, dicha resolución desestimatoria es impugnada por el recurso a través de tres motivos de casación, el primero de ellos al amparo del número cuarto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil por error en la apreciación de la prueba y, bajo el número quinto del mismo artículo de la Ley Procesal, los otros dos acusando, respectivamente, violación de los artículos ciento veinti-cuatro-primero y párrafo segundo del ciento cincuenta del Estatuto de la Propiedad Industrial y aplicación indebida del número quinto de aquel citado artículo ciento veinticuatro del propio Ordenamiento.
Invocados como documentos reveladores de la equivocación que se dice sufrida por el juzgador, el oficio librado por el Registro de la Propiedad Industrial el dos de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, en cuanto, en él, se manifiesta que «La marca más antigua actualmente en vigor con la denominación "La Española" para productos de la clase veintinueve, es la número ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro...» así como que «El Registro, en la actualidad y siguiendo los criterios jurisprudenciales las considera en este caso idénticas se refiere al supuesto de dos marcas "La Española" para distinguir productos diferentes pero incluidos en la misma clase veintinueve a efectos de lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta del Estatuto», el efecto impugnatorio pretendido, con tal base documental, por el recurrente, ha de ser rechazado, sin más que la constatación de que la sentencia impugnada, no resuelve el caso de las marcas en pugna partiendo de que amparan, no obstante su identidad, productos distintos, aunque incluidos en la misma clase del Nomenclátor, como sugiere el motivo dando por supuesta aquella identidad, sino que lo decidido es el enfrentamiento entre dos marcas mixtas en las que el único elemento en colisión, constituido por el denominativo «La Española», cede ante la combinación de figuras, fondo, color y disposición general gráfica que, en ambas, acompaña a esta denominación, la cual queda relegada a un plano identificador irrelevante ante la destacada presencia de estos otros elementos gráficos, que al individualizarlas ampliamente, determina la exclusión de todo riesgo que directa o indirectamente provoque perturbación o equivocación en el mercado; de modo que la convivencia de las enfrentadas marcas es predicable, atenidos al examen conjunto de sus elementos y no a la observancia de uno de ellos que el motivo entresaca, para acomodar las marcas discutidas a su tesis de identidad, que se reitera en el segundo de los motivos del recurso, igualmente improsperable, ya que el recurrente, insistiendo como se dice, en la identidad, que da por supuesta, de los distintivos en cuestión, cita como infringidos los artículos ciento veinticuatro-primero y párrafo segundo del ciento cincuenta del Estatuto, que vedan el acceso al Registro de las marcas en tal situación de indentidad que, está bien lejos de ser la del caso presente, como en la instancia se decide al enfrentar la cuestión de hecho que, así certadamente resuelta, como más arriba se razona, no puede prosperar en este otro motivo, en el que al amparo del número quinto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la ley de Enjuiciamiento Civil, se trae el juicio valorativo que impone aquella normativa del artículo ciento veinticuatro el Estatuto, puesto que es patente que, como se ha repetido, el conjunto de elementos que integran cada una de las marcas sujetas a confrontación, excluye todo riesgo de error o confusión en el tráfico dada la clara eficacia caracterizante de su respectivo elemento gráfico, suficiente a desvanecer la expresión «La Española» presente, por otra parte, en casi un centenar de marcas registradas, de las cuales bastantes más de una docena distinguen, como la de que es titular la demandante, productos de la clase
veintinueve, circunstancia suficientemente expresiva que coadyuva a la conclusión de la inocuidad de la discutida como expresión perturbadora o equívoca, al margen de que la misma tenga o no el carácter genérico a que se refiere el apartado quinto del artículo ciento veinticuatro del Estatuto, que es el tema puesto a discusión en el tercero de los motivos del recurso, tan inviable como los otros dos que le precedieron, ya que la genericidad en el sentido de designar necesaria y corrientemente -con independencia de su registración - unos determinados productos, no es el que el juzgador de instancia da a esta palabra que es empleada por él, por cierto a mayor abundamiento, en el sentido de que es expresión de «común» uso, dice el propio tercer considerando de la sentencia, como acredita la generalidad de su empleo más atrás resaltada y por tanto, su escasa o nula carga diferenciadora, ha de repetirse una vez más, con la inapropiabilidad inherente a esa carencia de eficacia distintiva en que concluye la sentencia combatida, cuya afirmación de compatibilidad de las marcas enfrentadas, procede confirmar rechazando así todos los motivos del recurso cuya desestimación total comporta la imposición de costas por disposición expresa del apartado cuarto del artículo mil setecientos quince de la Ley de Enjuiciamiento Civil.Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,FALLAMOS: Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por «Carbonell y Compañía de Córdoba, S.A.», contra la sentencia pronunciada por la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Sevilla, en fecha dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y cinco. Condenamos a dicha parte recurrente, al pago de las costas ocasionadas en este recurso; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la expresada Audiencia, con devolución a la misma de las actuaciones que remitió.
ASI, por esta, nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Juan Latour. Rafael Casares. Matías Malpica. Gumersindo Burgos. Antonio Sánchez. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el Excmo. Sr. don Rafael Casares Córdoba, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario, certifico, Antonio Docavo. Rubricado.
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