El uso de la marca notoria ajena en vehículos a escala
| Autor | Francisco José Torres Pérez |
| Páginas | 527-549 |
ADI 32 (2011-2012): 527-550
EL USO DE LA MARCA NOTORIA AJENA
EN VEHÍCULOS A ESCALA
(Comentario a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil
núm. 1 de Alicante, de 25 de febrero de 2011,
«Red Bull GmbH y Tecnitoys Juguetes S. A.»)
Fr a n c i S c o Jo S é To r r e S Pé r e z *
RESUMEN
La reproducción fidedigna del modelo real es la razón de ser de un vehículo a escala.
Por tal motivo, cuando el modelo es un coche de competición, las marcas que incorpora
como patrocinadores también deben ser reproducidas incluso si las mismas son notorias o
renombradas. En el presente caso, el titular de una de esas marcas (Red Bull) demanda a
una empresa que fabrica y comercializa vehículos de «slot» con la marca, también notoria,
Scalextric. En opinión de la actora, la conducta de la demandada supone un aprovecha-
miento indebido de la reputación de su marca y es idónea para generar riesgo de dilución
de la misma. Por el contrario, la demandada considera que el uso de la marca ajena es
totalmente lícito dado que se realiza con fines ornamentales y de manera leal.
Palabras clave: Vehículos a escala, reproducción marca patrocinadora, marca notoria,
aprovechamiento indebido, uso lícito marca ajena.
ABSTRACT
The reliable reproduction of the real model is the aim of a scale vehicle. When the model
is a race car, brands that incorporate as sponsors should also be reproduced even if they are
well-known trademarks. In this case, the holder of one of these trademarks (Red Bull) sues
a company that manufactures and sells slot vehicles with the trademark Scalextric. In the
applicant’s view, the conduct of the defendant represents an unfair advantage of the reputa-
tion of their trademark and a risk of dilution of the same. The defendant considers that use is
entirely lawful because it is for ornamental purposes and in a fair manner.
Key words: Scale vehicles, reproduction of sponsoring brand, well-known trademark,
unfair advantage, lawful use of other trademark.
SumARIO: I. ANTECEDENTES.—II. DOCTRINA DE LA SENTENCIA.—III. COMENTARIO: 1. co n -
S i d e r a c i o n e S P r e l i m i n a r e S . 2. el u S o a T í T u l o d e m a r c a c o m o P r e S u P u e S To d e l a i n F r a c c i ó n m a r c a -
* Profesor Asociado de Derecho Mercantil. Universidad de Vigo. Dirección de correo electrónico:
ftorres@uvigo.es.
ADI 32 (2011-2012).indb 527 18/9/12 12:33:11
528 FRANCISCO JOSÉ TORRES PÉREZ. El uso de la marca notoria ajena...
r i a . 3. el uS o d e l a m a r c a n o T o r i a a J e n a . 4. a m o d o d e c o n c l u S i ó n a b S o l u T o r i a : e l u S o m e r a m e n T e
d e S c r i P T i V o .
I. ANTECEDENTES
1. La sociedad «Red Bull GmbH» interpuso demanda de juicio ordi-
nario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante contra la mercantil
«Tecnitoys juguetes S. A.». La demandante solicitaba que se dictara senten-
cia en la que: a) se declarase que la demandada ha incurrido en violación
del derecho exclusivo de las marcas registradas titularidad de la mercantil
demandante dado que en opinión de ésta, la demandada comercializa pro-
ductos que incluyen dichas marcas sin la debida autorización de su titular;
b) se ordenara el cese inmediato y la prohibición de su realización en el fu-
turo de cualquier acto de fabricación, distribución, comercialización, expor-
tación y/o importación, promoción o publicidad, de artículos que infrinjan el
derecho de marca de la demandante; c) se condenara a la demandada a retirar
del mercado y destruir todas las unidades en stock; d) el resarcimiento a la
demandante por los daños y perjuicios causados; y, nalmente, e) se impu-
sieran la costas a la parte demandada.
2. Tras el emplazamiento de la parte demandada, ésta presenta su es-
crito de contestación en el que solicita la desestimación de la demanda por
considerar que realiza un uso descriptivo y leal de la marca ajena.
II. DOCTRINA DE LA SENTENCIA 1
1. En el Fundamento de Derecho primero (apdos. 1 a 3) queda acredi-
tada la titularidad de la mercantil demandante «Red Bull GMbH» de ciertas
marcas comunitarias registradas y marcas internacionales. Tales marcas se
catalogan como notorias —cuestión que, como comprobaremos más ade-
lante, no es discutida en el pleito—. En opinión de la actora, la empresa
demandada «Tecnitoys juguetes, S. A.» infringe los derechos que otorgan las
aludidas marcas y actúa deslealmente dado que comercializa varios modelos
de vehículos de juguete con mando «bajo la marca “Scalextric” que repro-
ducen, sin autorización, las marcas Red Bull que aparecen en los prototipos
(después reproducidos por la demandada a escala) como patrocinadores».
Para fundamentar su demanda, la demandante ejercita: a) las acciones
derivadas de sus derechos marcarios invocando el artículo 9.1.a), b) y c)
en relación con el artículo 9.2 del RMC (1994) —dado que los hechos son
anteriores a la entrada en vigor del Reglamento de 2009—, así como los
artículos 34, 41, 43 y 44 de la LM; b) las acciones por competencia desleal
realiza actos de confusión y de aprovechamiento injusto de la reputación
ajena.
1 La sentencia contiene nueve Fundamentos de Derecho divididos en cincuenta y cuatro apartados.
De cada uno de los fundamentos resumiré y, en su caso, extractaré aquellas cuestiones que he considerado
más relevantes a efectos de comentario.
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