STS, 26 de Marzo de 2009
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2009:1391 |
| Número de Recurso | 1553/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 26 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de marzo de dos mil nueve
En el recurso de casación nº 1553/2007, interpuesto por la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., representada por el Procurador Don Eduardo Codes Feijoo, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 701/2006 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 3 de mayo de 2006, recaída en el recurso nº 1382/2002, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.339.074 "LACTA BIS"; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad KRAFT FOODS BRASIL, S.A., representada por la Procuradora Doña Almudena Galán González, y asistida de letrado, y la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de mayo de 2002 que estimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 20 de junio de 2001, que denegó la inscripción de la marca nacional nº 2.339.074 "BIS LACTA BIS LACTA BIS", para la clase 30ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 13 de marzo de 2007, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 8 de mayo de 2007, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
Único) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por vulneración de las normas reguladoras de las sentencias, por incongruencia. Infracción del art. 5.4 LOPJ por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido y consagrado en el art. 24.1 de la CE, y por vulneración de los arts. 120.3 de la CE, 218 LEC y 67 de la LJCA, en relación con el principio de congruencia de las sentencias, y jurisprudencia que lo define e interpreta.
Terminando por suplicar dicte sentencia en la que, estimando el presente recurso de casación, revoque la apelada y en la que estimando el recurso contencioso-administrativo 1382/2002 de origen, anule y deje sin efecto la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas que dispuso la concesión del registro de la marca española nº 2.339.074 "LACTA BIS".
Por providencia de la Sala, de fecha 19 de mayo de 2008, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 16 de junio de 2008 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y KRAFT FOODS BRASIL, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo, lo que hicieron mediante escritos de fechas 27 de junio y 2 de septiembre de 2008 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 18 de diciembre de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 18 de marzo de 2009, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº 2.339.074 "BIS LACTA BIS LACTA BIS", de la clase 30 para "chocolates, bombones, confitería a base de chocolate y productos de chocolate en general", pese a la oposición de la marca nº 329.999 "LACTAVIT", de la clase 29 para "leche, preparados de leche y productos derivados de la misma" realizada por PULEVA S.A.. En la resolución no se tuvo en cuenta la oposición se hizo por la entidad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. con la marca nº 39.295 "LACTA" de la clase 29 para los mismos productos.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo por esta última entidad, la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional lo desestimó con base en que "resultan suficientes diferencias fonéticas y gráficas en los distintivos enfrentados, para garantizar su reciproca diferenciación, que a su vez excluyen todo riesgo de confusión en el mercado; aunque los productos que amparan una y otra son los mismos, las diferencias entre una y otra denominación, son más que evidentes".
La sociedad recurrente presentó escrito solicitando la subsanación y complemento de la sentencia para que se resolviese sobre la compatibilidad entre las marcas solicitada y la titularidad de la recurrente, recayendo auto de 19 de febrero de 2007 en el que se desestima esta solicitud con base en que:
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Contra la anterior sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en único motivo que ha quedado transcrito en los antecedentes.
Debe estimarse el motivo de casación que se formula al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, pues, en efecto, la sentencia ha infringido las reglas sobre la congruencia, al no resolver la cuestión principal que se debatía en el recurso, cual era la compatibilidad entre las marcas nº 2.339.074 y la marca de la recurrente nº 39.295, limitándose a examinar la prohibición del artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, sólo en referencia a la marca nº 329.999, que no había interpuesto recurso contra el acto de otorgamiento de la marca.
Frente a esta conclusión no cabe el argumento de que la titular de la marca 39.295 no interpuso recurso de alzada contra la inicial resolución de la OEPM que estimaba la prohibición por incompatibilidad de la marca solicitada con sólo una de las oponentes -la nº 329.999-, pues, aunque no se tuviese en cuenta la de la otra oponente, lo cierto es que la resolución le era favorable a sus intereses, que no eran otros que los de que la nueva marca no accediera al Registro, siéndole innecesario interponer recurso de alzada.
Es este el criterio seguido por esta Sala en su sentencia de 31 de octubre de 2000, en la que se expresa que:
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El interés legítimo en acudir ante los Tribunales de Justicia nace cuando la resolución administrativa adopta una decisión con transcendencia jurídica que sea perjudicial para el accionante. Así, centrándonos en el caso enjuiciado, si la resolución originaria del Registro de la Propiedad Industrial tenía, como única decisión jurídicamente transcendente, la de denegación de la solicitud de marca a cuyo registro se había opuesto la titular de la marca "NATIVA", claro es que ésta no podía ligar, en Derecho, ningún efecto perjudicial derivado de aquella resolución, ni podía accionar contra ella; por tanto, su futura posición procesal de demandante no podía ser perjudicada por el hecho de que no recurriera en reposición una resolución que, en su efecto o consecuencia jurídica, le era favorable. La circunstancia de que aquella resolución originaria afirmara en el cuerpo de su motivación que el parecido lo apreciaba entre la marca aspirante y una tercera, pero no con la marca, también oponente, de la que es titular la luego actora, no modifica en nada el anterior razonamiento, pues ese segundo aspecto de la apreciación quedaba en una mera consideración, cuyo acierto o desacierto no modificaba la decisión denegatoria que se adoptaba, única con transcendencia jurídica.
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Aquel interés legítimo para accionar ante los Tribunales de Justicia nació por tanto, en el caso que ahora se enjuicia, cuando el Registro de la Propiedad Industrial, al estimar el recurso de reposición interpuesto por el solicitante del registro de marca, accede a éste. Pero entonces, el perjudicado por esta decisión ya no necesitaba preparar su acción mediante la interposición de un previo recurso de reposición, tal y como resulta de lo que disponían los artículos 53 a) y 55.2 de la anterior Ley de la Jurisdicción y 126.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo".>>
Es, por otra parte, el criterio más acorde con el principio de la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24 de la Constitución.
Estimado el recurso de casación, procede, conforme al artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, resolver lo que corresponda en los términos en que ha sido planteado el debate.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
En el caso presente, aunque entre la marca solicitada y la oponente existe similitud en el término "lacta", el carácter genérico del mismo lo hace irrelevante para efectuar la comparación, ya que nadie puede apropiarse de lo que es común y no supone ningún tipo de fantasía o creatividad atribuible a la imaginación de una persona, siendo además normal que en la designación de estos productos pueda ser empleado dicho término sin ningún tipo de limitación por todos los empresarios y productores. Por tanto, al prescindirse de él, la comparación debe realizarse enfrentando los signos por sus restantes características, y en el caso presente, no hay duda que el único elemento común es el mencionado "lacta", que si en la oponente figura como único, en la solicitada se repite dos veces en un marco gráfico que comparte con el término "BiS", mucho más destacado éste sobre aquél, llegando a difuminarlo, por lo que el consumidor será atraído por el primero reduciendo a un segundo plano al otro que por su carácter genérico, no será casi considerado.
Estas diferencias bastarían para considerar que no se ha producido la prohibición del artículo 12.1 de la Ley de Marcas, por aplicación del principio de especialidad a que antes se hizo referencia, y, en consecuencia, desestimar el recurso contencioso- administrativo. Pero es que además, aunque en los campos aplicativos existen interrelaciones, sin embargo, tienen una cierta especificidad, pues mientras unos, los de la marca solicitada se dirigen más bien al campo directo de la leche, otros, los de la marca oponente, se refieren al ámbito de la chocolatería, lo que hace más difícil la confusión entre ellos.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 1553/2007, interpuesto por la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., contra la sentencia nº 701/2006 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 3 de mayo de 2006, y debemos DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 1382/2002, declarando conforme a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 14 de mayo de 2002 y 20 de junio de 2001; sin expresa condena en las costas de esta casación, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
