STS, 31 de Mayo de 2005

En el proceso contencioso-administrativo número 2354/2001, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 20 de junio de 2002, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuellar actuando en representación de la Sociedad ARKOCHIM ESPAÑA, S.A., contra la Resolución de 14 de mayo de 2001 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso interpuesto contra Resolución de la misma Oficina de fecha 22 de mayo de 2000, y en consecuencia, denegó la inscripción de la marca nº 2.237.975 "VITIVEN" para la clase 5, del Nomenclátor Internacional, resoluciones que confirmamos por ser ajustadas a derecho. No se realiza imposición de costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil ARKOCHIM ESPAÑA, S.A. recurso de casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 16 de julio de 2002 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 5 de septiembre de 2002, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe este en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictadas en relación con la solicitud de registro de marca nº 2.237.975 VITIVEN en la clase 5 del Nomenclátor Internacional y disponiendo la concesión de dicho registro.».

La Sala, por providencia de fecha 25 de septiembre de 2003, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 6 de noviembre de 2003, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 13 de noviembre de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 23 de noviembre de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 29 de marzo de 2005, suspendiéndose dicho señalamiento, por enfermedad del Ponente, por providencia de fecha 3 de febrero de 2005.

Por providencia de fecha 10 de febrero de 2005, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 17 de mayo de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de junio de 2002, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil ARKOCHIM ESPAÑA, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de mayo de 2001, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución precedente de 22 de mayo de 2000, que denegó la inscripción de la marca número 2.237.975 "VITIVEN", para amparar productos comprendidos en la clase 5 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La sentencia de la Sala de instancia recurrida fundamenta la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.237.975 "VITIVEN" para productos de la clase 5, que distingue productos farmacéuticos, con la marca oponente número 1.692.369 "VITIBEN", que distingue productos de la clase 1, productos químicos, en especial, un agente clarificador de bentonita para la industria del vino, en la apreciación, desde una visión de conjunto de las marcas en conflicto, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de que los signos enfrentados son casi idénticos y los ámbitos aplicativos están relacionados al deber evitar cualquier riesgo de confusión entre los productos de origen químicos que amparan las marcas en conflicto, que pueden tener incidencia en la salud humana, en aplicación del artículo 12.1 de la Ley de Marcas, según se refiere, en los fundamentos jurídicos segundo y tercero, en los siguientes términos:

El art. 12.1º de la Ley 32/1988 de marcas de 10 de Noviembre (en el mismo sentido antiguo art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial) prohibe el registro como marcas, de los signos medios que por su identidad ó semejanza fonética ó gráfica ó conceptual con otra marca, nombre comercial ó rótulo de establecimiento anteriormente solicitado ó ya registrado para designar productos ó actividades ó similares puedan inducir a confusión en el mercado ó generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

De tal precepto se desprende que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben de tenerse en cuenta dos factores: 1) La posible identidad ó semejanza fonética, gráfica ó conceptual entre la marca solicitada y los signos prioritarios contrapuestos; y 2º) La eventual coincidencia ó similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos, servicios ó actividades que distinguen los signos enfrentados son de idéntica ó análoga naturaleza, ó coinciden en su comercialización ó de aplicación ó sirven a finalidades complementarias relacionadas.

Tal como proclama una consolidada jurisprudencia (entre otras ST.TS. 11.9.87, 12.4.88, 11 y 18 de julio de 1989 y 1.10.93) la comparación de la semejanza de las marcas enfrentadas, al efecto de la prohibición establecida en los arts. 14.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial y art. 12.1 de la Ley de Marcas, ha de realizarse tras una valoración global y conjunta de las circunstancias que concurren en cada supuesto, valorando la percepción que pueda producirse en la generalidad de las personas a que van destinadas y una vez verificada una apreciación global de la posible semejanza, proyectando finalísticamente esa apreciación a la defensa de los intereses del creador del producto ó industria y del consumidor que quiere adquirir un producto por sus cualidades ó la confianza que le inspira, de manera que la marca que lo distingue de los similares en el mercado, permita esa adquisición sin riesgo de error o confusión con otros.

En el caso presente, los distintivos enfrentados son prácticamente idénticos (completamente idénticos en la fonética usual), con lo que deben de extremarse las precauciones al resolver sobre su concesión; a ello se une que la marca solicitada lo es para distinguir "productos farmacéuticos" y la oponente está concedida para distinguir "productos químicos, en especial un agente clarificador de bentonita para la industria del vino", y al tener los productos farmacéuticos origen químico y estar comprometida en ellos la salud humana, se estima que es acertado el criterio seguido por la Oficina de Patentes al entender que la existencia de cualquier mínimo riesgo de confusión entre los consumidores hace inviable la convivencia pacífica de ambos registros en el mercado.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación se articula en un único motivo que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la formulación del motivo de casación, por infracción de los artículos 1 y 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia que los interpreta, se denuncia que la sentencia de la Sala de instancia incurre en error en la interpretación del concepto jurídico indeterminado de "semejanza denominativa entre marcas", al ser el análisis comparativo realizado entre las marcas contradictorio con la doctrina de esta Sala, porque aprecia la incompatibilidad entre la marca aspirante número 2.237.975 "VITIVEN" y la marca oponente número 1.692.369 "VITIBEN", a pesar de que concurre el presupuesto de aplicación del principio de especialidad, que impide hacer operativa la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, ya que distinguen productos absolutamente diferenciados que se comercializan en distintos ámbitos -el farmacéutico y la industria del vino-, y, asimismo, se aduce, que los consumidores que adquieren los productos reivindicados no tienen nada que ver entre sí.

Sobre la improsperabilidad del motivo de casación.

Procede rechazar la prosperabilidad del motivo de casación al deber apreciar que la sentencia recurrida no incurre en la infracción legal y de la jurisprudencia denunciadas, al realizar la Sala de instancia una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de racionalidad y la lógica del principio de especialidad que proclama el artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al establecer que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

En efecto, conforme es jurisprudencia de esta Sala expresada en la sentencia de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001), el artículo 12 de la Ley de Marcas exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

El Tribunal sentenciador ha respetado el invocado principio de especialidad al expresar, en el enjuiciamiento de la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, un juicio concreto sobre la idéntica percepción auditiva y un juicio sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, que determina la declaración de incompatibilidad de las marcas enfrentadas, al deber estimarse que en este supuesto el grado de similitud denominativa y fonética no compensa la separación de los ámbitos aplicativos, al distinguir ambas marcas productos no absolutamente coincidentes pero que pueden inducir a confusión a los consumidores.

Cabe coincidir con el criterio de la Sala de instancia que, en aplicación implícita del principio de precaución, razona que existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas al apreciar el grado de cuasi identidad denominativa y fonética, perceptible de forma significativa en su pronunciación, que constituye el elemento dominante que resulta del juicio de comparación, y la conexión de los ámbitos aplicativos, ya que los productos farmacéuticos que reivindica la marca aspirante tienen una composición química, que se relaciona o conecta con los productos químicos que distinguen la marca obstaculizadora, al deber preservar, con carácter absoluto, el derecho a la salud de los consumidores.

No procede que esta Sala del Tribunal Supremo, en su función de Tribunal de Casación, promueva la facultad procesal de integrar en los hechos admitidos como probados por el Tribunal de instancia, en virtud de la aplicación del artículo 88.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, aquellos que habiendo sido omitidos por éste, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico, porque la defensa letrada de la parte recurrente pretende, en apelación a este precepto, incurriendo en desviación procesal, una distinta valoración por esta Sala del Tribunal Supremo del juicio de confundibilidad de las marcas de la realizada por la Sala de instancia, que le está vedado, para respetar los límites de enjuiciamiento inherentes al recurso de casación, que le vincula a respetar el principio de intangibilidad de los hechos acreditados por la Sala "a quo".

La declaración de incompatibilidad de la marca aspirante con la marca prioritaria, que refiere la sentencia de la Sala de instancia recurrida, en base a dar prevalencia a los elementos denominativo y fonético, en la comparación de los signos, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala expresada en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, que refiere que el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino sólo aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, que debe ponerse en relación con la categoría de los productos ofrecidos -productos farmacéuticos y productos químicos, en especial, un agente clarificador de bentonita para la industria del vino, respectivamente- y las condiciones en que estos se comercializan que afectan a la percepción que de las marcas tiene el consumidor medio.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este supuesto, en que la marca aspirante distingue productos farmacéuticos, resulta invocable, con carácter vinculante, el activo principio general del derecho de precaución en su proyección a la seguridad general de los productos, vinculado a prevenir riesgos a la salud humana, que impide que se flexibilice el juicio de confundibilidad entre las marcas en conflicto, como pretende la parte recurrente, en base a la exposición del argumento de que dichos productos son ordinariamente despachados en oficinas de farmacia mediante la presentación de receta, por indicación terapéutica de personal facultativo, porque el criterio debe ser más estricto y riguroso al poder originarse confusión en la disposición o manipulación de dichos productos por los consumidores.

No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la Entidad recurrente, porque debe advertirse que esta Sala, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.».

Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996), que reiteramos en la sentencia de 22 de marzo de 2005 (RC 5208/2002), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Resulta aplicable en este supuesto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que, en la interpretación aplicativa del artículo 5, apartado 1, letra b, de la Directiva 89/104, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que constituye la norma inspiradora de la Ley española 32/1988, sostiene, según se refiere en la sentencia de 22 de junio de 1999, que no puede descartarse que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión, porque cuanto mayor sea la similitud de los productos cubiertos y cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será el riesgo de confusión.

Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil ARKOCHIM ESPAÑA, S.A. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 20 de junio de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 2354/2001.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil ARKOCHIM ESPAÑA, S.A. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 20 de junio de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 2354/2001.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.