STS, 19 de Mayo de 2008

"Bankinter, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1772/1999 contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de enero de 1999, confirmados el 12 de julio siguiente, que concedieron la inscripción de las marcas números 2.112.535, 2.112,536, 2.112.537 y 2.112.538, "BBKnet", para productos de las clases 35, 36, 38 y 41 respectivamente.

En su escrito de demanda, de 19 de abril de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, de conformidad con los hechos y fundamentos expuestos, se estime íntegramente esta demanda y, en consecuencia, se declaren nulas las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 1 de septiembre de 1999 por las que se conceden a favor de Bilbao Bizkaia Kutxa los registros de marca números 2.112.535 (X), en clase 35; 2.112.536 (8), en clase 36; 2.112.537 (6), en clase 38, y 2.112.538 (4), en clase 41, con distintivo todas ellas BBKnet, por ser las referidas marcas incompatibles con las marcas de mi mandante números 2.086.441 y 2.086.442 con distintivo BKNet, y las números 1.657.623/624/625 y 1.676.448 con distintivo BKTel". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 31 de mayo de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

"Bilbao Bizkaia Kutxa" contestó a la demanda con fecha 1 de septiembre de 2000 y suplicó sentencia "por la que, desestimándose el recurso interpuesto por Bankinter, S.A., se confirmen las resoluciones recurridas". Por otrosí interesó igualmente el recibimiento a prueba.

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 19 de septiembre de 2000 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 3 de junio de 2005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: "No ha lugar al presente recurso interpuesto por la Procuradora Sra. Sampere Meneses en representación de Bankinter, S.A.; sin costas."

Con fecha 31 de octubre de 2005 "Bankinter, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 6112/2005 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción de los artículos 12 y siguientes de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la jurisprudencia relativa a esos artículos".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción de la jurisprudencia relativa a la 'incompatibilidad de las marcas por prohibición del artículo 12 '."

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

"Bilbao Bizkaia Kutxa" se opuso igualmente al recurso y suplicó la confirmación de la sentencia impugnada con imposición de las costas a la recurrente.

Por providencia de 21 de noviembre de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat -quien por formular en la presente sentencia voto particular es sustituido, conforme a lo dispuesto por el artículo 206.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona- y se señaló para su Votación y Fallo el día 30 de abril de 2008, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 3 de junio de 2005, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Bankinter, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fueron inscritas las marcas mixtas "BBKnet" números 2.112.535(X) (para distinguir productos de la clase 35 del Nomenclátor Internacional, en concreto "publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina"), 2.112.536(8) (para distinguir productos de la clase 36 del Nomenclátor Internacional, en concreto "seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios"), 2.112.537(6) (para distinguir productos de la clase 38 del Nomenclátor Internacional, en concreto "telecomunicaciones") y 2.112.538 (para distinguir productos de la clase 41 del Nomenclátor Internacional, en concreto "educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales"),.

A la inscripción de las marcas números 2.112.535, 2.112,536, 2.112.537 y 2.112.538, "BBKnet", solicitadas por "Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahietxea", se había opuesto "Bankinter, S.A." en cuanto titular de las marcas números 2.086.442 (6), "BKTEL", y 2.086.441, "BKNET", que amparan productos de la clase 38 ("telecomunicaciones; comunicaciones"), la primera de ellas, y de la clase 36 ("seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, servicios bancarios"), la segunda, y de las números 1.657.623 (3) (clase 35, "servicios de publicidad y negocios, servicios de ayuda a la explotación y dirección de negocios, servicios de estudios de análisis económicos y de mercado, de realización de estudios empresariales y de organización de empresas, de peritajes, de rendimiento, de registro, transmisión, transcripción, composición o sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, de planificación y peritaje de empresas y negocios, verificación de cuentas, de explotación o compilación de datos, matemáticos o estadísticos, de importación y exportación, de representaciones y exclusivas"), 1.657.624 (1) (clase 36, "servicios bancarios, financieros y crediticios"), 1.657.625 (X) (clase 38, "servicios de comunicaciones, especialmente comunicaciones telefónicas") y 1.676.448 (clase 36, "servicios de seguros y finanzas").

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados [...] suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".

El tribunal sentenciador basó su fallo en el siguiente razonamiento (precedido de una consideración general sobre el sistema de protección que regula la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ): "[...] resalta que lo ofrecido o amparado no son productos asequibles o a la mano de un comprador, sino servicios que se han de demandar de un servidor concreto. Lo que quieren decir las marcas enfrentadas no es otra cosa que el ofrecimiento de servicios 'en la red (NET)' por parte de dos entidades bancarias cuyas siglas BBK y BK son harto conocidas en un sector que precisamente tiende a identificarse por siglas. Nada más de interés se puede decir ni el problema, tal y como está planteado, merece mayores disquisiciones."

Antes de analizar los motivos de casación planteados es oportuno que transcribamos en parte nuestra sentencia de 25 de mayo de 2006, recaída en el recurso de casación 8270/2003, por la incidencia que pueda tener en éste

En el litigio de instancia entonces tramitado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había dictado sentencia con fecha 5 de mayo de 2003, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Bankinter, S.A." y anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.112.534, "BBKnet", para distinguir productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional, en concreto "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

A la inscripción de la marca número 2.112.534, "BBKnet", solicitada por "Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa Eta Bahietxea", se había opuesto "Bankinter, S.A." en cuanto titular de las marcas números 2.086.442 (6), "BKNet", y 1.657.623 (3), 1.657.624 (1), 1.657.625 (X) y 1.676.448 (X), "BKTel", que amparan productos de las clases 38, 35, 36 y 38, así como la solicitud de registro de la marca 2.086.441 (8), "BKNet", para la clase 36.

La Sala de instancia anuló en aquel caso la decisión (favorable al registro de la nueva marca) de la Oficina Española de Patentes y Marcas con base en las consideraciones siguientes:

"

1. En el supuesto que resolvemos, la entidad Bilbao Bizkaia Kutxa solicitó la inscripción de la marca mixta (denominativa y gráfica) BBKnet para productos de la clase 9. A ello se opone el actor recurrente Bankinter por ser titular de las marcas BKNet y BKTel para productos de las clases 35, 36 y 38 del Nomenclátor. Semejanza ni identidad gráfica no existe en cuanto que la marca que se pretende inscribir es mixta y las marcas oponentes son denominativas. Pero la semejanza fonética es indiscutible ya que el término BBKnet es de una identidad casi absoluta con el término oponente BKNet del que únicamente se deferencia en que tiene una B menos. Y en este caso hay que indicar también la escasa trascendencia del gráfico de la nueva marca.

2. Se pretende inscribir la marca gráfica BBKnet para amparar productos de la clase 9 como son aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control, de socorro, de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes, soporte de registro magnético, discos acústicos, distribuidores automáticos y magnéticos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores. En cambio la marca oponente BKNET ampara 'Telecomunicaciones y comunicaciones' y la BKTEL que también se considera oponente para entre otras marcas productos 'telecomunicaciones y comunicaciones' de la clase 38. Es cierto que entre la gran variedad de productos que se pretenden amparar con la nueva marca y las oponentes no existe una identidad absoluta, pero en cambio si que pueden existir entre algunas de las anteriores, como ocurre por ejemplo entre los productos cinematográficos, transmisiones y reproducción de sonidos o imágenes, instrumentos de enseñanza, discos acústicos, equipos para el tratamiento de la información que aunque pertenezcan a clases distintas tienen gran identidad o similitud con las comunicaciones protegidas por las marcas existentes.

3. Por ello el Tribunal estima que la concurrencia entre la marca pretendida y las existentes pueden originar la confusión en el mercado o el riesgo de asociación que la Ley pretende evitar. Ante ello se considera procedente estimar la demanda presentada por Bankinter, S.A.".

Por nuestra parte, desestimamos los motivos del recurso de casación en los que se denunciaba la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y se utilizaba el mismo argumento impugnatorio, a saber, que el tribunal de instancia erraba cuando sostenía que la coexistencia de las marcas prioritarias ("BKnet") y de la aspirante al registro ("BBKnet") puede originar confusión en el mercado. Tras reiterar nuestra doctrina sobre el control casacional en esta materia, dijimos:

[...] En efecto, el hecho de que 'BBKnet' sea una marca mixta y las prioritarias 'BKnet' sólo denominativas no es un factor decisivo para excluir la posible confusión de los usuarios cuando, como afirma la sentencia de instancia (que, frente a la censura que se le dirige, no prescinde de analizar el componente gráfico ni descompone artificialmente el conjunto gráfico-denominativo), las semejanzas fonéticas muy destacadas no se compensan con un gráfica de 'escasa trascendencia'.

Tampoco es irrazonable o arbitraria la apreciación de la Sala territorial sobre la identidad o similitud de los productos protegidos por las marcas en liza, aun cuando pertenezcan a distintas clases del Nomenclátor, factor este último que reiteradamente hemos considerado secundario frente a la comparación en sí de los productos o servicios protegidos. La mera lectura de la parte del fundamento jurídico referida a esta cuestión, que anteriormente hemos transcrito, pone de relieve la concomitancia de los productos que unas y otras marcas en liza amparan en este caso, sin que en el tercer motivo de casación se desarrolle crítica alguna fundada al respecto al margen de la mera invocación de sentencias sobre casos del todo diferentes al de autos.

En fin, la coexistencia previa de las marcas 'BBK' y 'BK' en el mercado tampoco es razón suficiente para que pueda acceder al registro ulteriormente cualquier otro signo que a las letras 'BBK' incorpore adiciones significativas cuando el conjunto resultante pueda inducir a confusión o generar riesgo de asociación con una marca propia ya concedida (en este caso 'BKNet') y sólidamente asentada.

Rechazamos asimismo el segundo motivo de casación de los deducidos en aquel recurso, en el que se afirmaba que el tribunal de instancia incurría en infracción de la jurisprudencia (sentencias de esta Sala de 1 de junio de 1995, 21 de enero y 18 de febrero de 1993 y 19 de octubre de 1998 y el auto de 19 de octubre de 1998 ) que impide a cualquier persona apropiarse de letras del alfabeto como marca opositora a otras que pretendan su concesión. Dijimos a este respecto:

"La censura no es aceptable pues en este caso no se trata de marcas que se limiten a incorporar sin más letras del alfabeto sino que añaden a éstas lo que la misma parte recurrente califica de 'vocablo' ('Net') cuya adición determina que el conjunto constituya una denominación de fantasía compuesta o integrada de elementos diversos. A partir de este dato, el contraste ha de hacerse entre los dos conjuntos significativos completos y no sólo entre las iniciales 'BBK' y 'BK' que uno y otro incorporan, iniciales de cuya coexistencia empresarial no se ha planteado duda antes al contrario, se ha admitido su existencia previa en el mercado como tales signos distintivos autónomos y compatibles.

Afirma la recurrente que 'el vocablo Net por su carácter genérico y uso común es inapropiable', citando como sentencia aplicable a él la de esta Sala de 13 de julio de 1989 (recaída en el recurso de apelación número 1128/1992). La cita no es procedente pues lo que se dijo en aquel supuesto era que 'La Voz de Galicia' no constituía obstáculo jurídico para el acceso al registro de las marcas 'A Voz de Ferrol', 'A Voz de Villagarcía', 'A Voz do Bierzo', 'A Voz de Santiago' y 'A Voz de Ourense', respectivamente, solicitadas también para distinguir publicaciones periódicas; y ello, en síntesis, por la transcendencia a efectos distintivos del término geográfico incluido en la denominación y porque el término 'voz', común a las lenguas gallega y castellana, tiene un carácter genérico en relación a los productos distinguidos -publicaciones-, que lo hace inapropiable".

Dada la similitud de circunstancias entre el caso resuelto por la sentencia que acabamos de transcribir y el que es ahora objeto de litigio, el recurso de casación interpuesto por "Bankinter, S.A." deberá ser estimado. En efecto, el examen combinado de los dos motivos casacionales que han sido planteados (sobre la base de la infracción del artículo 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia que lo interpreta) permite deducir, siguiendo la doctrina sentada en la referida sentencia de 25 de mayo de 2006, que concurre la incompatibilidad de las marcas enfrentadas y, por consiguiente, es aplicable la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 12.1.a) de aquella Ley.

La apreciación de que el registro de la nueva marca podría inducir a confusión o generar riesgo de asociación con la marca ya concedida ("BKNet") no queda desvirtuada, según ya expusimos, por la coexistencia previa de las marcas "BBK" y "BK" en el mercado. Precisamente el hecho de incorporar a las letras "BBK" el sufijo "net" hace que en el presente caso el conjunto resultante haga nacer aquel riesgo. Y a la semejanza fonética se une la aplicativa, pues se da la coincidencia sustancial de los productos y servicios amparados por unas y otras marcas (solicitadas y prioritarias), como puede deducirse de la confrontación de aquéllos, que hemos reseñado en el primero de los fundamentos jurídicos de esta sentencia.

Debemos, en consecuencia, estimar el recurso de casación y, en coherencia con lo expuesto, el recurso contencioso- administrativo, declarando la nulidad de la decisión impugnada.

En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el recurso de casación número 6112/2005, interpuesto por "Bankinter, S.A." contra la sentencia dictada con fecha 3 de junio de 2005 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1772 de 1999, sentencia que casamos.

Estimar el recurso contencioso-administrativo número 1772/1999, interpuesto por dicha entidad, y anular las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de enero de 1999 y 12 de julio siguiente y, consecuentemente, la inscripción de las marcas números 2.112.535, 2.112,536, 2.112.537 y 2.112.538, "BBKnet", para productos de las clases 35, 36, 38 y 41 respectivamente.

No hacemos declaración especial sobre las costas de la instancia y en cuanto a las del presente proceso cada parte satisfará las suyas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2008, dictada en el recurso de casación 6112/2005, interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil BANKINTER, S.A.

Debo manifestar, con el amparo procesal de lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mi respetuosa discrepancia con el criterio de la Sala que, en la expresión de su voto mayoritario, estima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal Entidad Mercantil BANKINTER, S.A. contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de junio de 2005, y estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha Entidad, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de enero de 1999 y de 12 de julio de 1999, que acuerdan la inscripción de las marcas 2.112.535, 2.112.536, 2.112.537 y 2.112.538 "BBKnet" (mixta), que designan servicios representados en las clases 35, 36, 38 y 41 respectivamente, con base jurídica en los siguientes razonamientos:

A mi juicio, la Sala debió declarar la improsperabilidad del recurso de casación, rechazando íntegramente los dos motivos de casación articulados por la defensa letrada de la Entidad Mercantil recurrente, fundados en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la jurisprudencia relativa a la incompatibilidad de las marcas confrontadas por la existencia de identidad fonética, al apreciarse que la Sala de instancia no ha incurrido en error de Derecho en la interpretación aplicativa de esta disposición legal, al basar la ratio decidendi del fallo en la apreciación de la inexistencia de riesgo de confusión por distinguir las marcas enfrentadas servicios que se ofrecen en la red por entidades bancarias, que son perfectamente reconocidas por los usuarios.

En efecto, el análisis de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida permite comprobar que el Tribunal a quo no incurre en error patente ni en irracionalidad o arbitrariedad al declarar la compatibilidad de las marcas en pugna, puesto que toma en consideración los criterios que proporciona la lógica, la racionalidad y la experiencia, que presiden el juicio sobre el riesgo de confundibilidad entre signos marcarios, al apreciar el grado de distintividad de las marcas en conflicto, debido a que el consumidor o usuario puede reconocer los signos que caracterizan los servicios ofrecidos por entidades bancarias que se componen de las letras o siglas que las identifican en los mercados financieros.

Debe recordarse que, según es doctrina reiterada de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que se advierte en la sentencia de 10 de mayo de 2006 (RC 8207/2003 ), "en la valoración del riesgo de confusión de los signos distintivos de las marcas en conflicto, los órganos judiciales, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de controlar el sometimiento al principio de legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Sólo en el supuesto de las marcas notorias, que, según se afirma por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, o en el caso de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.".

Por ello, considero que el Tribunal sentenciador no ha desnaturalizado el juicio sobre el riesgo de confundibilidad al apreciar la inexistencia de similitud fonética entre los signos enfrentados desde una valoración global o de conjunto de todos sus elementos.

Aprecio que la Sala de instancia ha respetado la jurisprudencia de esta Sala, formulada en interpretación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al estimar que las marcas aspirantes número 2.112.535, 2.112.536, 2.112.537 y 2.112.538 "BBKnet" (mixta), que incorporan una grafía característica y colores distintos en su diseño gráfico, que amparan servicios en las clases 35, 36, 38 y 41, se distinguen de las marcas oponentes, por ser suficientemente diferentes los elementos fonéticos y gráficos, debido al carácter particularmente distintivo y dominante del elemento "BBK", que se integra en la denominación de la marca solicitada, que evoca las siglas de una entidad de crédito BILBAO BIZKAIA KUTXA, cuyo distintivo goza de notoriedad en el sector financiero, en contraposición con las marcas obstaculizadoras que se componen de las letras "BK", que identifican a la Entidad Financiera BANKINTER, a las que se une el sustantivo de raíz lingüística anglosajona "NET".

Esta conclusión jurídica que promueve la declaración de compatibilidad de las marcas en conflicto, como apreció la Sala de instancia, estimo que es acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Sala (RC 571/2001; RC 4226/2001; RC 8259/2002 y RC 8206/2003), que ha examinado la oponibilidad de las marcas de titularidad registral de la Entidad BANKINTER, S.A. que incorporan el signo distintivo "BK".

Así, en la sentencia de esta Sala de 26 de octubre de 2004 (RC 5712/2001 ), enjuiciando la legalidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que concedían la marca número 2.062.308 "B & K", de la clase 9, en oposición a la marca número 2.015.522 "BK", con coincidente campo aplicativo dijimos:

En el presente caso no se observa que el Tribunal de instancia haya incurrido en error o arbitrariedad. En efecto, sobre ser acertado el criterio de que las letras del alfabeto no son susceptibles de apropiación, no cabe duda que en los casos en que éstas se utilicen de forma exclusiva en determinadas marcas, será la distinta grafía o fantasía de su diseño la que operará como elemento decisivo a la hora de efectuar la confrontación. Pues bien, en el presente caso, la grafía empleada en ambas marcas es distinta, a lo que cabe añadir que la solicitada intercala entre las dos letras el signo &, lo que sin duda le da una configuración particular.

Hace referencia el recurrente a la notoriedad de su marca, lo que determinará, a su juicio, que el consumidor asocie los productos de la nueva marca con el origen empresarial de las oponentes. No cabe acoger esta argumentación, puesto que al existir diferencias entre los signos, ese peligro desaparece, máxime si, como ocurre en el caso de autos, la notoriedad de la marca oponente lo sería, en su caso, para otros productos y servicios, pero no desde luego para el de los altavoces, sin que pueda decirse que las letras B y K tengan renombre en campos ajenos al bancario, al menos esto no se ha demostrado.

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En este supuesto, se observa, además, que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, resulta especialmente significativa porque el registro de marcas derivadas de marcas preexistentes registradas, que incluyen como elemento denominativo la identificación de la empresa, al que se añaden otros vocablos de uso común, impuestos por los avances tecnológicos y telemáticos, constituye un elemento esencial del desarrollo empresarial.

En consecuencia con lo razonado, considero que debió rechazarse el recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil BANKINTER, S.A. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de junio de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1772/1999.

Madrid, a 19 de mayo de 2008.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia con su voto particular por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.