STS, 30 de Mayo de 2008
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2008:2270 |
| Número de Recurso | 2988/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 30 de Mayo de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Mayo de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Javier Hungría López, en representación de CASH SEVILLA, S.A., contra la sentencia de 4 de abril de 2006 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 347/2002. Han sido partes recurridas el Abogado del Estado y la Procuradora de los Tribunales Dª Pilar Bermejillo de Hevia, en representación de PIO CORONADO, S.A.
En el recurso contencioso-administrativo nº 347/2002, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, de fecha 4 de abril de 2006, cuyo fallo dice: "FALLAMOS: No ha lugar al presente recurso interpuesto por el Procurador Sr. Hungría López, en representación de Cash Sevilla, S.A., sin costas".
Mediante providencia de 28 de abril de 2006, el Tribunal de instancia tuvo por preparado el recurso de casación del representante procesal de Cash Sevilla, S.A. contra la referida sentencia.
El 19 de junio de 2006 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo el escrito presentado por el Procurador de los Tribunales D. Javier Hungría López, en representación de Cash Sevilla, S.A., interponiendo recurso de casación. En el único motivo, acogido al art. 88.1.d) de la L.J., mantiene que la sentencia ha infringido el art. 12.1.a) de la L.M. 32/1988 y la jurisprudencia que lo interpreta. Concluye suplicando que se estime "el motivo de casación en él aducido, case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en la letra d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso -administrativa, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que mi parte realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que procede la revocación del fallo de la sentencia recurrida de fecha 4 de abril de 2006, confirmatoria de las resoluciones de 20 de junio de 2001 y 13 de mayo de 2002 que en la vía administrativa del expediente de autos había emitido la Oficina Española de Patentes y Marcas para conceder la inscripción de la marca nº 2.327.266 "HIPERDINO <
CUATRO.- Mediante providencia de esta Sala (Sección Primera) de 9 de abril de 2007 el recurso fue admitido.
Se han opuesto al recurso de casación: 1) el Abogado del Estado, que interesa su desestimación con costas; y 2) la representación procesal de Pío Coronado, S.A. que suplica sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con imposición de las costas.
Mediante providencia de 30 de abril de 2008 se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, señalándose para deliberación y fallo del recurso el día 27 de mayo de 2008, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
La Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OPM- mediante resolución de 20 de junio de 2001 registró la marca denominativa nº 2.327.266 "HIPERDINO LIDER EN PRECIOS" solicitada por la mercantil Pío Coronado, S.A. para distinguir servicios comprendidos en la clase 35, rechazando la oposición presentada por CASH SEVILLA, S.A., titular de la marca mixta prioritaria nº 2.057.499 "CASH SEVILLA EL LIDER EN PRECIOS", esta última con el gráfico de un atleta en plena carrera (visible en la pag. 21 del escrito de interposición del recurso de casación) que distingue servicios también comprendidos en la clase 35. La Administración, en la resolución originaria, afirmó la compatibilidad de ambas marcas porque apreció que diferían en su conjunto. La posterior resolución (de 13 de mayo de 2002) desestimatoria del recurso de alzada mantiene el acto originario porque entre ambas marcas hay suficientes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales, porque en su apreciación global ofrecen una impresión individualizadora que permite al consumidor medio diferenciarlas sin riesgo alguno de confusión y porque la leyenda coincidente -"Lider en Precios"- tiene carácter descriptivo y es inapropiable a título exclusivo.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 4 de abril de 2006, objeto de este recurso de casación, desestimó el recurso de Cash Sevilla, S.A. por dos razones (vid su fº.dº. cuarto): a) porque la marca solicitada es denominativa y la opuesta representa a un atleta corriendo y debajo lleva las palabras de la marca, lo que introduce un elemento de impresión visual que establece claras diferencias; y b) porque la frase "Lider en Precios" no es más que un reclamo publicitario al uso mediante el que Hiperdino y Cash Sevilla se autoproclaman primeros en el comercio, siendo lo esencial la identificación de quien presta el servicio y cuya consideración excluye cualquier riesgo de confusión, origen o aprovechamiento vedados en los arts. 12.1.a) y 13 de la Ley de Marcas entonces vigente.
La representación procesal de Cash Sevilla S.A., ha interpuesto recurso de casación contra la referida sentencia invocando como único motivo, al amparo del art. 88.1.d) de la L.J., que la sentencia infringe el art. 12.1.a) de la L.M. 32/1988 y la jurisprudencia que lo interpreta. En el desarrollo del motivo sostiene, en síntesis, con apoyo en las sentencias del Tribunal Supremo que cita, que la apreciación de la sentencia está contaminada por el hecho de no haberse adecuado a las peculiares circunstancias del caso, peculiaridades que radican en que ambas marcas tienen como común destino la protección de sendos "slogans" publicitarios, erigiéndose el slogan en el elemento preponderante del signo, y como quiera que la marca solicitada incorpora idéntico slogan que la prioritaria -"Lider en Precios"- la identidad en ese elemento preponderante desemboca en la semejanza que da entrada a la inaplicada prohibición del art. 12.1.a) de la L.M., precepto que la sentencia, entiende el recurrente, ha infringido.
Sobre las marcas slogan esta Sala tiene una abundante jurisprudencia que es necesario recordar antes de examinar el motivo del recurso. En la STS de 25 de febrero de 2004 (R.C. 8999/1998 ) fue estimado el recurso de casación y casada la sentencia de instancia que había anulado la resolución de la O.P.M. denegatoria de la marca "De compras por el mundo", resolviendo este Tribunal Supremo en cuanto Tribunal sentenciador, la incompatibilidad de esa marca con la prioritaria, "De compras por el mundo... con el Corte Inglés", habida cuenta de la identidad de productos distinguidos y la apreciable semejanza de los respectivos signos, pronunciamiento al que llegamos tras el examen de la Instrucción de Examen nº 4 de la O.P.M. (reproducida en el fº.dº. cuarto). En la STS de 6 de julio de 2005 (R.C. 415/2003 ) estimamos el recurso entablado contra la sentencia de instancia que, anulando la resolución de la O.P.M., había declarado la procedencia de inscribir la marca "El único que es único" para la clase 33 y, concretamente, para distinguir un whisky. En aquella sentencia dijimos que el carácter de frase publicitaria no hace a la marca inmune a las prohibiciones del art. 12 de la L.M., que, en ese caso, concurría dada la semejanza con la marca prioritaria "Único" que protegía cualquier bebida alcohólica, incluidos los whiskys. En la STS de 3 de julio de 2006 (R.C. 513/2004 ) la O.P.M., el T.S.J. y este T.S. coincidieron en denegar el registro de la marca "Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero", solicitada para la clase 25 del Nomenclator internacional, por carecer de fuerza individualizadora de los productos que pretendía proteger. La STS de 14 de marzo de 2007 (R.C. 5155/2004 ) desestimó el recurso contra la sentencia del T.S.J. de Madrid que rechazó el recurso contra la resolución de la O.P.M. denegatoria de la marca "Telefranqueo... servicio rápido de franqueos" por la prohibición prevista en el art. 11.1.e) de la L.M., en relación con el art. 19.2.d) de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales (sobre utilización en exclusiva de determinados signos distintivos). Y en la más reciente STS de 7 de junio de 2007 (R.C. 7588/2004 ) se ha rechazado el recurso de casación del titular de la marca "Kinder" clase 30, contra el registro que la O.P.M. concedió y el T.S.J. confirmó, de la marca Haribo Match Kinder Froh Und Erwaschsene Ebenso", para la clase 33 (productos de azúcar) por estimar que la marca solicitada es un slogan o denominación de fantasía tan válida como cualquier otra, existiendo entre ambas marcas suficientes diferencias denominativas, gráficas y conceptuales. De esta jurisprudencia se desprende que las marcas slogan no se someten a ningún requisito específico diferente de cualquier otra marca y que pueden ser denegadas cuando carezcan de capacidad diferenciadora y cuando concurran las prohibiciones legales, pues sin duda son aplicables también a estas marcas las prohibiciones contenidas en los arts. 11, 12 y 13 de la L.M. Análoga línea interpretativa es la seguida por el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo en los asuntos T-216/02 (sentencia de 31 de marzo de 2004 referente a la marca comunitaria denominativa "Looks Like Grass... Feel Like Grass... Play Like Grass) T-320/03 (sentencia de 15 de septiembre de 2005 referente a la marca comunitaria denominativa Live Richly) y T-28/06 (sentencia de 6 de noviembre de 2007 sobre la marca denominativa comunitaria Vom Ursprung Her Vollkommen), dictadas en aplicación del art. 7, apart.1 letra b y el art. 73 del Reglamento (CE) nº 40/94, las dos primeras, y en aplicación del art. 7, apart. 1, letras b y c del mismo Reglamento, la tercera sentencia citada.
La aplicación de la prohibición prevista en el art. 12.1.a) de la L.M., que es el precepto que, según la parte recurrente, la sentencia ha vulnerado, requiere la concurrencia conjunta y simultánea de dos presupuestos, uno es que los signos distintivos sean idénticos o semejantes fonética, gráfica o conceptualmente, y el otro es que los productos o servicios a designar sean idénticos o similares de modo que pueda generarse confusión o riesgo de asociación en el consumidor medio. En el caso enjuiciado concurre el segundo requisito -los servicios designados son similares- mas no el segundo, pues por de pronto la marca solicitada es sólo denominativa, en tanto que la opuesta como prioritaria es mixta, apareciendo en ella la figura de un atleta en actitud de marcha que aporta un factor de diferenciación por todos apreciable. Pero además, la leyenda que ambas marcas tienen en común -"Lider en Precios"- no puede ser considerada como el elemento preponderante de la marca prioritaria desde el que hacer la comparación de compatibilidad con la marca solicitada por tratarse de un slogan publicitario que en si mismo, privado de otro componente, no sería susceptible de registro como marca al carecer de fuerza individualizadora, es decir por no presentar elemento alguno que le confiera carácter distintivo o, dicho con otras palabras, por su incapacidad de designar el origen de los servicios a que se aplica. Ello explica que no fuera esa leyenda la primeramente registrada como marca, sino la marca mixta "Cash Sevilla Lider en Precios", que accedió al registro al ser precedida por el elemento identificador -"Cash Sevilla"- que, unido al anterior, ya si tiene la capacidad distintiva suficiente para poder ser marca en la medida en que puede ser percibida de manera inmediata por el público pertinente como una designación del origen comercial del servicio de que se trata. Por tanto, negado el presupuesto argumental en que descansa el razonamiento con el que se construye el único motivo del recurso, sólo cabe rechazar éste, toda vez que la sentencia se ajusta al ordenamiento jurídico cuando, además de las diferencias derivadas de ser una marca exclusivamente denominativa la solicitada y gráfica la prioritaria, encuentra en los elementos identificadores respectivos -Hiperdino y Cash Sevilla- la clave de sus diferencias y la razón de su compatibilidad. Hecha la comparación así, tomando el conjunto de ambas marcas, como reiteradamente hemos manifestado en nuestra jurisprudencia, sin prescindir por tanto, como propone la recurrente, de ese específico elemento identificador de cada una de ellas, se concluye afirmando que la sentencia impugnada ha hecho una correcta interpretación del art. 12.1.a) de la L.M. y de la jurisprudencia que lo interpreta. Por ello, el recurso debe ser desestimado, con imposición de las costas a la parte recurrente, de acuerdo con el art. 139.2. de la L.J.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Javier Hungría López, en representación de CASH SEVILLA, S.A., contra la sentencia de 4 de abril de 2006 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 347/2002, sentencia que declaramos conforme a Derecho, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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