STS, 7 de Junio de 2007
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2007:3829 |
| Número de Recurso | 7588/2004 |
| Fecha de Resolución | 7 de Junio de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Junio de dos mil siete.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 7588/2004 interpuesto por "FERRERO, S.p.A.", representada por la Procurador Dª. María Teresa Rodríguez Pechín, contra la sentencia dictada con fecha 1 de mayo de 2004 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 570/2001, sobre inscripción de la marca internacional número 695.280, "Haribo macht Kinder froh und Erwaschsene ebenso"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
"Ferrero, S.p.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 570/2001 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de diciembre de 1999, confirmado por el de 28 de febrero de 2001, de concesión de la marca internacional número 695.280, "Haribo macht Kinder froh und Erwaschsene ebenso".
En su escrito de demanda, de 10 de abril de 2003, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "anulando dicho acuerdo de concesión registral y, en consecuencia, acordándose la denegación de inscripción de aquella marca".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 24 de abril de 2003, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con imposición de costas al actor".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 1 de mayo de 2004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso promovido por la procuradora Dª. Mª Teresa Rodríguez Pechín en representación de Ferrero S.p.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de febrero de 2001 en expediente nº 05004/00 y confirmamos dicha resolución por ser conforme a derecho sin hacer declaración sobre las costas de este recurso".
Con fecha 17 de septiembre de 2004 "Ferrero, S.p.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 7588/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto la sentencia recurrida quebranta las normas esenciales de la sentencia, falta de motivación sustantiva de la misma".
al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto la sentencia recurrida quebranta las normas esenciales de la sentencia por incongruencia omisiva al no hacerse en la sentencia pronunciamiento alguno sobre la invocada vulneración del artículo 13.c) de la Ley de Marcas ". Tercero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto la sentencia infringe las normas del ordenamiento jurídico, así como de la jurisprudencia aplicable, en relación con el artículo 12 de la Ley 32, de 10 de noviembre de 1988 ".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 21 de febrero de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 30 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 1 de mayo de 2004, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Ferrero, S.p.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca internacional número 695.280, "Haribo macht Kinder froh und Erwaschsene ebenso", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto para productos con azúcar.
A la inscripción en España de la marca internacional número 695.280, "Haribo macht Kinder froh und Erwaschsene ebenso", solicitada por "Haribo GmbH & Co. KG", se había opuesto "Ferrero, S.p.A." en cuanto titular de la marca número 1.947.354-O, "Kinder", que ampara productos de la clase 30, en concreto "café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y productos de molinera de cereales (excepto los forrajes), pan gallegas, pasteles, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura; polvos para hacer subir la masa; sal de cocina, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias, helados para refrescar, cacao productos de cacao, a saber pasta para bebidas al cacao, chocolate líquido, pasta de chocolate, coberturas, y especialmente, coberturas de chocolate, chocolate...".
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados 'Haribo macht Kinder froh und Erwaschsene ebenso' y sus oponentes Kinder, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, ya que las marcas deben ser examinadas tal como fueron solicitadas, y teniendo en cuenta el conjunto de los elementos que los forman, y no en el análisis de uno de ellos, descomponiendo arbitrariamente la misma. En este sentido, la solicitud está compuesta de un conjunto de elementos, el primero de los cuales Haribo, que es una denominación ya registrada y conocida en el sector, es el que identifica la marca, ya que los restantes elementos, aunque su significado no sea comprensible para el público en general, forma un slogan publicitario, y de cualquier manera, el impacto del elemento 'Kinder', que forma parte de dicho slogan, queda diluido dentro del conjunto solicitado. De manera que el consumidor no tendrá dificultad alguna para diferenciar estos signos a primera vista. Que la titularidad del recurrente de distintos signos Kinder no otorga al mismo otros derechos sobre tal denominación que los que a ellos corresponde, y su posible notoriedad en el sector, no puede impedir la utilización de dicho término de una manera absoluta, cuando concurren otras circunstancias como las antes señaladas, que evitan la confusión y asociación de las marcas impugnantes con signos posteriores".
El tribunal sentenciador, tras reproducir las consideraciones que han sido transcritas, se limitó a afirmar que "los criterios que contiene la resolución impugnada son plenamente compartidos por esta sentencia", afirmación a la que añadió un resumen o compendio general de la jurisprudencia recaída en materia de marcas.
Mediante el primer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, se critica la absoluta falta de "motivación sustantiva de la sentencia" pues sus fundamentos jurídicos no proporcionan una explicación de por qué la Sala de instancia se ha "adherido" a las resoluciones administrativas impugnadas. En el segundo motivo, y con la misma base procesal, se aduce también el quebrantamiento de las "normas esenciales" de la sentencia, ahora por la incongruencia omisiva consistente en no haberse hecho pronunciamiento alguno sobre la vulneración del artículo 13.c) de la Ley de Marcas, precepto invocado en la demanda.
Ambos motivos, que pueden ser examinados de modo conjunto, deben ser estimados. No basta como razonamiento jurídico de una sentencia la afirmación de que la Sala "comparte" los criterios del acto impugnado, seguida de un mero resumen de jurisprudencia general en la materia, aplicable tanto en un sentido como en otro. Es exigible al tribunal de instancia que complete y funde dicha conclusión dando respuesta bastante a las alegaciones singulares de la demanda y, si el contenido de dicha respuesta es confirmatorio del acto impugnado, exprese por qué lo considera conforme a derecho.
La falta absoluta de dicha explicación o motivación en este caso es patente, por lo que, sin más, ha de acogerse la censura que hace la recurrente a la sentencia de instancia.
Dado que la infracción procesal ha consistido en la vulneración de las normas reguladoras de la sentencia, esta Sala ha de "resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate" (artículo 95.2 .d) de la Ley Jurisdiccional).
En la demanda se había alegado como primer fundamento de la pretensión actora la "procedencia de aplicar la norma prohibitiva por similitud y consiguiente incompatibilidad entre las marcas 'Kinder' [...] y la indebidamente concedida marca internacional nº 695.280". A juicio de la recurrente, las marcas contrapuestas coincidían en el término "Kinder", que considera el "más sonoro y aprehensible por el público español en la fonética del distintivo de la marca impugnada", coincidencia que debería determinar su recíproca incompatibilidad.
El argumento debe ser rechazado pues supone una reducción no admisible de la denominación objeto de debate. No cabe, en efecto, prescindir del hecho de que la nueva marca "Haribo macht Kinder froh und Erwaschsene ebenso" incluye una serie de vocablos tan significativos al menos como "kinder", de modo que dar una prioridad absoluta a éste sobre el resto no resulta apropiado. La coincidencia en uno solo de los términos, cuando la marca aspirante incluye otros claramente diferenciados y con su propio carácter distintivo, no es suficiente para que entre en juego la prohibición relativa de registro que propugna la recurrente.
Esta última se ve obligada a admitir que al menos el vocablo "Haribo", en cuanto corresponde a la titular de la marca impugnada que es "una empresa con relevancia en este sector del mercado", tiene capacidad individualizadora propia. Su sospecha de que la adición de "Haribo" más "Kinder" pudiera sugerir que aquélla empresa "ha adquirido de mi representada sus productos o algún derecho de comercialización sobre ellos, o bien que ambas empresas pertenecen al mismo grupo" carece de base sólida.
En suma, no cabe desdeñar el valor distintivo del resto de los términos distintos de "kinder" pues, aunque no sean comprensibles en castellano, hacen que para el consumidor español el conjunto resultante -en realidad, una muy conocida frase publicitaria en la República Federal Alemana- sea un slogan o una denominación de fantasía tan válida como cualquier otra.
Aducía acto seguido la demandante que la incompatibilidad de las marcas deriva de que "colisionan en su ámbito aplicativo", pues ambas coinciden en cuanto al "mercado, distribuidores y público de sus productos."
La eventual coincidencia aplicativa, sin embargo, no basta para denegar el acceso al registro de la marca aspirante si ésta, por sus características propias, difiere en sus aspectos denominativos, gráficos o conceptuales de la marca oponente, conclusión que ya hemos sentado en el fundamento jurídico precedente.
Esta misma consideración basta para rechazar el tercer argumento de la demanda. La especial protección que reivindica la sociedad recurrente en cuanto titular de la "marca notoria Kinder" vendría, en todo caso, condicionada a que el nuevo signo pudiera ser confundido o asociado con los precedentes. Como quiera que en este caso ello no es así, y sin que sea necesario a estos efectos reiterar en extenso lo que tantas veces hemos sostenido sobre la interpretación del artículo 13.c) de la Ley de Marcas, también esta parte de la demanda debe ser desestimada.
Añadiremos, por último, que esta Sala llegó a las mismas conclusiones en su sentencia de 26 de junio de 2003 (recurso de casación número 9756/1997 ) al confirmar la dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) de fecha 7 de octubre de 1997.
En aquel supuesto el tribunal de instancia había desestimado, a su vez, el recurso promovido por "Ferrero, S.p.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 3 de octubre de 1994 por la que se concedió el registro de la marca internacional número 593.783, mixta, compuesta por la leyenda "Süsse Kinder Freude Wunderwurfel" para proteger productos de las clases 28 y 30, juegos y juguetes y dulces y gomas masticables (no medicinales).
Desestimamos aquel recurso de casación, en el que se alegaba igualmente la infracción del artículo
12.1.a) de la Ley de Marcas sobre la base de incompatibilidad de los signos confrontados y de la notoriedad de las marcas "Kinder", rechazando la alegación de que este vocablo resultase ser el "elemento caracterizador o más destacado en el conjunto de la marca concedida" y que pudieran calificarse de irrelevantes los "demás elementos denominativos de la marca aspirante", premisas de las que deducíamos -con el tribunal de instancia- que no existía riesgo de asociación entre las enfrentadas.
Procede, en suma, tras la estimación del recurso de casación, la desestimación del recurso contencioso-administrativo de origen. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Estimar el recurso de casación número 7588/2004 interpuesto por "Ferrero, S.p.A." contra la sentencia dictada con fecha 1 de mayo de 2004 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 570 de 2001, que casamos.
Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 570/2001 interpuesto por "Ferrero, S.p.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de diciembre de 1999, confirmada el 28 de febrero de 2001, de registro en España de la marca internacional número 695.280, "Haribo macht Kinder froh und Erwaschsene ebenso", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional.
Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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