STS, 15 de Marzo de 2007

"Peggy Guggenheim Collection - Delegación en Venecia de la Sociedad Solomon R. Guggenheim Foundation" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1280/2000 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de junio de 1999, confirmado por el de 31 de mayo de 2000, de concesión de la marca nacional número 2.187.302, "Titanio Guggi", para la clase 39.

En su escrito de demanda, de 14 de febrero de 2003, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimando el recurso planteado y, por tanto, resolviendo la denegación de la marca, con expresa condena en costas a la Administración demandada".

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 11 de marzo de 2003, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 7 de febrero de 2004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso promovido por el procurador D. José Luis Martín Jaureguibeitia en representación de Peggy Guggenheim Collection, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 31 de mayo de 2000, en expediente nº 08405/99, y confirmamos dicha resolución por ser conforme a Derecho, sin hacer declaración sobre las costas de este recurso".

Con fecha 9 de junio de 2004 "Peggy Guggenheim Collection - Delegación en Venecia de la Sociedad Solomon R. Guggenheim Foundation" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5239/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "se denuncia infracción de los artículos

24.1 de la Constitución y 67.1 de la LJCA, por incongruencia omisiva de la sentencia".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "se denuncia la infracción del artículo

12.1.a) de la LM, por existencia de riesgo de confusión o, cuando menos, de asociación entre las marcas enfrentadas".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 7 de diciembre de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado

D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 7 de marzo de 2007, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 7 de febrero de 2004, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Peggy Guggenheim Collection - Delegación en Venecia de la Sociedad Solomon R. Guggenheim Foundation" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.187.302, "Titanio Guggi", para distinguir productos de la clase 39 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de almacenamiento, distribución y transporte de todo tipo de productos de pastelería, confitería y bollería, así como de toda clase de cafés, chocolates, helados y dulces en general".

A la inscripción de la marca número 2.187.302, "Titanio Guggi", solicitada por D. Felipe y Dª. Silvia

, se había opuesto "Peggy Guggenheim Collection - Delegación en Venecia de la Sociedad Solomon R. Guggenheim Foundation" en cuanto titular de las marcas números 1.906.704/6 (que ampara productos de la clase 30, en concreto "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagé, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo") y 1.906.713/5 (para productos de la clase 39, en concreto "transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes").

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados la marca solicitada nº 2.187.302, Titanio Guggi, clase 39, y las oponentes nº 1.906.704 y 1.906.713, Guggenheim Bilbao (gráfica), clases 30 y 39, respectivamente, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"El criterio autorizante de la resolución recurrida es plenamente compartido en esta sentencia, asumiendo los razonamientos desarrollados en la misma pues debe tenerse en cuenta el criterio que el Tribunal Supremo inició en sentencia de 27 de junio de 1985, consolidado posteriormente en otras de 26 de diciembre de 1990 ó 15 de junio de 1995, según el cual lo esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se mantiene por la simple prosodia o la imagen de vocablos y, en su caso, de los dibujos, figuras o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin más que una sencilla visión, apreciación, lectura y audición de conjunto, que no se entretenga en descomponer a aquilatar técnicamente ni de forma desmesuradamente minuciosa los elementos confrontados, no que descienda a disquisiciones léxico-gramaticales puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presentan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error al consumidor.

En esta misma línea argumental se decanta la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1995 cuando afirma que es desde la perspectiva del principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado como debe orientarse la protección que la inventiva o innovación industrial dispone el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial como también para establecer un claro límite a tal iniciativa con base a las exigencias de la buena fe y de la libre y leal concurrencia, a fin de garantizar, en definitiva, la protección del consumidor, evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantía que se fundamenta en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de sus similares, los productos por aquellas amparados, evitándose también que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o forma obtenidas por la marca prioritaria. En el supuesto ahora debatido no se aprecia riesgo real de confusión por parte del consumidor por considerarse que entre las marcas denominativas enfrentadas existan suficientes diferencias fonéticas y gráficas como para eliminar dicho riesgo."

En su primer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la recurrente la infracción de los artículos 24.1 de la Constitución y 67.1 de la Ley Jurisdiccional, "por incongruencia omisiva de la sentencia".

El motivo ha de acogerse. En la demanda se habían alegado varias causas de nulidad del acto impugnado, dos de las cuales se referían, sucesivamente, a la infracción de una prohibición absoluta de registro (artículo 11.1.f de la Ley de Marcas ) y de la prohibición referida a los signos que identifiquen públicamente a una persona (artículo 13.b de la misma Ley ), causas que, a juicio de la demandante, impedían acceder a la petición formulada por la solicitante de la nueva marca. El tribunal de instancia no se refiere en la sentencia a ninguna de ellas ni de modo expreso ni tácito pues limita su enjuiciamiento al contraste entre las marcas aspirante y opuesta, a los meros efectos de descartar la prohibición (relativa) de registro prevista en el artículo 12.1.a) de la citada Ley 32/1988, de Marcas .

Es cierto que, en otras ocasiones, hemos aceptado que una argumentación jurisdiccional basada en la absoluta ausencia de riesgo de confusión o de asociación -a los efectos del citado artículo 12 -puede, según los casos, implícitamente dar respuesta a las alegaciones de las partes que se refieran a la vulneración del artículo 13 .c). Prohibido como está por este último apartado del artículo 13 de la Ley 32/1988 el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas ya registradas que gocen de ella, tal aprovechamiento puede entenderse descartado de modo implícito por el tribunal de instancia cuando niegue de modo tajante y pleno la identidad o semejanza de los signos distintivos, presupuesto lógico para que aquél pueda concurrir.

No es este el caso de autos. Había sostenido la parte en su demanda que la marca solicitada inducía "a error sobre la naturaleza, calidad y características de los productos y servicios reivindicados" a los efectos de la infracción del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas y que la expresión "Guggi" era el distintivo con el que la generalidad del público conoce el museo Guggenheim de Bilbao, por lo que se infringía igualmente el artículo

13.b) de dicha Ley . A ninguno de ambos motivos de impugnar -que tenían carácter esencial en la demandase referirá, sin embargo, el tribunal de instancia, que, por ello, incurre en la incongruencia omisiva denunciada.

La estimación del motivo basado en el quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia obliga a esta Sala a juzgar según lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, esto es, a resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate.

En cuanto a la primera alegación de la demanda, ya hemos expresado cómo la recurrente consideraba que la decisión impugnada había infringido el artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas . Afirmaba, a este respecto, que el vocablo "Guggi es común y popularmente utilizado para identificar al Museo Guggenheim Bilbao", a cuyo efecto adjuntaba fotocopias de la página 5 del periódico El Mundo del día 17 de febrero de 1999 (folio

9.14 del expediente administrativo) y de la edición digital del diario El Correo (folio 9.16 del mismo expediente) en la que una de las personas entrevistadas se refería a la pinacoteca con la expresión "Guggy". Añadía la recurrente, por otra parte, que el Museo Guggenheim Bilbao "destaca y es famoso, además de por su diseño original e innovador, por utilizar el titanio como material de construcción", de cuya premisa deducía que el empleo del término "Titanio" en la nueva marca concedida propiciaba la identificación de ésta con sus propias marcas prioritarias.

La alegación ha de ser desestimada. La recurrente confunde la prohibición absoluta de registro inserta en el artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas (para cuya aplicación no cabe apelar al contraste del nuevo signo solicitado con los ya existentes) con las prohibiciones relativas del artículo 12 o del 13 de la citada Ley, que son los específicamente aplicables a este último fin.

La prohibición absoluta de registro del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas impide registrar nuevos signos que, por sí mismos, "puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios", no de aquellos otros que generen riesgo de confusión o asociación con los preexistentes (artículo 12 ), utilicen nombres de personas distintas del solicitante (artículo 13 .b) o traten de aprovecharse de la reputación de otros ya registrados (artículo 13 .c).

En el juicio sobre la existencia de los factores determinantes de la prohibición absoluta objeto de examen sólo cabe debatir si el nuevo signo contiene en su denominación algún elemento que, en cuanto tal, pueda inducir a error sobre los cuatro factores antedichos (naturaleza, calidad, características o procedencia geográfica) en su aplicación a productos o servicios determinados. Y desde esta perspectiva, la denominación "Titanio Guggi" aplicada a servicios y productos relacionados con "la pastelería, confitería y bollería, así como de toda clase de cafés, chocolates, helados y dulces en general" no incluye ningún elemento que induzca a confusión sobre la naturaleza de éstos ni sobre su calidad o características ni sobre su origen geográfico.

Tampoco puede acogerse la segunda alegación de la recurrente, relativa a la vulneración del artículo 13.b) de la Ley de Marcas . Prohibe este precepto registrar como marcas "el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización."

Dos son las razones que conducen a la desestimación de esta parte del recurso. En primer lugar, las referencias que contiene el artículo 13.b) de la Ley de Marcas lo son a nombres, imágenes u otros medios identificativos de "personas" físicas o jurídicas, lo que en este caso no ocurre. El Museo Guggenheim Bilbao no es una de dichas personas, a diferencia de lo que ocurre con la recurrente que sí lo es, pero cuya denominación no es utilizada en el signo sujeto a debate.

En segundo lugar, incluso si admitiéramos que, indirectamente, el nombre o la imagen de aquel museo es uno de los "medios" con el que se conoce o identifica a la persona jurídica de su titular, las pruebas aportadas a los autos no serían suficientes para demostrar que "la generalidad del público" identifica la expresión "Guggi" con el tan citado museo (y, por derivación, con la persona recurrente). El hecho de que en determinados medios artísticos o de otra naturaleza se emplee el diminutivo "Guggi" o "Guggy" para referirse al Museo Guggenheim Bilbao no implica, a falta de pruebas más sólidas que las dos aportadas, que la generalidad del público conozca o identifique el museo con aquel término. No puede sostenerse, pues, de modo tajante que el público en general se refiera a él con el apelativo "Guggi"' que es, junto a "Titanio", uno de los dos vocablos integrantes de la marca objeto de litigio.

El tercero de los motivos de impugnación de la decisión administrativa desarrollados en la demanda venía referido a la infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas . A juicio de la recurrente, la nueva marca admitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas ("Titanio Guggi") suponía un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca prioritaria que gozaba de renombre y notoriedad tanto a nivel nacional como internacional.

Sin negar, como es obvio, que el Museo Guggenheim Bilbao goce de un reconocido prestigio nacional e internacional tanto en su condición específica de pinacoteca como en su consideración arquitectónica de edificio singular, ha de tenerse en cuenta que el artículo 13.c) de la Ley de Marcas obliga a que el juicio de contraste se haga entre la marca aspirante a su registro y las que ya están registradas.

En el caso de autos las dos marcas opuestas por la parte hoy recurrente fueron la número 1.906.704/6 (que ampara los productos de la clase 30 -café, té, cacao, azúcar, arroz, etc.- ya consignados en el fundamento jurídico primero de esta sentencia) y la número 1.906.713/5 (para servicios de la clase 39 consistentes en "transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes"), ambas con la denominación "Guggenheim Bilbao" acompañada de un determinado gráfico. Adujo, además, de forma indeterminada, que era titular "de las marcas números 1.906.675 a 1.906.703, 1.906.705 a 1.906.712 y 1.906.714 a 1.906.716".

Ninguna de las dos marcas opuestas, referidas a los productos y servicios expresados, gozan de la notoriedad y reputación exigibles para que entre en juego la prohibición relativa de registro inserta en el artículo

13.c) de la Ley de Marcas, lo que obliga a desestimar este motivo impugnatorio. En todo caso, si admitiéramos que el contraste debiera hacerse con una hipotética marca "Guggenheim" que, en cuanto tal, gozase de la reputación necesaria para que fuese rechazable cualquier otra similar, relativa a cualquier producto y servicio, que tratara de aprovecharse ilícitamente de su prestigio, tampoco procedería aplicar aquella prohibición, vistas las diferencias existentes entre los signos enfrentados.

En efecto, la marca aspirante no podría asociarse sino muy débilmente, y sólo para un sector muy específico del público a la reputación de la hipotética marca "Guggenheim" dotada de notoriedad y prestigio. En modo alguno concurre la "identificación automática e indudable" entre ambas, a la que se refiere la parte recurrente. Sería precisa, por el contrario, una especial y reduplicada operación intelectual para asociar la nueva marca, que emplea el término "titanio" y la expresión "Guggi" aplicándolos a productos de cafetería y bollería, a aquélla. Tal circunstancia aleja el nuevo signo de la intención -y del resultado- de aprovechar ilícitamente, en su propio beneficio, la reputación y el prestigio del prioritario.

Estas últimas consideraciones enlazan con las relativas a la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas . Entre la aspirante y las marcas prioritarias ya consignadas existen ciertamente diferencias fonéticas y gráficas suficientes como para garantizar su recíproca diferenciación y excluir el riesgo de error o confusión en los consumidores de los productos amparados por la primera.

La comparación de los signos "Titanio Guggi", por un lado, y "Guggenheim Bilbao", por otro, revela, en efecto, su disparidad de conjunto, manifiesta en el plano fonético y destacada en el gráfico (ausente en la aspirante, presente en las opuestas). El mero hecho de la coincidencia en las tres letras iniciales "Gug" -que viene a ser, en realidad, el único argumento del apartado correlativo de la demanda cuando se refiere a la semejanza denominativa de unas y otras- no basta, en presencia de las demás disparidades, para considerar aplicable la prohibición relativa de registro establecida en aquel precepto. Sentado lo cual, el hecho de que los productos o servicios protegidos por una y otras sean los mismos resulta ya irrelevante.

Procede, pues, la estimación del recurso de casación y la desestimación del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el recurso de casación número 5239/2004 interpuesto por "Peggy Guggenheim Collection - Delegación en Venecia de la Sociedad Solomon R. Guggenheim Foundation" contra la sentencia dictada con fecha 7 de febrero de 2004 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1280 de 2000, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 1280/2000 interpuesto por "Peggy Guggenheim Collection - Delegación en Venecia de la Sociedad Solomon R. Guggenheim Foundation" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 31 de mayo de 2000 que confirmó la de 21 de junio de 1999, de concesión de la marca número 2.187.302, "Titanio Guggi", en la clase 39 del Nomenclátor.

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.