STS, 18 de Julio de 2006

En el proceso contencioso-administrativo número 20/2000, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 19 de noviembre de 2003 , cuyo fallo dice literalmente: «FALLO:

1. - Desestimar el presente recurso contencioso administrativo.

2. - No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en el presente recurso.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil COMPUTER 2000 ESPAÑA, S.A.U. recurso de casación, que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado mediante providencia de fecha 19 de diciembre de 2003 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 30 de enero de 2004, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado este escrito de interposición del recurso de casación que se formula contra la Sentencia de fecha 19 de noviembre de 2003 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) en el Recurso nº 20/2000 , tenga por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen y se sirva admitir este escrito junto con sus copias, así como tener por comparecida a esta parte en tiempo y forma y tras la ulterior sustanciación procesal, se dicte Sentencia por la que, estimándose el presente recurso de casación, se revoque la de única instancia así como la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso ordinario formulado por mi mandante contra el acuerdo de concesión de la marca 2.118.743 "PC 2002" y, en consecuencia, se anule la registrabilidad de la misma.».

La Sala, por providencia de fecha 14 de septiembre de 2005, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 30 de septiembre de 2005 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 21 de noviembre de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

Por providencia de fecha 24 de marzo de 2006, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 12 de julio de 2006, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de noviembre de 2003 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil COMPUTER 2000 ESPAÑA, S.A.U., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de septiembre de 1999, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 21 de diciembre de 1998, que acordó conceder la inscripción de la marca número 2.118.743 "PC 2002", para distinguir productos de la clase 28 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La sentencia recurrida fundamenta la declaración de compatibilidad de la marca número 2.118.743 "PC 2002", que distingue productos pertenecientes a la clase 28 (juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases, decoración para árboles de Navidad), con la marca oponente número 1.960.897 "PC 2000", que ampara productos de la clase 16 (publicaciones nacionales de informática, libros y revistas), con base sustancial en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , en la apreciación, desde un examen de conjunto de las marcas en conflicto, de la existencia de diferencias gráficas y aplicativas que permite al consumidor medio diferenciarlas y evita que se produzca riesgo de confusión y dilución del crédito de la marca prioritaria, según se advierte en el fundamento jurídico quinto, en los siguientes términos:

La jurisprudencia del Tribunal Supremo (así, STS, de 28 de junio y 28 de noviembre de 2002, y 17 de febrero de 2003 ) ha señalado que para que proceda la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas han de concurrir las dos siguientes circunstancias acumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada.

En el caso de autos entre las marcas enfrentadas no sólo existen diferencias gráficas, sino también de productos.

Así, en primer lugar, examinadas las marcas enfrentadas, en su conjunto, existen diferencias gráficas, no desde luego singularmente relevantes, pero sí suficientes, para que en esa visión de conjunto, una PC 2000 y otra PC 2002, exista ya un principio de diferenciación.

Pero sobre todo, en segundo término, es decisivo que ambas marcas amparan productos de clases diferentes; la aquí impugnada, de la clase 28, para distinguir "juegos, juguetes: artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases: decoraciones para árboles de Navidad"; la opuesta, de la clase 16, lo fue para "publicaciones, manuales de informática, libros y revistas".

Habida cuenta que las dos circunstancias han de concurrir cumulativamente y no concurren, y, en cualquier caso, los productos de una y otra marca, no pueden inducir a confusión en el consumidor medio, puesto que «juegos, juguetes», en términos generales, no cabe confundirlas como producto, con "publicaciones, manuales de informática, libros y revistas", resultando ser productos tan dispares que no es posible su confusión ni siquiera el riesgo de asociación.

Por las mismas razones decaen los restantes alegatos de la parte demandante en cuanto a la aplicación de la prohibición establecida en el artículo 13 c) de la Ley de Marcas por cuanto la marca indebidamente concedida no resulta ser un aprovechamiento indebido de la reputación ajena de la marca PC 2000 de la que es titular COMPUTER 2000 ESPAÑA, S.A.U., y a la aplicación de la prohibición establecida en el artículo 13 d) de la Ley de Marcas por cuanto la marca indebidamente concedida no resulta ser una imitación protegida por un derecho de propiedad industrial como es la marca PC 2000, cuyo uso no ha sido autorizado ni permitido expresa o tácitamente por COMPUTER 2000 ESPAÑA, S.A.U.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil COMPUTER 2000 ESPAÑA, S.A.U. se articula en la exposición de un único motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1, apartados c) y d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte, y por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables pare resolver las cuestiones objeto de debate.

En la formulación de este motivo de casación, se denuncia que la sentencia recurrida ha vulnerado la prohibición registral establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y la jurisprudencia dictada en su desarrollo, al no apreciar la evidente identidad denominativa y fonética y la similitud aplicativa, existente entre las marcas confrontadas y no tomar en consideración la notoriedad y renombre de la marca anterior, que vinculaba a declarar la incompatibilidad de las marcas en conflicto, defraudando, según se aduce, la doble finalidad que conforma el ordenamiento jurídico marcario, de preservar los derechos e intereses legítimos del titular de la marca prioritaria y de evitar que el consumidor de los respectivos productos llegue indebidamente a asociar el origen de los mismos.

Sobre el primer motivo de casación.

Con carácter preliminar, cabe observar que, aunque en la formulación del motivo de casación, la parte recurrente haya incurrido en un defecto formal en su planteamiento, por consignar conjuntamente dos apartados del artículo 88 de la LJ en que ampara el motivo, en base al principio pro actione, debe rechazarse la inadmisión del recurso de casación imputable a una indebida fundamentación del escrito de interposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 92.1 de la LJ., al entender, en razón de los argumentos expuestos en el desarrollo de este motivo, que el recurso se ha interpuesto al amparo exclusivamente del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, no pudiendo conocer, en consecuencia, de la infracción que se denunciaba de haber omitido circunstancias determinantes de la incompatibilidad, en relación con la valoración de la prueba, al amparo del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el escrito de preparación.

El primer y único motivo de casación, que imputa a la sentencia recurrida la infracción legal y jurisprudencial referida en el precedente fundamento, no puede ser acogido, al apreciarse que la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Esta Sala comparte el criterio expresado por el Tribunal sentenciador que, tras examinar los elementos denominativos distintivos dominantes de las marcas en conflicto, y analizar la separación de los ámbitos aplicativos, concluye que no existe riesgo de confusión ni de asociación entre la marca solicitada número 2.118.743 "PC 2002", en clase 28, y la marca obstaculizadora número 1.960.897 "PC 2000", que distingue productos de la clase 16, porque aunque las letras "PC" y los números "2000" y "2002" tengan escasa virtualidad diferenciadora ya que el «público pertinente», constituido en este supuesto por el consumidor medio, tiende instintivamente a desecharlas, según afirmamos en la sentencia de 26 de febrero de 1997 (RA 13729/1991 ), la falta de afinidad entre los productos reinvindicados excluye que la coexistencia de las marcas en el mercado genere riesgo de confusión.

Conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

En este supuesto, no se ha producido por la Sala de instancia vulneración de la protección reforzada de las marcas notorias, que, según se afirma por esta Sala, en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, o en el caso de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

La sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, que se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Debe significarse que el pronunciamiento de la Sala de instancia preserva las funciones esenciales que asegura el Derecho de marcas de proteger al titular de la marca prioritaria, frente a competidores que pretendan vender productos idénticos o similares a los designados, y de garantizar que el consumidor que adquiere el producto pueda distinguir sin dificultad la identidad de origen empresarial del producto.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Esta conclusión jurídica que alcanza la Sala de instancia, al afirmar la compatibilidad de las marcas opositoras, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

La sentencia recurrida se revela, por tanto, conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 , ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia, por lo que procede rechazar que la denominación de la marca aspirante "PC 2002", evoque los productos reivindicados por COMPUTER 2000 ESPAÑA, S.A.U. y cree riesgo de asociación entre los signos en conflicto para el público al que van destinados.

Cabe concluir, acogiendo los razonamientos de la Sala de instancia, que la marca aspirante número 2.118.743 "PC 2002", que distingue productos de la clase 28, es compatible con la marca registrada opuesta "PC 2000", para productos de la clase 16, al ser suficientemente diferentes las denominaciones y los gráficos contrapuestos y distintos los productos reivindicados, para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de confusión, ya que, en ningún caso, se deduce que se genere dilución o debilitamiento de la reputación de la marca prioritaria.

En consecuencia, al desestimarse el único motivo de casación formulado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil COMPUTER 2000 ESPAÑA, S.A.U. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de noviembre de 2003 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 20/2000.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil COMPUTER 2000 ESPAÑA, S.A.U. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de noviembre de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 20/2000 .

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Excmos. Sres. D. Fernando Ledesma Bartret.- El Excmo. Sr. D. Óscar González González votó en Sala y no pudo firmar. Lo hace en su nombre el Presidente de la Sección D. Fernando Ledesma Bartret.- D. Manuel Campos Sánchez-Bordona.- D. Eduardo Espín Templado.- D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.