STS, 25 de Febrero de 2002

En el recurso contencioso-administrativo número 881/1992, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 10 de marzo de 1995, dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil "DANONE, S.A.", domiciliada en Barcelona, contra la resolución de fecha 20 de febrero de 1992, del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto por la referida entidad mercantil contra la nota resolutoria de fecha 5 de junio de 1991, de la misma Oficina registral, que denegó a dicha empresa la inscripción de la marca denominativa número 1566764, "PETIT SUISSE", para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Oficial (y en concreto los de "carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas"), debemos declarar y declaramos que la resolución registral impugnada es conforme a derecho. Y ello, sin que proceda hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas procesales".

Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de casación la representación procesal de la entidad mercantil DANONE, S.A., formalizando el recurso en base al siguiente MOTIVO DE CASACIÓN:

Único.- Al amparo del número 4º del artículo 95.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley de Marcas, así como del apartado 2 del citado artículo 11 de dicha Ley.

Y termina esta parte suplicando a la Sala "...se sirva declarar admitido el recurso respecto del motivo alegado y, en su día, con estimación de dicho motivo, dictar sentencia, casando la sentencia recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso y decretando la concesión de la marca número 1.566.764 PETIT SUISSE".

La representación procesal la mercantil NESTLE ESPAÑA, S.A. se opuso al recurso interpuesto y suplica en su escrito a la Sala que dicte "...Sentencia en la que desestimando todos y cada uno de los motivos del recurso de casación interpuesto, confirme en todas sus partes la Sentencia recurrida y, con ello, la denegación de la marca española nº 1.566.764 "PETIT SUISSE", todo ello con imposición a la recurrente de las costas del recurso en virtud de lo dispuesto en el Art. 102.3 de la Ley de la Jurisdicción".

La representación procesal de la SOCIETÉ DE DÉVELOPPEMENTS ET D´INNOVATIONS DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES -SODIMA- UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES se opuso igualmente al recurso de casación interpuesto de contrario y termina suplicando a la Sala que dicte "...Sentencia desestimándolo y confirmando la Sentencia recurrida y la denegación de la marca 1.566.764 PETIT SUISSE, por ser ajustados a Derecho, imponiendo en consecuencia las costas al recurrente y con todos los demás pronunciamientos que procedan".

Mediante Providencia de fecha 11 de octubre de 2001 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 13 de febrero de 2002, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.

Con fecha 7 de abril de 1990, la mercantil "Danone, S.A." solicitó el registro como marca de la denominación "PETIT SUISSE", para distinguir productos de la clase 29, en concreto, "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas". A dicha solicitud correspondió el número 1.566.764.

El Registro de la Propiedad Industrial, tanto en su resolución originaria, de fecha 5 de junio de 1991, como en la desestimatoria del recurso de reposición, de fecha 20 de febrero de 1992, denegó aquella solicitud.

Del conjunto que forman ambas resoluciones, se desprende que la denegación vino motivada por considerar que la denominación solicitada se encuentra incursa en el artículo 11, apartado 1, letras a), b) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Para alcanzar tal conclusión, tomaron en cuenta que una marca anterior, denominada "Petit Suisse" y registrada con el número 573.296 a favor de la mercantil "Compagnie Gervais-Danone", fue anulada como consecuencia de la sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona de fecha 22 de marzo de 1988, confirmada por la del Tribunal Supremo de fecha 2 de diciembre de 1989, que consideraron entonces, según interpretaron aquellas resoluciones, que tal denominación tiene un carácter genérico y había sido registrada con vulneración de lo que disponía el artículo 124.5º del Estatuto de la Propiedad Industrial.

La sentencia objeto de este recurso de casación ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra aquella resolución de 20 de febrero de 1992.

De dicha sentencia, la parte actora, ahora recurrente en casación, destaca dos argumentos: Uno, aquel que considera que la denominación PETIT SUISSE es genérica, usual, descriptiva y engañosa, subsumible, por tanto, en las prohibiciones de las letras a), b), c) y f) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 32/1988. Y, otro, aquel en que la Sala de instancia declara que la actora "no ha acreditado en modo alguno en el expediente administrativo y en los autos, a través de pruebas acordadas en forma contradictoria, que la citada expresión haya adquirido para los productos alimentarios de la clase 29 cuya protección registral solicita el carácter distintivo que señala el apartado 2 del repetido artículo 11".

Y esgrime contra ella un único motivo de casación, en cuyo enunciado, con amparo en el artículo 95.1.4º de la anterior Ley de la Jurisdicción, denuncia la infracción de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 32/1988, así como lo dispuesto en el apartado 2 de este último artículo.

Dicho ahora en síntesis, se argumenta en el motivo (1) que la denominación en cuestión no es genérica, ni usual, sino descriptiva, por lo que le es de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de aquel artículo 11, ya que está acreditado en los autos que PETIT SUISSE es reconocida por los consumidores como una verdadera marca de DANONE. Y (2) que tampoco es una denominación engañosa.

El estudio del desarrollo argumental del motivo, que termina con una conclusión en la que se afirma que la sentencia recurrida infringió las letras a), b) y f) del apartado 1 de aquel artículo 11, así como el apartado 2 de éste, "por no considerar que PETIT SUISSE fue inicialmente un signo descriptivo de la letra c) que es actualmente reconocido por los consumidores como una verdadera marca", conduce a entender, en fin, que en aquel enunciado del motivo único de casación sufrió la parte recurrente un error, en el sentido de que no quiso denunciar como infringida la norma contenida en la tantas veces repetida letra c), sino la contenida en la letra f).

Delimitado así el debate procesal del que hemos de ocuparnos, parece oportuno, ante todo, dejar constancia de lo que razonaron aquellas sentencias del orden jurisdiccional civil ya mencionadas.

1. Por lo que hace a la sentencia de la Sala 1ª de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona de fecha 22 de marzo de 1988, que conoció de una pretensión de declaración de nulidad de la marca número 573.296, PETIT SUISSE, registrada a favor de la mercantil "Compagnie Gervais-Danone" para distinguir "quesos y productos lácteos", su fundamento de derecho cuarto es del siguiente tenor literal:

   "De la abundante prueba documental aportada por la actora, tanto española como extranjera, se desprende que PETIT SUISSE no es un nombre original, sino la denominación genérica de un determinado tipo de queso. Así aparece en las fotocopias de diversas publicaciones de fecha anterior al registro de la marca controvertida, libros que son en muchas ocasiones de autores españoles y en otras de extranjeros traducidos a nuestro idioma. Incluso es de destacar que se aportan dos fotocopias, certificadas y legalizadas, con la correspondiente apostilla, de dos Decretos del Ministerio de Industria de Francia de 26-10-1953 (art. 8) y de 14-4-1980 (art. 3) que reconocen el carácter genérico que corresponde a la denominación PETIT SUISSE para designar determinada clase de quesos, comprendidas en la categoría de quesos frescos, realidad que no pudo ser ignorada por la firma francesa demandada, así como que en Francia y otros países los quesos "petit suisse", con este nombre genérico común, son comercializados por las marcas más importantes del ramo, como se aprecia de los anuncios que se acompañan como documentos nºs. 6, 7, 8 ".

   Afirma después, en el fundamento de derecho quinto, que la solicitud como marca de la denominación genérica PETIT SUISSE, conculca el artículo 124.5º del Estatuto sobre Propiedad Industrial, texto refundido de 30 de abril de 1930, que establece que no podrán ser admitidos al registro como marcas "las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades, pesos y medidas y otras similares".

   Y, ya en su fallo, declara nula y sin efecto la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca PETIT SUISSE, número 573.296.

2. Y por lo que hace a la sentencia de la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo de fecha 2 de diciembre de 1989, que declaró no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la anterior, su fundamento de derecho tercero, en lo que ahora importa, dice así:

   "[...] De otra parte, afirmado por la Sala sentenciadora como resultado del examen de la prueba practicada, que la expresión «PETIT SUISSE» no es un nombre original sino la denominación de un determinado tipo de queso y no atacada esta aseveración fáctica de la Sala de instancia por la vía idónea para ello del n.º 4.º del art. 1692 de la Ley Procesal Civil, no resulta infringido por la sentencia recurrida el art. 124 número 5 del Estatuto de la Propiedad Industrial en relación con los artículos del Convenio de París que se atan por la recurrente ya que tal expresión tiene un carácter genérico que por sí sola sirve para designar un tipo de queso fresco de una calidad y composición determinadas, de carácter descriptivo a la que han de acudir los fabricantes del sector para describir sus productos a los usuarios y que viene siendo conocida desde antiguo tanto en el ámbito de las industrias lácteas y queseras españolas como por el público en general; se trata de una denominación que hace referencia directa e inmediata a una cualidad del producto por lo que, en relación con ese tipo de productos, carece de virtualidad identificadora de uno determinado frente a los demás que requiere el art. 118 del Estatuto al exigir que la marca «sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo»; asimismo debe tenerse en cuenta que el mantenimiento de la marca impugnada a favor Compagnie Gervais-Danone impediría que los quesos frescos procedentes de los países en que tal denominación es usada como genérica para designar esa clase de productos puedan acceder al mercado español, estableciéndose así una especie de monopolio a favor de la demandada [...]".

Es cierto que las sentencias a las que acabamos de hacer referencia enjuiciaron la cuestión que se sometió a su decisión bajo la vigencia de aquel artículo 124.5º del Estatuto de la Propiedad Industrial, cuya norma quedó sustituida por las que se contienen en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 32/1988, más la que se recoge en el apartado 2 de este mismo artículo. Normas éstas aplicables en este proceso, cuyo sentido y efectos no son de todo punto coincidentes con la que se contenía en aquel artículo.

Es por ello que el pronunciamiento entonces obtenido no es en sí mismo decisorio de la cuestión nuclear que se suscita en este proceso, relativa a si la denominación PETIT SUISSE debe entenderse comprendida, no en las nuevas previsiones normativas de las letras a) y b), y sí en la de la letra c), y si, por haber adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma, debe aplicarse a ella la excepción que se recoge en la nueva previsión del apartado 2 de aquel artículo 11.

Recordemos, pues, el tenor de las nuevas previsiones normativas aplicables para resolver este recurso de casación.

Conforme al apartado 1 del repetido artículo 11 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes:

a) Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir.

b) Los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio.

[...]

f) Los que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios.

Y conforme al apartado 2 del mismo artículo, El apartado 1 letra c) no se aplicará si la marca hubiera adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

El motivo único de este recurso de casación debe ser desestimado, tanto por lo que hace a aquella cuestión nuclear, como porque tampoco es hábil para destruir un segundo obstáculo apreciado por la sentencia recurrida para el registro de la marca solicitada.

1. En cuanto a lo primero, es cierto que por denominaciones genéricas hemos de entender las que designan el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación. En el caso de autos, y ciñendo el debate, como hace la propia parte recurrente, al ámbito de los quesos, la denominación genérica sería, en efecto, una similar a la de queso fresco o queso para untar. Así las cosas, parecería en principio que la denominación PETIT SUISSE habría de cobijarse, más bien, en la categoría de las denominaciones descriptivas, por designar una especie de aquel género que, en sí misma, identifica, para quien es conocedor de los tipos de quesos, unas determinadas características del producto.

   Pero tal conclusión es incorrecta en el caso de autos, en el que este Tribunal, en sede de un recurso extraordinario como es este de casación, ha de partir de los hechos afirmados por la Sala de instancia, que no hayan sido adecuadamente combatidos. En efecto, la sentencia recurrida contiene una afirmación según la cual "[...] así como en el mercado español la expresión amplia de queso fresco sirve para designar un producto de calidad y composición determinadas, entre cuyas variedades se encuentra la que es designada genéricamente por la expresión denegada por el Registro de la Propiedad Industrial, existen países productores de la variedad de queso fresco que nos ocupa que no poseen otra denominación para el queso fresco que la de PETIT SUISSE [...]".

   Hemos de aceptar, por tanto, que PETIT SUISSE, denominación originariamente descriptiva, se ha convertido así, en determinados países, en una denominación genérica, pues según la afirmación de la sentencia recurrida que hemos transcrito y que hemos de respetar en sede de este recurso de casación, en aquéllos se usa tal denominación para designar precisamente los quesos frescos.

   Recordemos ahora que cabe entender implícito en la jurisprudencia de este Tribunal el criterio según el cual, las palabras genéricas pertenecientes a los idiomas con etimología latina, como es el caso de autos, no deben perder en el nuestro, en principio, esa misma calificación.

   Pero además y en todo caso, aun cuando pueda parecer dudoso, por serlo también aquella afirmación de la Sala de instancia, que la denominación controvertida deba calificarse como genérica o meramente descriptiva, lo que también debemos respetar en sede de este recurso de casación, por no haber sido adecuadamente combatida, es otra afirmación de dicha Sala, de igual carácter fáctico, según la cual, la actora "no ha acreditado en modo alguno en el expediente administrativo y en los autos, a través de pruebas acordadas en forma contradictoria, que la citada expresión haya adquirido para los productos alimentarios de la clase 29 cuya protección registral solicita el carácter distintivo que señala el apartado 2 del repetido artículo 11 [...]". En este sentido, no cabe en este recurso de casación lo que la parte recurrente nos pide: que valoremos si ha acreditado que la palabra PETIT SUISSE es reconocida por los consumidores como una verdadera marca. No cabe, en tanto la parte recurrente no combata, y aquí no lo hace, la valoración de la prueba hecha por la Sala de instancia, denunciando, precisamente, la infracción de alguna de las normas y principios a los que debe sujetarse ese proceso valorativo.

2. Por fin, la sentencia recurrida ha afirmado que la denominación controvertida "es totalmente susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza de los productos distinguidos por la misma, en el caso de pretenderse aplicar tal expresión genérica a los productos alimenticios de diversa naturaleza comprendidos en la relación presentada al Registro de la Propiedad Industrial por la parte recurrente, puesto que los consumidores relacionarían inmediatamente tal signo distintivo con la repetida especie de queso fresco, de pasta blanda, de pequeño formato [...]".

   De nuevo, nos encontramos aquí con una afirmación que hemos de respetar en sede de este recurso de casación por lo antes dicho. Hasta tal punto es así, que la parte recurrente, en su escrito de interposición, no se refiere al riesgo de error que detecta la Sala de instancia, discurriendo por otras consideraciones distintas los argumentos que emplea para combatir el carácter engañoso de la denominación solicitada y su consiguiente inclusión en la letra f) del apartado 1 del tantas veces citado artículo 11 de la Ley 32/1988.

Las costas de este recurso de casación deben ser impuestas a la parte recurrente, de conformidad con lo que disponía el artículo 102.3 de la anterior Ley de la Jurisdicción.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,