STS, 15 de Diciembre de 2004

D. Ángel interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2313/1997 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de agosto de 1997 que confirmó la dictada con fecha 5 de marzo anterior. En esta última se accedió al registro de la marca número 2.031.948 "Ruta de la Plata, Camino de Santiago".

En su escrito de demanda, de 22 de mayo de 1998, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se revoquen los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de marzo de 1997 y 20 de agosto de 1997, por los que se concedió a Sociedad Anónima do Xestión do Plan Xacobeo 93 la marca 2.031.948 Ruta de la Plata, Camino de Santiago, y se acuerde dejar sin ningún valor y efecto tales resoluciones, acordándose por el contrario la definitiva denegación de la referida marca 2.031.948 Ruta de la Plata, Camino de Santiago".

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 7 de octubre de 1998, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "que confirme en todos sus extremos el acuerdo recurrido".

"S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 93" contestó a la demanda con fecha 10 de febrero de 1999 y suplicó sentencia "desestimando el recurso interpuesto, confirmando las resoluciones registrales impugnadas, y manteniendo, en definitiva, la concesión de la marca 2.031.948 Ruta de la Plata, Camino de Santiago, para los servicios que reivindica en la clase 41 del Nomenclátor."

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 26 de junio de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimamos el recurso deducido por la representación procesal de don Ángel contra el acto a que el mismo se contrae, acto de concesión de marca que anulamos. Sin costas".

Con fecha 18 de enero de 2002 "Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 394/2002 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional: Primero: por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó sentencia "por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente".

D. Ángel se opuso al recurso y suplicó la confirmación en todos sus extremos de la sentencia recurrida con imposición de las costas a la recurrente.

Por providencia de 1 de octubre de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 7 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala.

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 26 de junio de 2001, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Ángel y anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.031.948 "Ruta de la Plata, Camino de Santiago", para distinguir productos de la clase 41 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de educación, formación, esparcimiento y diversión; servicios de actividades deportivas y culturales".

A la inscripción de la marca número 2.031.948 "Ruta de la Plata, Camino de Santiago", solicitada por "Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 93", se había opuesto, entre otros, D. Ángel en cuanto titular de las marcas números 1.735.908(2), "Carrera Ciclista Vía de la Plata", que ampara productos de la misma clase, en concreto "servicios relacionados con organización de carreras ciclistas (esparcimiento)", y 1.685.656 "Vía de la Plata", para productos de la clase 16ª.

La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados, la marca solicitada nº 2.031.948 Ruta de la Plata, Camino de Santiago (con gráfico característico), clase 41, y las marcas oponentes nº 1.735.908, Carrera Ciclista Ruta de la Plata, clase 41, y nº 1.685.656 Carrera Ciclista Ruta de la Plata (sic), clase 16, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, entendiéndose correcta la resolución recurrida en todos sus términos".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:

"Comenzando con el argumento de la similitud, este Tribunal debe pronunciarse por su existencia. La parte dominante de la marca inscrita es 'vía de la plata', siendo 'Camino de Santiago' un añadido cuya razón no puede ser otra que la de introducir un término de la titularidad del concesionario de la marca que desvirtúa resoluciones anteriores de incompatibilidad. El gráfico, aparte de diluirse en dicha denominación, incide aún más en la similitud, pues la primera de las marcas opuestas protege servicios de ayuda al peregrino y el gráfico citado no es sino la caricatura de un peregrino. Ante dicha similitud que infringe lo preceptuado en el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas no puede oponerse la existencia de otras marcas porque todas ellas son posteriores a las ahora opuestas, no debiéndose vincular este Tribunal por criterios administrativos que no comparte, pues los considera opuestos a la legalidad vigente. Por último, el término 'vía de la plata' o 'ruta de la plata' no es apéndice alguno del término Camino de Santiago ni denominación geográfica, pues hace referencia a factores históricos ajenos a peregrinaciones religiosas en las que, además, no coincide temporalmente. Se trata de un término rehabilitado con fines de promoción turística cuyo ámbito es sumamente difuso y cuya apropiación a efectos de marca es incluso más procedente, por ser de menor conocimiento, que la del Camino de Santiago. Por todas estas razones y dado que la marca concedida pretende una aplicación a la órbita de unos servicios que, en su caso directamente y en otro de forma indirecta, están previstos en las opuestas, procede la estimación del presente recurso".

El recurso de casación consta de un motivo único interpuesto al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, mediante el que se denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas. Antes de entrar en su análisis hemos de reseñar que la sentencia de instancia contiene un error en la identificación de las marcas opuestas y de los servicios aplicables, error que ha puesto de manifiesto la parte recurrente y que ha tenido una cierta influencia en la decisión final.

En efecto, según consta en el expediente administrativo existieron dos oposiciones al registro de la marca: la primera fue realizada por la "Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en España, Vía de la Plata" que oponía su nombre comercial número 167.345, con esa misma denominación, registrado para distinguir servicios de ayuda altruista al peregrino. Oposición que fue rechazada por la Oficina Española de Patentes y Marcas contra cuya resolución aquella Federación no interpuso recurso contencioso-administrativo.

La segunda oposición al registro de la nueva marca fue hecha por Don Ángel en cuanto titular de las marcas números 1.685.656 "La Vía de la Plata", que distingue publicaciones en la clase 16, y 1.735.908 "Carrera Ciclista Vía de la Plata", que distingue en la clase 41 servicios relacionados con la organización de carreras ciclistas. Denegada igualmente la oposición de aquel señor por la Oficina Española de Patentes y Marcas, interpuso el recurso contencioso-administrativo en el que obtuvo la sentencia favorable que ahora impugna en casación la sociedad recurrente.

La sentencia impugnada confunde los productos reivindicados por la marca número 1.685.656 "La Vía de la Plata" (que, según ya hemos dicho, se reducían a "publicaciones"), con el objeto del nombre comercial número 167.345 propiedad de la "Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en España, Vía de la Plata", que distinguía, como también hemos indicado, la ayuda altruista al peregrino. Habiendo quedado firme, por falta de impugnación, la resolución registral en cuanto a dicha Federación y a su nombre comercial, la Sala no debió referirse a una y otro como argumento válido para anular la resolución administrativa. Por lo demás, la misma confusión se observa cuando en el fundamento de derecho segundo de la sentencia afirma el tribunal sentenciador, para minimizar la importancia del elemento gráfico de la marca aspirante, que el dibujo del peregrino que la integra, "[...] aparte de diluirse en dicha denominación, incide aún más en la similitud pues la primera de las marcas opuestas protege servicios de ayuda al peregrino y el gráfico citado no es sino la caricatura de un peregrino [...]."

El error vicia en parte el razonamiento subsiguiente del tribunal sentenciador, pues no efectúa en la debida forma el contraste entre las marcas objeto del litigio, tal como se había planteado el debate procesal ante él. Pero, con independencia de dicho error, y aun limitando la comparación a la marca aspirante y a las dos opuestas por el Sr. Ángel, es lo cierto que en todo caso debe prosperar el motivo mediante el cual se denuncia la vulneración del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

En efecto, aquel tribunal, a) por un lado ha contrastado las marcas enfrentadas limitando en realidad el examen de la aspirante a parte de su denominación; b) por otro lado, ha prescindido de la relevancia del componente gráfico y sólo lo ha tomado en cuenta para ponerlo en relación con los servicios de ayuda al peregrino, que nada tenían que ver con las marcas enfrentadas sino con un tercer nombre comercial ausente del debate en la instancia.

El juicio de instancia se ha producido, pues, no contrastando la marca aspirante con las opuestas tal como en realidad aquélla es, sino sólo una de sus partes (el inciso "Ruta de la Plata"), o bien con la integridad de la primera de las opuestas ("La Vía de la Plata") o bien con parte de la segunda también opuesta ("Carrera Ciclista Vía de la Plata") y prioritaria. El tribunal, además, al valorar la importancia que la representación gráfica de la marca aspirante pudiera suponer en el conjunto gráfico-denominativo resultante, considera erróneamente que "incide aún más en la similitud" no ya con las marcas oponentes, sino con los servicios de un nombre comercial cuyo titular no había impugnado la concesión del nuevo signo.

Al limitar en estos términos el juicio comparativo, la Sala de instancia no se atiene a lo dispuesto en el artículo 12, apartado primero, letra a), de la Ley de Marcas, que exige en todo caso el contraste de los signos tal como se presentan a registro (el aspirante) o están ya registrados (los oponentes prioritarios). Reiteradamente ha dicho esta Sala que no resulta posible fragmentar la denominación solicitada para seleccionar de ella sólo una parte y contrastarla con la marca o marcas ya existentes. Distinto es que, una vez contrastadas las denominaciones íntegras, el tribunal sentenciador pueda otorgar más relevancia a unos términos o a otros de la que pretende su inscripción registral, a los efectos de subrayar la impresión global o de conjunto. Pero, insistimos, ello no le autoriza a reducir artificialmente aquel conjunto sólo a uno o a varios de sus términos como si el resto de los incluidos en la denominación que aspira al registro fueran inexistentes.

En concreto, no es adecuado prescindir de la mitad de los términos del conjunto (en nuestro caso, de "Camino de Santiago") sólo por el hecho de suponer que su "añadido" trata de desvirtuar "resoluciones anteriores de incompatibilidad" (debe entenderse que tales resoluciones impedían el registro de la otra parte del conjunto, esto es de "Ruta de la Plata", como tal expresión aislada). Sea cual sea la intención de quien pretende la inscripción, si objetivamente el nuevo conjunto, precisamente por los añadidos que incorpora, reviste el suficiente grado de distintividad propia para diferenciarse de otras marcas prioritarias, no es posible, insistimos, prescindir en el juicio de comparación de dicho "añadido".

A esta misma conclusión hemos llegado en recursos de casación análogos interpuestos contra sentencias de instancia en las cuales se había cometido la misma infracción. Por citar sólo algunas de las dictadas en este sentido, valgan las de 9 de octubre de 2003 (recurso de casación número 3887/1998) y 30 de diciembre de 2003 (recurso de casación número 2618/1999). En esta última afirmábamos lo siguiente:

"[...] Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril, 10 y 12 de junio, 22 de julio, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002-." (Sentencia de 24 de octubre de 2.003, fundamento jurídico segundo -recurso de casación 3.925/1.998)

[...] Ahora bien, tal como se indica en la doctrina citada, dicha intangibilidad acaba en el momento en que la apreciación de la Sala de instancia se basa en una errónea interpretación de los preceptos de la Ley de Marcas o de los que regulan el valor de la prueba tasada o incurra en error manifiesto o grave, circunstancias que suponen ya una infracción de las normas aplicables susceptible de ser revisada en casación. En este caso, la decisión de la Sentencia recurrida sobre las marcas en litigio se basa en una errónea aplicación del precepto de la Ley de Marcas cuya infracción se arguye en dos aspectos, uno relativo a la comparación entre los signos y el otro en relación con la no consideración del principio de especialidad.

En cuanto a lo primero, se infringe el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas al no respetarse la reiterada jurisprudencia de esta Sala en cuanto a la forma en que debe efectuarse el juicio comparativo entre los signos de las marcas enfrentadas y que debe dar lugar a la apreciación de semejanza o diferencia entre los signos y los productos respectivos. En efecto, según dicha jurisprudencia que por reiterada excusa su cita, la comparación ha de hacerse de manera global entre los signos enfrentados, atendiendo al impacto que de manera global y con todos sus elementos producen en el consumidor, pues es esa impresión la que puede provocar o evitar la confusión entre las distintas marcas, y no mediante una descomposición artificiosa entre los elementos denominativos y, en su caso, gráficos, que las integran. Ello no impide atender al mayor impacto que puedan provocar elementos preponderantes del conjunto expresivo, pero sin dejar de considerarlos en el marco de dicho conjunto.

Pues bien, la Sala descompone el término que integra la denominación de la marca aspirante en sus dos elementos y procede luego a comparar uno de ellos con la marca prioritaria, alterando de esa manera de forma decisiva el juicio a realizar sobre la confundibilidad entre ambas marcas. Con ello excede manifiestamente la posibilidad de otorgar una mayor preponderancia al elemento que la Sala pueda entender más característico en una de las marcas, que en ningún caso puede llegar a operar sólo con él en la comparación con los signos enfrentados [...]".

Las consideraciones anteriores abocan a la estimación del motivo en cuanto el tribunal de instancia no ha aplicado debidamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Ello determina, conforme dispone el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, que debamos resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate, ya en plenitud de funciones jurisdiccionales.

Situados en esta nueva perspectiva, es de destacar que la marca aspirante contiene un significativo elemento gráfico ausente de las dos que se le oponen. Es asimismo destacable que los productos protegidos por una de las oponentes (la marca "Vía de la Plata" número 1.685.656) son ajenos a los servicios que trata de amparar la marca aspirante: mientras que aquélla protege productos de la clase 16 (en concreto, publicaciones) la nueva marca ampara los servicios de educación, formación, esparcimiento y diversión antes consignados. No hay, pues, respecto de una y otra, semejanza de productos o servicios que permita aplicar la prohibición relativa del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

Sí existe, en parte, dicha coincidencia aplicativa respecto de la otra marca opuesta, esto es, de la número 1.735.908 "Carrera Ciclista Vía de la Plata". Pero, al comparar este signo con el conjunto gráfico-denominativo aspirante a registro ("Ruta de la Plata, Camino de Santiago") y efectivamente concedido por la Oficina Española, consideramos que concurren las suficientes diferencias denominativas para permitir su convivencia en el mercado, pues confrontados en su integridad los elementos fonéticos, esto es, las denominaciones o leyendas respectivas, son asimismo diferentes.

La indudable relevancia que la marca oponente tiene la expresión "carrera ciclista", de la que ninguna mención se hace en la aspirante; la inclusión en esta última del término "ruta" en vez de "vía" y, sobre todo, la adición de los términos "Camino de Santiago", son factores que contribuyen a individualizar el nuevo signo mediante la disparidad de las leyendas. Si a ello añadimos la representación gráfica de la nueva marca, el juicio de conjunto debe ser favorable a su inscripción.

El único factor de coincidencia (el término "plata") de ambas no es suficiente para que entre en juego la prohibición de registro que venimos analizando cuando el conjunto gráfico-denominativo en que consiste la nueva marca incorpora otros elementos de singularización como los ya expuestos. Todo lo cual determina la ausencia de semejanza entre las marcas y la inexistencia del riesgo de confusión en el mercado, por lo que no ha lugar a la anulación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas objeto del litigio.

Hemos de añadir que no han sido objeto del recurso contencioso- administrativo (ni, a fortiori, del de casación) cuestiones relativas a la posible incidencia de las prohibiciones absolutas previstas en el artículo 11 de la Ley de Marcas.

Procede, por todo lo dicho, estimar el recurso de casación y desestimar el recurso contencioso-administrativo de origen. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el recurso de casación número 394/2002 interpuesto por "Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo" contra la sentencia dictada con fecha 26 de junio de 2001 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2313 de 1997, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 2313/1997 interpuesto por D. Ángel contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de marzo de 1997, confirmada el 20 de agosto siguiente, que concedió el registro de la marca número 2.031.948 "Ruta de la Plata, Camino de Santiago", solicitada por la "Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 93" para servicios de la clase 41 del Nomenclátor Internacional.

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.