STS, 23 de Abril de 2008
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2008:2055 |
| Número de Recurso | 5120/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 23 de Abril de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Abril de dos mil ocho.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5.120/2.005, interpuesto por BASS PUBLIC LIMITED COMPANY, representada por la Procuradora Dª Almudena González García, contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 8 de junio de 2.005 en el recurso contencioso-administrativo número 703/2.000, sobre inscripción de las marcas números 2.161.456 y 2.161.457 "T TESORO CANARIO GOBIERNO DE CANARIAS".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 8 de junio de 2.005, desestimatoria del recurso promovido por Bass Public Limited Company contra sendas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de junio de 1.999, así como otras de fecha 10 de mayo de 2.000 que desestimaban los respectivos recursos de alzada interpuestos contra las anteriores. Por dichas resoluciones se acordaba la inscripción de las marcas números 2.161.456 y 2.161.457 "T TESORO CANARIO GOBIERNO DE CANARIAS", ambas de tipo mixto, para productos de las clases 32 y 33, respectivamente, del nomenclátor, inscripción que había sido instada por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Gobierno de Canarias.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 29 de julio de 2.005, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Bass Public Limited Company ha comparecido en forma en fecha 18 de octubre de 2.005, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos.
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y
- 2º, que se basa en el apartado 1.d) del artículo mencionado de la Ley jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas dictadas en relación con las marcas números 2.161.456 y 2.161.457 y disponiendo la denegación de las mismas.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 1 de marzo de 2.007.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Por providencia de fecha 22 de noviembre de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 9 de abril de 2.008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La entidad mercantil Bass Public Limited Company impugna en casación la Sentencia de 8 de junio de 2.005 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso contra la concesión por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de las marcas números 2.161.456 y 2.161.457 "T Tesoro Canario Gobierno de Canarias", de tipo mixto, para productos de las clases 32 (cervezas) y 33 (bebidas alcohólicas excepto cervezas), respectivamente. La sociedad recurrente se opuso a dicha concesión en defensa de su marca prioritaria nº 13.062 "T Trademark", también mixta, para la clase 32 del nomenclátor internacional.
La Sentencia recurrida funda la desestimación del recurso contencioso administrativo en las siguientes consideraciones:
"PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto determinar la conformidad o no con el ordenamiento jurídico de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de junio de 1999, confirmadas por resoluciones de fecha 10 de mayo de 2000, por las que se concedieron las marcas nº 2161456 y 2161457 constituidas por la denominación "T Tesoro Canario Gobierno de Canarias", apareciendo la T mayúscula con una corona situada en la zona superior de la letra y el resto de la denominación en la zona inferior para proteger productos de las clases 32 y 33 del Nomenclator.
La parte actora formuló oposición en vía administrativa en base a la marca de su titularidad nº 13.062 concedida para proteger productos de la clase 32 del Nomenclator, constituida por una letra T mayúscula con la denominación "TRADEMARK", en la parte superior.
Las resoluciones impugnadas de fecha 10 de mayo de 2000, son del tenor literal siguiente en lo que aquí interesa:
"CONSIDERANDO: Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados, "T TESORO CANARIO GOBIERNO DE CANARIAS gráfico)" y marca 13.062 "T TRADEMARK", suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, por cuanto que en las marcas constituidas por letras del alfabeto y gráficos, éstos tienen una relevante importancia diferenciadora, a lo que debe añadirse las diferencias entre los restantes vocablos que acompañan a las propias letras enfrentadas".
La parte actora alega en esencia en apoyo de su pretensión las consideraciones siguientes:
-
Infracción del art. 12.1 a) de la Ley 32/88 de Marcas por la semejanza existente entre los signos enfrentados y más especialmente entre la letra "T" que los acompaña.
-
Concurre asimismo una coincidencia aplicativa entre los productos amparados por las marcas.
-
Inaplicación del art. 13 c) de la Ley de Marcas que el riesgo de asociación creado en el Consumidor a la vista de la notoriedad de su marca "T" para Cervezas y bebidas alcohólicas".
Cita al respecto la Jurisprudencia que considera aplicable. La Administración se opone a las alegaciones de la actora solicitando la confirmación de las resoluciones impugnadas.
Constituye reiterada doctrina del Tribunal Supremo, que las letras como los números, son elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y como tal no susceptibles de ser utilizadas por nadie en exclusiva, y por tanto, el que pretenda registrarlas como marcas, siempre y cuando tenga sustantividad e individualidad propia, no puede impedir a otros que las usen en sus propias marcas diferentes de las del primero, pues por ser éstas (las letras) comunes cualquiera tiene derecho a usarlas, siempre que contengan suficientes elementos diferenciativos que eviten toda confusión entre ellas. (Sentencia TS entre otras de 10 de abril de 2003 ).
En el caso examinado como ya se ha expuesto las marcas enfrentadas contienen la letra "T", no obstante en la marca impugnada tal letra aparece representada con una corona bien visible en su parte superior y el trazo descendente se representa sin terminar ocupando tal lugar la denominación "Tesoro Canario, Gobierno de Canarias", y todo ello con reivindicación de determinados colores. Por el contrario en la marca oponente la letra "T" se representa completa sin otros añadidos y con la denominación "TRADEMARK" inscrita en el trazo horizontal.
Así pues entiende la Sala que tanto desde el punto de vista gráfico como fonético ambas marcas resultan claramente diferenciadas, lo que impide apreciar el riesgo de confusión prohibido por el art. 12.1 a) de la citada Ley de marcas 32/88 y determina con independencia de ampararse "Cervezas", en la marca nº 2161456 como lo efectúa la marca oponente, lo que no acontece con la marca 2161457, que deba concluirse en la posibilidad de convivencia registral de las citadas marcas." (fundamentos de derecho primero a cuarto)
El recurso de casación se articula mediante dos motivos. El primero se ampara en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, y en él se imputa a la Sentencia recurrida haber incurrido en incongruencia omisiva al no haberse pronunciado sobre la notoriedad de la marca prioritaria. El segundo motivo, acogido al apartado 1.d) de la Ley procesal jurisdiccional, se basa en la supuesta infracción de la jurisprudencia sobre el artículo 13.c) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por no haber apreciado la existencia de riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas.
Sobre la incongruencia omisiva y la inaplicación del artículo 13.c) de la Ley de Marcas.
Afirma la parte actora en el primer motivo que la Sala juzgadora ha incurrido en el vicio de incongruencia omisiva, con infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al no haberse pronunciado sobre la alegación formulada en la demanda de que la marca prioritaria era una marca notoria y que, en consecuencia, se debía haber aplicado el artículo 13.c) de la Ley de Marcas de 1.988. En su segundo motivo y en estrecha relación con lo anterior, la sociedad recurrente aduce que se ha infringido la jurisprudencia relativa al citado precepto de la Ley de Marcas.
Los motivos no pueden prosperar. Con reiteración hemos manifestado que la apreciación sobre existencia o no del riesgo de confusión entre marcas, cuando se efectúa de manera clara e inequívoca, comprende el juicio sobre el riesgo de asociación. Esta jurisprudencia, que es conforme a la mantenida al respecto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con las marcas comunitarias, se basa en la consideración de que el riesgo de asociación es una especie del riesgo de confusión, por lo que la exclusión plena de éste implica de aquél; a la inversa, ha de admitirse que cualquier posibilidad de asociación entre marcas se asienta, necesariamente, sobre un mínimo parecido que permita un cierto riesgo de confundibilidad (por todas, con cita de jurisprudencia comunitaria, Sentencias de 1 de octubre de 2.004 -RC 4.057/2.001- y 27 de julio de 2.004 -RC 2.213/2.001 -).
En el presente supuesto, la Sentencia recurrida ha excluido de manera clara y taxativa, con una razonada argumentación, cualquier riesgo de confusión entre las marcas en litigio, lo que supone la exclusión del riesgo de asociación entre ellas, a pesar del carácter notorio de la marca prioritaria, excluyendo con ello el posible aprovechamiento ilegítimo de su reputación prohibido por el artículo 13.c) de la Ley marcaria. No puede hablarse pues de incongruencia omisiva de la Sentencia de instancia por no haberse referido al alegado carácter notorio de la marca prioritaria "T Trademark", puesto que dicha alegación ha de entenderse rechazada por la fundamentación ofrecida sobre la inexistencia de riesgo de confusión.
Como es evidente, las razones expuestas suponen también la desestimación del motivo segundo, en el que se denuncia la infracción de la jurisprudencia aplicativa del citado artículo 13.c) de la Ley de Marcas.
Conclusión y costas.
El rechazo de los dos motivos en los que se funda el recurso supone la desestimación de éste, con imposición de las costas a la parte actora en aplicación de lo dispuesto en el articulo 139.2 de la Ley jurisdiccional.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Bass Public Limited Company contra la sentencia de 8 de junio de 2.005 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 703/2.000. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
