STS, 5 de Diciembre de 2006

PonenteJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
ECLIES:TS:2006:7417
Número de Recurso3529/2004
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 5 de Diciembre de 2006
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de Diciembre de dos mil seis.

VISTO el recurso de casación número 3529/2004, interpuesto por la Procuradora Doña Mª Teresa Rodríguez Pechín, en nombre y representación de la Entidad Mercantil ROTTA RESEARCH LABORATORIUM, S.p.A., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de noviembre de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 295/2001, seguido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de septiembre de 2000, que desestimó el recurso interpuesto contra la precedente resolución de 13 de julio de 1999, que concedió la marca internacional número 686.746 "ROPA PHARM" (mixta), para designar productos de la clase 5, del Nomenclátor Internacional de Marcas. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DE ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 295/2001, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 29 de noviembre de 2003, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo nº 295/01 interpuesto por la Procuradora Dª. Mª Teresa Rodríguez Pechín en nombre y representación de "ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.p.A." contra las resoluciones reflejadas en el Fundamento de Derecho Primero de la presente resolución, las cuales, por ser ajustadas a Derecho, confirmamos. Sin costas.».

SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil ROTTA RESEARCH LABORATORIUM, S.p.A. recurso de casación, que la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 12 de febrero de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente ROTTA RESEARCH LABORATORIUM, S.p.A., compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 4 de mayo de 2004, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe éste en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictada en relación con la solicitud de protección en España del registro de marca internacional nº 686.746 "ROPA PHARM" para distinguir productos farmacéuticos de uso humano o veterinario dentro de la clase 5 del vigente Nomenclátor Internacional y disponiendo, en consecuencia, la denegación de dicha solicitud.».

CUARTO

La Sala, por providencia de fecha 28 de septiembre de 2005, admitió el recurso de casación.

QUINTO

Por providencia de la Sala de fecha 27 de octubre de 2005 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 16 de diciembre de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

SEXTO

Por providencia de fecha 22 de junio de 2006, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 29 de noviembre de 2006, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de noviembre de 2003, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil ROTTA RESEARCH LABORATORIUM, S.p.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de septiembre de 2000, que desestimó el recurso formulado contra la precedente resolución de 13 de julio de 1999, que acordó conceder la inscripción de la marca internacional número 686.746 "ROPA PHARM" (mixta), para distinguir productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

SEGUNDO

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el «thema decidendi», procede transcribir las consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida, en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca internacional número 686.746 "ROPA PHARM" (mixta), que distingue productos farmacéuticos de uso humano o veterinarios pertenecientes a la clase 5, con las marcas oponentes, la marca nacional número 1.652.892 "R ROTTAPHARM" (gráfica), la marca internacional 409.515 "R ROTTA PHARMACEUTICAL" (gráfica) y la marca internacional número 398.616 "R ROTTALAB" (gráfica), que amparan productos de la clase 5 (productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico y otros productos), que se fundamenta con base en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme a la interpretación que se desprende de la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo, en la apreciación de la existencia de diferencias denominativas, fonéticas y gráficas que permiten diferenciarlas y disminuye el riesgo de error en los consumidores al distribuirse estos productos en establecimientos en que intervienen profesionales farmacéuticos que tienen un alto grado de especialización, rechazando que se produzca un injustificado aprovechamiento de la reputación de las marcas obstaculiuzadoras, según se advierte, sustancialmente, en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:

Por tanto, la cuestión a dilucidar aquí se concreta en determinar si son o no compatibles a efectos de su convivencia pacifica en el mercado, marca internacional n° 686.746 "ROPA PHARM" (mixta) en clase 5, para distinguir: "Productos farmacéuticos para uso humano o veterinario" y las marcas oponentes nacional n° 1.652.892 "ROTTAPHARM", internacional n° 409.515 R ROTTA PHARMACEUTICALS, e internacional 398.616 R. ROTTALAB (gráficas), de las que es titular la entidad recurrente.

Pues bien, una vez analizadas las marcas enfrentadas, siguiendo los criterios expresados en el Fundamento de Derecho anterior, consideramos que no es probable que la convivencia de la marca internacional solicitada con las oponentes referidas, pueda dar lugar a error o confusión en el consumidor o, en general, en el tráfico mercantil, y ello esencialmente, porque, a nuestro juicio, en el aspecto fonético, la marca internacional solicitada n° 686.746 "ROPA PHARM", puede diferenciarse fácilmente de las oponentes n° 409.515 R ROTTA PHARMACEUTICALS, e internacional 398.616 R. ROTTALAB, y, aunque, con mas reservas, también de la n° 1.652.892 "ROTTAPHARM", ya que, aunque ambas contengan el sufijo genérico "pharm", lo cierto es que en la marca solicitada aparecen como dos términos diferenciados "ropa" y "pharrn", mientras que la oponente consiste en un único término "ROTTAPHARM", además de contener dos letras "T", frente a la "P" de la marca solicitada, y en cualquier caso, aunque existe alguna semejanza entre "ropa" y "rotta", en su conjunto, puede considerarse que difieren fonéticamente "ropapharm" y "rottapharm". También resulta un factor diferenciador entre la marca solicitada y la oponente "ROTTAPHARM" el gráfico que acompaña a cada una de las marcas, que consiste en la diferente configuración de la denominación referida, figurando en la solicitada el término "ROPA" muy destacado, lo que abunda en la diferenciación entre ambas marcas.

En cualquier caso, debemos señalar que, aunque el sufijo "pharm", que figura en las todas las marcas en conflicto, sea genérico en el ámbito farmacéutico, hay que atender prioritariamente a los factores que puedan inducir a error al consumidor, que es el principal destinatario de la protección que otorga la Ley de Marcas, y el consumidor medio no tiene por qué tener conocimiento de los sufijos que sean genéricos en el campo de la medicina o el farmacéutico. Consideramos por otra parte que el eventual riesgo de error entre las marcas "ROTTAPHARM" y "ROPA PHARM", se verá además disminuido al operar las marcas en este ámbito, el farmacéutico, en el que los profesionales que intervienen tienen un alto grado de especialización.

Esto no queda desvirtuado por el hecho de que las marcas enfrentadas estén incluidas en la misma clase del nomenclátor, la cinco, puesto que, siguiendo la doctrina expuesta en el Fundamento de Derecho precedente, la naturaleza de los objetos o servicios que las marcas en conflicto pretenden amparar, ha de tenerse en cuenta como criterio comparativo con carácter secundario, solo en caso de que existan dudas sobre la posible semejanza o coincidencia fonética o gráfica de ambos distintivos, en una sencilla visión o audición del conjunto, dudas que, como hemos dicho, no concurren en este caso.

Tampoco puede tener acogida la alegación referida al posible aprovechamiento indebido del prestigio de la marca oponente en el sector en que opera, puesto que no la empresa recurrente, titular de las marcas oponentes no acredita en ningún momento la supuesta notoriedad de las marcas de las que es titular en el sector de los productos farmacéuticos, por lo que consideramos no podría apreciarse el riesgo de asociación empresarial que se alega.

En definitiva, la marca solicitada tiene, a nuestro juicio, se distingue suficientemente de las tres marcas oponentes, por lo que compartimos los criterios anteriormente referidos de la resolución impugnada, lo que unido a las consideraciones expuestas, llevan a concluir la desestimación del presente recurso contencioso administrativo.

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TERCERO

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil ROTTA RESEARCH LABORATORIUM, S.p.A., se articula en la exposición de un único motivo, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Se aduce en desarrollo de esta pretensión casacional, que la sentencia recurrida incurre en "claro error" en el análisis comparativo de las marcas enfrentadas, al no apreciar que se produce una significativa coincidencia fonética que no se palia por el carácter mixto de las marcas en conflicto, además de concurrir absoluta identidad en los ámbitos aplicativos en la clase 5, que exige extremar el rigor comparativo y que, necesariamente -según se aduce-, induce a confusión en el mercado e introduce un factor de riesgo entre el público consumidor que adquiere este tipo de productos farmacéuticos.

CUARTO

Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

El primer y único motivo de casación articulado no puede ser acogido, al deber rechazar que la sentencia recurrida incurra en la infracción legal denunciada, al apreciarse que la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

En efecto, esta Sala comparte el criterio expresado por el Tribunal sentenciador que ha de respetarse por no ser contrario al buen sentido, que, aplicando el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, tras examinar globalmente los elementos distintivos dominantes de las marcas en conflicto, concluye en la apreciación de que no existe riesgo de confusión por el grado de diferenciación denominativa, fonética y gráfica que compensa la relación de similitud de los productos reivindicados.

Conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

El juicio sobre el riesgo de confundibilidad se refuerza, según es doctrina de esta Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo expuesta en las sentencias de 31 de mayo de 2005 (RC 5389/2002) y de 25 de mayo de 2006 (RC 8208/2003 ), en los supuestos en que la marca aspirante distinga productos farmacéuticos, porque resulta invocable el principio de precaución, principio general del derecho, en su proyección a la seguridad general de los productos, vinculado a prevenir riesgos a la salud humana, que impide que se flexibilice el juicio de confundibilidad entre las marcas en conflicto, en base a que dichos productos son ordinariamente despachados en oficinas de farmacia mediante la presentación de receta, por indicación terapéutica de personal facultativo, porque el criterio debe ser más estricto y riguroso al poder originarse confusión en la disposición o manipulación de dichos productos por los consumidores.

La comparación analítica de los elementos denominativos que caracterizan la marca internacional aspirante número 686.746 "ROPA PHARM" (mixta) y las marcas obstaculizadoras, la marca nacional número 1.652.892 "R ROTTAPHARM" (gráfica), la marca internacional 409.515 "R ROTTA PHARMACEUTICAL" (gráfica) y la marca internacional número 398.616 "R ROTTALAB" (gráfica), revela la exclusiva utilización de un elemento distintivo común en dichas marcas, el núcleo fónico "RO", que se debilita por la adición del término "PA" para identificar a la marca aspirante, que permite apreciar el elevado grado de diferenciación fonética, que propicia que no se genere riesgo de confusión en el mercado ni riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial común de los productos ofrecidos por las referidas marcas, aunque distingan productos que se distribuyen en los mismos establecimientos, en las oficinas de farmacia.

Debe advertirse, que para apreciar el riesgo de confusión entre los signos enfrentados, debe retenerse, como hace la Sala de instancia, la impresión de conjunto que la percepción de las marcas proporciona en este supuesto, sin que se pueda extraer del conjunto denominativo un elemento integrante de la totalidad, el vocablo "PHARM", para asignarle una fuerza distintiva particular derivada de su posición en el conjunto distintivo de la marca, dado su carácter genérico por su utilización común y usual para distinguir productos farmacéuticos, que por lo tanto no contradice la impresión global en el consumidor que produce el examen de dichas marcas.

La apreciación sobre la distintividad con las marcas anteriores se realiza por la Sala de instancia desde la posición de un consumidor medio al que van destinados los productos, acorde con el significado "de una persona normalmente informada y razonablemente atenta y perspicaz", según se afirma en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de diciembre de 2005.

En razón de la apreciación de la inexistencia de riesgo de confundibilidad entre las marcas en conflicto, que hemos declarado con anterioridad en este fundamento jurídico, se desprende la conclusión de que no resulta aplicable en este supuesto la invocada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que, en la interpretación aplicativa del artículo 5, apartado 1, letra b, de la Directiva 89/104, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que constituye la norma inspiradora de la Ley española 32/1988, sostiene, según se refiere en la sentencia de 22 de junio de 1999, que no puede descartarse que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión, porque cuanto mayor sea la similitud de los productos cubiertos y cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será el riesgo de confusión, al no acreditarse que las marcas obstaculizadoras gocen de notoriedad en el ámbito de los productos farmacéuticos, ni se evidencia que se pueda producir un hipotético riesgo a la salud por la adquisición de estos productos farmacéuticos que determine la declaración de incompatibilidad de las marcas en conflicto, al descartarse el riesgo de error en los consumidores.

La sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, que consagra el artículo

12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Conforme a lo expuesto, la conclusión jurídica que alcanza la Sala de instancia, al declarar la compatibilidad de las marcas enfrentadas, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, según se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, "el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica".

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre

, de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso- administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

La sentencia recurrida se revela, por tanto, conforme a la doctrina de esta Sala que, según se expone en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, observa que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

.

Según se desprende de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 22 de septiembre de 2005 y de 17 de noviembre de 2005, «en lo que se refiere a la comparación entre los signos, procede recordar que, según resulta de reiterada jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI-Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia que en ella se cita]», debiendo concluir en la plena aplicación de la prohibición del artículo 8 del Reglamento CE 40/94, cuando el grado de similitud entre los productos y los signos de que se trata es lo suficientemente elevado como para poder considerar que el público podría creer que los productos en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, presupuesto que no concurre en la presente controversia.

Cabe concluir, acogiendo los razonamientos de la Sala de instancia, que la marca internacional aspirante número 686.746 "ROPA PHARM" (mixta), que distingue productos de la clase 5, es compatible con las marcas opuestas, la marca nacional número 1.652.892 "R ROTTAPHARM" (gráfica), la marca internacional 409.515 "R ROTTA PHARMACEUTICAL" (gráfica) y la marca internacional número 398.616 "R ROTTALAB" (gráfica), para productos de la clase 5, al ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas y presentar evidentes diferencias fonéticas y gráficas para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de confusión del público al que van destinados los productos reivindicados.

En consecuencia, al desestimarse el único motivo de casación articulado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil ROTTA RESEARCH LABORATORIUM, S.p.A. contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de noviembre de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 295/2001.

QUINTO

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil ROTTA RESEARCH LABORATORIUM, S.p.A. contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de noviembre de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 295/2001.

Segundo

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.

D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.

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