STS, 14 de Noviembre de 2006

En el proceso contencioso-administrativo número 3716/1999, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 25 de febrero de 2003, aclarada por Auto de 16 de mayo de 2003, cuyo fallo dice literalmente: «FALLO: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (DIASA), contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero de 1999, por las que se conceden las marcas número 2129.005 y 2.129.006, denominadas "AD", para productos clase 24 y 25 del Nomenclátor Internacional, así como contra la resolución de 16 de septiembre de ese mismo año, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra aquélla, por la entidad recurrente, propietaria de la marca "AD" mixta, núm. 1.650.082, clase 25 del Nomenclátor Internacional, que confirmamos por hallarse ajustadas a Derecho; sin costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (DIASA) recurso de casación, que la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 17 de febrero de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (DIASA) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 16 de marzo de 2004, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que habiendo por presentado el recurso, se sirva tenerme por personado y parte dentro del plazo en la representación que ostento, tenga a bien admitir dicho recurso y por sus trámites dictar sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estiman los motivos de casación en él aducidos, casando y anulando la recurrida y resolviendo en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en las letras c) y d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que mi parte realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con las marcas números

2.129.005 "AD con gráfico" y 2,129.006 "AD con gráfico" y que es procedente la denegación de su registro, con revocación de la concesión que al respecto le había sido otorgada anteriormente.».

La Sala, por providencia de fecha 28 de junio de 2005, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 7 de octubre de 2005 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - La Procuradora Doña María Isabel Campillo García, en representación de la Entidad Mercantil ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A., en escrito presentado el día 18 de octubre de 2005, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO: «se sirva admitir el presente escrito con sus copias, y en mérito de lo expuesto, tener por formalizado escrito de oposición en la representación que acredito, en el recurso de casación interpuesto por DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. D.I.A.S.A. contra la Sentencia de fecha 25 de febrero de 2003, dictada por la Sección 3ª (sic) de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contenciosoadministrativo nº 3.716/99, interpuesto por la recurrente contra las resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en los expedientes de marcas 2.129.005 y 2.129.006 AD (mixtas); y en su día previos los trámites procesales procedentes, dictar Sentencia desestimando por improcedente el recurso de casación citado en los motivos en que se basa, confirmando la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección 3ª) (sic) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y en sus méritos y previos los oportunos trámites dicte Sentencia acordando la desestimación del recurso y confirmando las resoluciones que concedieron las marcas 2.129 .005 y 2.129.006 AD (mixtas).».

2. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 8 de noviembre de 2005, expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare la inadmisión del recurso o subsidiariamente, sea desestimado en su totalidad y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 28 de junio de 2006, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 7 de noviembre de 2006, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de febrero de 2003

, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (D.I.A.S.A.), contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de septiembre de 1999, que desestimaron los recursos de alzada formulados contra las precedentes resoluciones de 20 de enero de 1999, que acordaron conceder la inscripción de las marcas nacionales número 2.129.005 "AD y gráfico" y número 2.129.006 "AD y gráfico", que, respectivamente, distinguen productos de las clases 24 y 25 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el thema decidendi, procede transcribir los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de las marcas nacionales número 2.129.005 "AD y gráfico", que designa productos de la clase 24 (tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa, comprendida la ropa de cama de papel) y la número 2.129.006 "AD y gráfico", que designa productos de la clase 25 (prendas confeccionadas de vestir para señora, caballero y niño, calzados [excepto ortopédicos] y cinturones), con la marca número 1.650.082 "AD" (gráfica), en la clase 25, que se fundamenta con base en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la doctrina jurisprudencial de esta Sala del Tribunal Supremo, en la consideración de que las marcas solicitadas, son marcas gráficas, en que aparecen identificadas las letras "AD", que coinciden con la razón social de la Entidad Mercantil titular "ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A.", y que, por su diseño gráfico, no se asemejan a la marca obstaculizadora, y en la constatación de que la empresa ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A. tenía registradas las marcas prioritarias "AD ADOLFO DOMÍNGUEZ", según se refiere sustancialmente, en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:

Aduce la entidad recurrente que entre los signos enfrentados no existen suficientes diferencias que eviten el riesgo de confusión y asociación en el mercado incumpliendo con la finalidad inherente a toda marca, habida cuenta la preponderancia del elemento denominativo sobre el mixto en la marca impugnada, y la similitud fonética entre ambas; asimismo se aduce la existencia de identidad del ámbito aplicativo de las marcas, y la prioridad registral que posee.

La cuestión litigiosa se circunscribe en determinar si la denominación solicitada "AD" que ampara productos de la clase 24 y 25, puede ser registrada en razón a su compatibilidad o no con el registro de su oponente.

A este respecto se hace preciso traer a colación la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal - sirvan de muestra las sentencias de 21 de enero de 1993, 4 de enero de 1990, 11 de julio de 1989, entre otras muchas -, en las que se ha establecido que "las marcas mixtas compuestas de una letra del alfabeto y de elementos gráficos, tienen una verdadera dimensión distintiva en la singular disposición de su grafismo, de forma que el complejo gráfico es lo que realmente forma la marca, puesto que la letra del alfabeto sólo sirve para construir sobre su esquema un emblema gráfico original, al no pretenderse monopolizar en exclusiva por nadie y en consecuencia las letras del alfabeto de forma aislada, no son susceptibles de registro como marca por tratarse de cosas o elementos comunes que pertenecen a todos y nadie las puede registrar o monopolizar como exclusivas, pero esa misma letra del alfabeto cuando va acompañada de un elemento gráfico forma un conjunto o logotipo visualmente identificable por el consumidor y es susceptible de registro, dado que es el elemento gráfico lo que normalmente forma la marca y carece de valor diferenciativo la letra del alfabeto empleada como elemento gráfico".

Aplicando dicha doctrina jurisprudencial al supuesto contemplado en autos es evidente que se trata de una marca gráfica compuesta de dos cuadros de fondo oscuro sobre los cuales aparecen perfectamente identificables la letra "AD", mayúsculas, que coinciden con las iniciales de su razón social, que no se confunde con la marca opuesta, "ad", minúsculas, dado que la marca aspirante forma un logotipo visualmente identificable por el consumidor que de ningún modo se le puede asemejar a la marca recurrente.

Por último, se ha de señalar que es cierto que el titular de la marca concedida tiene una prioridad respecto de la marca AD Adolfo Domínguez, para la clase 24, de 1 de febrero de 1.981, en tanto que para productos de la clase 25, AD Adolfo Domínguez, ostenta prioridad desde el 16 de julio de 1.986, ello le permite la inscripción de marcas con la misma identificación, únicas a las que alcanza el aprovechamiento del prestigio o publicidad que pudiera ostentar dicha marca.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (D.I.A.S.A.), se articula en la exposición de tres motivos de casación.

El primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, denuncia que la Sala de instancia no ha acomodado la sentencia a lo dispuesto en los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley jurisdiccional y en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque no da respuesta a la alegación formulada en la demanda sobre los criterios de aplicación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en materia de comparación de marcas gráficas que incorporan como signos distintivos letras, ya que cabe entender que sólo en el supuesto de que se trate de una denominación compuesta por una sola letra aislada el signo no puede ser monopolizado en exclusiva por ningún empresario, por lo que la Oficina registral debía haber tomado en consideración la identidad fonética y la afinidad e identidad aplicativa de las marcas solicitadas con la marca de la Entidad Mercantil recurrente y, consecuentemente, apreciar el riesgo de asociación de las marcas enfrentadas y declarar su incompatibilidad.

En el segundo motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, se denuncia que la sentencia recurrida ha infringido, por interpretación errónea, el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, en relación con la interpretación de la jurisprudencia, al no considerar el Tribunal sentenciador "operativa", en este supuesto, la semejanza que presentan las marcas en conflicto, que coinciden en las letras "AD", que componen una palabra, y evidenciarse que no están compuestas por una sola letra del alfabeto, así como por no valorar la identidad fonética que impediría su convivencia.

El tercer motivo de casación, que se funda también al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, en lo que concierne al concepto de prioridad contenido en dicha disposición, al haber conferido la Sala de instancia la prioridad a la titular de las marcas "AD y gráfico" por el registro de las marcas números 957.219 y 1.138.917 "AD ADOLFO DOMÍNGUEZ" con otro gráfico diferente, a pesar de que no concurre el presupuesto jurídico de que las marcas anteriores tengan la misma denominación que las marcas impugnadas.

Sobre el primer motivo de casación.

Procede desestimar la prosperabilidad del primer motivo de casación articulado, que denuncia la violación de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que institucionaliza el principio procedimental de congruencia de las resoluciones judiciales en el orden contencioso- administrativo, al expresar que las sentencias «decidirán todas las cuestiones controvertidas en el proceso».

La lectura de la sentencia recurrida desautoriza la afirmación efectuada por la parte recurrente de que la Sala de instancia no da respuesta a la alegación formulada sobre la infracción en que habrían incurrido las resoluciones de la Oficina registral impugnadas, en detrimento de la norma prohibitiva del artículo 12.1

1. de la Ley de Marcas, al no estimar que la combinación de dos letras forma ya una denominación que tiene un contenido fonético complejo, y que hace que sea "muy discutible" que afecte a la resolución de este proceso la doctrina jurisprudencial relativa a las letras del alfabeto, que se sintetiza en la directriz de que "ni las letras del alfabeto [...] pueden ser objeto de monopolio para constituir marcas con ellas", al apreciarse que el Tribunal sentenciador en el fundamento jurídico segundo expresa un juicio abstracto sobre el riesgo de confundibilidad de las marcas en conflicto, con base en la doctrina del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que es válido para fundar el juicio de legalidad de las resoluciones registrales en el supuesto de las marcas gráficas, y de forma concreta, en el fundamento jurídico tercero que hemos transcrito, procede a rebatir las alegaciones formuladas concernientes a que el elemento denominativo prevalece sobre los gráficos en la comparación de las marcas en conflicto, con cita de tres sentencias del Tribunal Supremo para sostener el carácter distintivo de las marcas mixtas que incorporan letras del alfabeto y elementos gráficos.

No podemos compartir, por tanto, que la Sala de instancia haya incurrido en incongruencia omisiva que se funda en el argumento de que ha aplicado de forma inadecuada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al justificarse de forma razonada la declaración judicial de compatibilidad registral de las marcas en conflicto, ponderando el grado de diferenciación de los elementos gráficos y de afinidad de los ámbitos aplicativos con base al desarrollo de una fundamentación jurídica que apreciamos que se revela suficiente para cumplir las exigencias dispuestas en los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa y en el invocado artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en nuestro orden jurisdiccional.

Debe recordarse, a estos efectos, la doctrina de esta Sala sobre el alcance del deber de motivación del juez que constituye una garantía esencial para el justiciable, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y acerca de la interdicción de que los órganos judiciales incurran en el vicio de incongruencia, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003) y de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ):

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero

, acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

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Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.».

Y, en último término, debe referirse que en el planteamiento de este motivo subyace una mera discrepancia de la parte recurrente con el criterio jurídico adoptado por la Sala de instancia para fundar la ratio decidendi del proceso, que no puede amparar válidamente la formulación de este motivo de casación por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, que debe articularse por infracción de las normas integradas en el Derecho de marcas.

Sobre el segundo motivo de casación.

Procede desestimar que la sentencia recurrida incurra en la infracción legal y jurisprudencial denunciadas como segundo motivo de casación, al apreciarse que la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio expresado por el Tribunal sentenciador cuando concluye que no existe riesgo de confusión ni de asociación entre las marcas confrontadas al distinguirse por el grado de diferenciación gráfica, ya que los gráficos utilizados en las marcas aspirantes, que enmarcan las letras "AD", que, aunque no forman una palabra inteligible, tienen un significado claro y determinado porque coinciden con las siglas de la denominación social de la Entidad Mercantil ADOLFO DOMÍNGUEZ, forman un logotipo que tiene carácter distintivo que es fácilmente identificable por los consumidores relevantes que adquieren prendas de vestir y otros productos relacionados con el sector textil y la ropa de casa.

Debe en primer término significarse que, conforme es doctrina de esta Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003), de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003) y de 12 de julio de 2006 (RC 10199/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas por los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Sólo en el supuesto de las marcas notorias, que, según se afirma por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, o en el caso de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama. En particular, debe significarse, que la doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala viene afirmando, que en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria.

En la sentencia de esta Sala de 25 de junio de 2003 (RC 9489/1997 ) hemos declarado la siguiente doctrina sobre el carácter no reivindicable en exclusiva de las letras del alfabeto:

Es doctrina de esta Sala, sentencia de 10 de abril de 2003, que las letras como los números, son elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y como tal no susceptibles de ser utilizadas por nadie en exclusiva, y por tanto, el que pretenda registrarlas como marca, siempre y cuando tenga substantividad e individualidad propia, no puede impedir a otros que las usen en sus propias marcas diferentes de las del primero, pues por ser éstas (las letras) de dominio común cualquiera tiene derecho a usarlas, siempre que contengan suficientes elementos diferenciativos que eviten toda confusión entre ellas.

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La Sala de instancia no incurre en error jurídico en la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo que, en materia de comparación de marcas que incorporan letras del alfabeto, ha matizado que, a los efectos de realizar el juicio de riesgo de confundibilidad, "lo relevante es su caprichosa escritura y disposición -STS de 21 de enero de 1993 y 10 de diciembre de 1993 -, y no hay duda de que las marcas solicitadas "AD y gráfico" presentan notables diferencias, analizados los elementos gráficos y el tipo de letras y los colores utilizados, con la marca obstaculizadora "AD".

La sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, que se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia, por lo que procede rechazar que la denominación de la marca aspirante evoque los productos de prendas de vestir confeccionadas, reivindicados por la Entidad recurrente, por incluir signos que puedan asociarse a su razón social, al obviar que aquel distintivo goza de sustantividad propia.

Esta conclusión jurídica que alcanza la Sala de instancia, al afirmar la compatibilidad de las marcas opositoras, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

La sentencia recurrida se revela, por tanto, conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Cabe concluir, acogiendo los razonamientos de la Sala de instancia, que las marcas aspirantes número

2.129.005 "AD y gráfico" y la número 2.219.006 "AD y gráfico", que distinguen, respectivamente, productos de las clases 24 y 25, son compatibles con la marca registrada número 1.650.082 "AD" (gráfica), para productos de la clase 25, al ser suficientemente diferentes los gráficos para no inducir a confusión en el mercado, aunque dichas marcas se refieran a productos similares, ya que, en ningún caso, se deduce, con la exposición de argumentos convincentes, que se genere dilución o debilitamiento de la marca prioritaria.

Sobre el tercer motivo de casación.

El tercer motivo de casación, que se funda, asimismo, en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, no puede ser acogido porque la sentencia se limita a constatar, tras declarar la compatibilidad de las marcas en conflicto por apreciar la diferenciación de los elementos gráficos empleados, que la Entidad Mercantil ADOLFO DOMÍNGUEZ tiene registradas las marcas número 957.219 y número 1.138.967 "AD ADOLFO DOMÍNGUEZ", para distinguir productos de la clase 24 y de la clase 25, lo que le permite, por la notoriedad y el prestigio comercial alcanzados en el sector de la confección de prendas de vestir de calidad, que distribuye en sus propios establecimientos, la inscripción de las marcas que incluyen como elemento denominativo la abreviación identificativa del logotipo de la denominación social, al no cuestionarse que las marcas solicitadas, que incorporan las siglas de la firma comercial ADOLFO DOMÍNGUEZ, evoquen la marca de titularidad registral de la empresa recurrente.

En consecuencia, al desestimarse los tres motivos de casación articulados, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (D.I.A.S.A.) contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de febrero de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo 3716/1999.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (D.I.A.S.A.) contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de febrero de 2003, dictada en el recurso contenciosoadministrativo 3716/1999.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.

D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.