STS, 14 de Octubre de 2003
| Ponente | D. Eduardo Espín Templado |
| ECLI | ES:TS:2003:6270 |
| Número de Recurso | 4419/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a catorce de Octubre de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.419/1.998, interpuesto por EL CORTE INGLÉS, S.A., representado por el Procurador D. Carlos Andreu Socias, contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de diciembre de 1.997 en el recurso contencioso-administrativo número 556/1.996, sobre denegación de inscripción de la marca número 1.716.479, denominada "DECOMPRAS".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Cuarta) dictó sentencia de fecha 5 de diciembre de 1.997, desestimatoria del recurso promovido por El Corte Inglés, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de junio de 1.995 y 5 de diciembre de 1.995, por las que se denegaba la solicitud de registro de la marca nº 1.716.479 "DECOMPRAS", de tipo denominativo, para productos de la clase 39 "almacenaje y distribución de toda clase de productos y mercancías".
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de fecha 6 de abril de 1.998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de El Corte Inglés, S.A., compareció en forma en fecha 27 de mayo de 1.998, mediante escrito interponiendo recurso de casación, al amparo del apartado 4º del artículo 95.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1.956, en base a un primer motivo por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, de Marcas, y a un segundo motivo, por vulneración de la doctrina jurisprudencial del mismo artículo citado. Terminaba suplicando que se dicte sentencia que case y anule la sentencia recurrida, declarando nulas de pleno derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de junio de 1.995 y de 5 de diciembre de 1.995, recaídas en la tramitación del expediente administrativo de solicitud de marca nacional número 1.716.479, concediéndole el registro de dicha marca para proteger servicios comprendidos en la clase 39ª del Nomenclator Internacional.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 3 de junio de 1.999.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 17 de junio de 2.003 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 2 de octubre de 2.003, en que han tenido lugar dichos actos.
Se impugna en el presente recurso de casación la Sentencia de 5 de diciembre de 1.997 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Cuarta), la cual desestimó el recurso contencioso interpuesto contra el rechazo por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la inscripción de la marca nº 1.716.479, "Decompras" (denominativa, para servicios de la clase 39, en particular "almacenaje y distribución de toda clase de productos y mercancías"). La resolución de 5 de diciembre de 1995 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso ordinario contra la anterior resolución denegatoria de 5 de junio de 1.995 se basó en la identidad denominativa y la relación aplicativa con la marca "Decompras" (nº 1.698.999, mixta, para "papel, cartón y productos de ambos", pertenecientes a la clase 16 del nomenclátor internacional); se rechazaba en cambio la oposición formulada por la marca "De compras por el mundo" (nº 1.681.339, denominativa, para "catálogo de venta por correo" de la clase 16), cuyo titular fue emplazado para el recurso contencioso administrativo, sin que compareciera en el mismo.
La Sentencia que se recurre en casación desestimó el recurso formulado por el Corte Inglés, S. A. con base en los mismos fundamentos que la resolución administrativa. Así, en relación con la marca opuesta "De compras por el mundo" se indica en el fundamento de derecho segundo:
"En este caso concreto valorando en forma conjunta ambos factores de confundibilidad deduce la Sala que la número 1.716.479 DE COMPRAS, con la 1.681.339 DE COMPRAS POR EL MUNDO, para proteger los productos antes reseñados, son perfectamente compatibles dada su disparidad aplicativa y denominativa."
e, inmediatamente a continuación se señala, respecto a la marca "Decompras", opuesta de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas:
"La número 1.716.479 DE COMPRAS y la anterior 1.698.999 DE COMPRAS ofrecen decisivos caracteres de dicha confundibilidad, por ser obvia la total identidad denominativa y aplicación. Los demás argumentos carecen de virtualidad."
El recurso de casación se formula en dos motivos, ambos al amparo del apartado 1.4 del artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción aplicable. El primero de ellos por infracción del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y el segundo por infracción de la jurisprudencia recaída sobre dicho precepto.
En el primero de ambos motivos se señala que no existe relación alguna entre los campos aplicativos de las marcas enfrentadas, pues se niega que exista relación alguna entre los productos pertenecientes a la clase 16 y los servicios pretendidos por la parte recurrente de "almacenaje y distribución de todo tipo de productos y mercancías" pertenecientes a la clase 39. Por lo demás, señala la parte actora que resulta sorprendente que mientras que respecto a la marca oponente "De compras por el mundo", referida a productos de la clase 16 se afirma que existe disparidad aplicativa, respecto a la marca "Decompras" opuesta por la Oficina Española de Patentes y Marcas y referida a productos de la misma clase 16, se afirma la total identidad aplicativa.
A juicio de la entidad recurrente, la falta de relación entre los campos aplicativos de las marcas enfrentadas hace inaplicable el art. 12.1 a) de la Ley de Marcas, ya que pese a la identidad fonética existente entre ellas, los productos y servicios a que se refieren no guardan ningún tipo de relación o conexión.
Hemos señalado reiteradamente que
"...determinadas apreciaciones efectuadas por las sentencias de instancia en el ámbito legal del derecho de marcas, como lo son el juicio sobre la similitud o desemejanza entre marcas, sobre la existencia o no de riesgo de confusión, u otras apreciaciones análogas que son, en definitiva, apreciaciones de hecho, no pueden ser revisadas en esta sede casacional salvo que sean manifiestamente irrazonables o faltas de justificación, o bien porque se hayan efectuado a partir de un erróneo entendimiento o mediante una incorrecta aplicación de los conceptos legales del derecho de marcas, tal como han sido interpretados por la jurisprudencia de este Tribunal (sentencia de 2 de octubre de 2.002 -recurso de casación 6611/1996-, con cita de jurisprudencia anterior)." (Sentencia de 25 de septiembre de 2.003 -recurso de casación 3.465/1.998-).
Pues bien, en el presente caso nos encontramos con una afirmación no justificada y prima facie errónea de la Sala de instancia en relación con el campo aplicativo de las marcas enfrentadas. En efecto, no es fácil ver una relación directa entre los productos incluidos en la clase 16 del nomenclátor que son los genéricamente protegidos por la marca prioritaria nº 1.698.999 "Decompras" ("papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés") y los servicios de la clase 39 ("transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes") que pudiera explicar la coincidencia aplicativa apreciada por la Sala de instancia. Y si dicha relación directa no se observa con la mera comparación de los respectivos productos y servicios, la Sentencia recurrida, por su parte, no incluye argumento alguno que justifique la rotunda afirmación de una "total identidad denominativa y de aplicación". El error de la Sala se hace más patente por el hecho de que, como pone de relieve la parte recurrente, dicha afirmación se hace inmediatamente después de haber afirmado lo contrario en relación con la marca opuesta nº 1.681.339 "De compras por el mundo" que protege productos de la misma clase 16 (en este caso, en concreto, "catálogo de venta por correo"), y respecto a la que se afirma la compatibilidad "dada su disparidad aplicativa", asimismo sin justificación alguna de tal afirmación.
La constatación del error manifiesto respecto a la valoración hecha sobre la relación de los campos aplicativos de las marcas enfrentadas lleva a la estimación del primer motivo de casación y, con ello, del recurso de casación interpuesto, de lo que resulta la necesidad de resolver con plenitud de jurisdicción sobre el recurso contencioso del que trae causa el recurso de casación.
La cuestión planteada en el mismo y única sobre la que hemos de pronunciarnos es la compatibilidad de la marca solicitada y denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas con la marca prioritaria ya referida "Decompras"; no es preciso, en efecto, referirnos a la marca nº 1.681.339 "De compras por el mundo" opuesta inicialmente, ya que ni fue considerada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su resolución de 5 de diciembre de 1.995 como un obstáculo a la inscripción de la marca solicitante, ni su titular compareció en el recurso contencioso administrativo que ahora resolvemos, al que fue debidamente emplazado.
Pues bien, el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas impide la inscripción de la marca posterior que ofrezca identidad o semejanza fonética con una marca ya registrada y que se refiera a productos o servicios idénticos o similares, a fin de evitar los riesgos de confusión en el mercado o de asociación con la marca anterior. Como resulta evidente en este caso existe una plena identidad denominativa entre la marca aspirante y la anterior, pero no se da la coincidencia o similitud entre los productos y servicios de ambas marcas. En efecto, como se ha indicado ya en el anterior fundamento de derecho, no se aprecia similitud o relación entre los productos de la clase 16 y el servicio de "almacenaje y distribución de toda clase de productos y mercancías", ni se estima que pueda darse una coincidencia en el campo aplicativo o en los canales comerciales susceptible de inducir a confusión a los consumidores o usuarios de unos u otros. Procede, en consecuencia, la inscripción de la marca solicitada por no ser conforme a derecho la resolución impugnada de la Oficina Española de Patentes y Marcas que la denegó.
Según lo que antecede, es preciso estimar el recurso de casación y, casando y anulando la Sentencia impugnada en el mismo, estimar el recurso contencioso administrativo 556/1.996 seguido ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a instancia de El Corte Inglés, S.A., ordenando la inscripción definitiva de la marca nº 1.716.479 "Decompras", solicitada por El Corte Inglés, S.A.
En cuanto a las costas del recurso de casación, que cada parte satisfaga las suyas, y en cuanto a las de la instancia, no se dan las circunstancias previstas por la ley para imponerlas, según lo previsto en los artículos 102.2 y 131.1 de la Ley de la Jurisdicción.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y ESTIMAMOS el recurso de casación 4.419/1.998, interpuesto por El Corte Inglés, S.A., casando y anulando la sentencia dictada en fecha 5 de diciembre de 1.997 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Cuarta).
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Que ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo 556/1.996 seguido en el mencionado tribunal e interpuesto por la entidad citada contra la Resolución de 5 de junio de 1.995 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, anulando dicha Resolución por no ser conforme a derecho, y ordenamos la inscripción definitiva de la marca nº 1.716.479 "Decompras".
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Que no se hace especial pronunciamiento sobre las costas, según lo previsto en los artículos 102.2 y 131.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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