STS, 3 de Mayo de 2005

En el proceso contencioso-administrativo número 418/1997, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 12 de junio de 2002, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Sorribes Torra, en nombre y representación de las empresas Pierre Fabre Medicament, S.A. y Pierre Fabre Ibérica, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de mayo de 1996 y contra la de 12 de noviembre de 1996, por la que se desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la anterior, sobre compatibilidad del nombre comercial FAMA FABRE, S.A. número 203.023-3 para comercio al por mayor de productos de perfumería y droguería, y la marca internacional PIERRE FABRE (gráfica), para las clases 5, 16 y 35, por lo que se confirman las resoluciones recurridas, por estar ajustadas a Derecho en lo que a este recurso se refiere. No se hace pronunciamiento sobre costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de las Entidades Mercantiles PIERRE FABRE MEDICAMENT, S.A. y PIERRE FABRE IBERICA, S.A. recurso de casación, que la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 26 de julio de 2002 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de las recurrentes compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 16 de octubre de 2002, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Se sirva tener por presentado este escrito con el poder que se acompaña, disponiendo la devolución de este último, previo testimonio literal en autos. Se tenga a esta parte por personada en tiempo y forma y por interpuesto recurso de casación contra la sentencia nº 676 de 12 de junio de 2002, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 418/97, admitiéndolo y dándole el curso que la ley establece, dictando en su día sentencia por la que, con estimación de este recurso de casación, se anule y revoque la sentencia recurrida, acordando, en consecuencia, la estimación del recurso contencioso-administrativo y la revocación de las resoluciones administrativas recurridas y, por consiguiente, la denegación del Nombre Comercial nº 203.023 "FAMA FABRE S.A." para las actividades para las que ha sido solicitado.».

La Sala, por providencia de fecha 17 de diciembre de 2003, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 25 de febrero de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil FAMA FABRÉ, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 2 de marzo de 2004, expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

2. - El Procurador D. Antonio Álvarez Buylla Ballesteros, en representación de la Entidad Mercantil FAMA FABRÉ, S.A., presentó, asimismo, escrito el día 13 de abril de 2004, en el que tras exponer los razonamientos que creyó oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, se sirva tener a esta parte, en nombre de la entidad mercantil FAMA FABRÉ, S.A. por formalizado, en tiempo y forma, el ESCRITO DE OPOSICIÓN al Recurso de Casación interpuesto por la Entidad PIERRE FABRE MEDICAMENT, S.A. a fin de que, previos los trámites legales oportunos, se dicte sentencia por la que se confirme la de 12 de Junio de 2002, dictada por la Sección 9ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por estimarla ajustada a Derecho; y, en definitiva, la concesión del Nombre Comercial nº 203.023 denominado "FAMA FABRE", con todo lo que sea inherente a tal declaración y la imposición de costas a la parte recurrente.».

Por providencia de fecha 26 de enero de 2005, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 26 de abril de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de junio de 2002, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las Entidades Mercantiles PIERRE FABRE MEDICAMENT, S.A. y PIERRE FABRE IBERICA, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de noviembre de 1996, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 6 de mayo de 1996, que concedió el nombre comercial número 203.023 "FAMA FABRE, S.A." para distinguir actividad de comercio al por mayor de productos de perfumería y droguería.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional, procede transcribir la fundamentación de la sentencia de la Sala de instancia, en el extremo que concierne a la declaración de conformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, que descansa, sustancialmente, en la argumentación de que, consagrada la regla de especialidad en el artículo 76.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con el artículo 12.1 de la referida Ley, por la remisión que efectúa el artículo 81, no concurren, en este supuesto, los requisitos de aplicación de la prohibición de acceso al registro de nombres comerciales, al apreciarse que existen suficientes disparidades entre el conjunto denominativo que forma el nombre comercial aspirante "FAMA FABRE, S.A." y los distintivos que caracterizan a las marcas oponentes, ya que sólo coinciden en la utilización del vocablo "FABRE", y ser totalmente diferentes los ámbitos de comercialización, según se refiere, en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:

Teniendo en cuenta los preceptos legales citados, ha de concluirse que no concurren en el presente caso los presupuestos de incompatibilidad, puesto que la única coincidencia existente entre el nombre comercial aspirante y las marcas oponentes, es el vocablo FABRE, que corresponde no solamente a la razón social de la empresa solicitante del nombre comercial, sino a los apellidos de sus socios, por lo que se acredita el derecho a la inscripción.

Incluso debe tenerse en cuenta que el nombre comercial aspirante cuenta con el antecedente de que la empresa solicitante tiene registrada a su favor la marca FAMA FABRE, que es preferente en el tiempo a las oponentes, debiendo recordarse que han convivido las marcas citadas sin que se hayan presentado problema alguno.

Si a todo ello se une que los ámbitos de comercialización son totalmente diferentes, la conclusión es que debe desestimarse el recurso.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por las Entidades Mercantiles PIERRE FABRE MEDICAMENT, S.A. y PIERRE FABRE IBERICA, S.A., se articula en tres motivos formulados al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

El primer motivo de casación se fundamenta en que la sentencia recurrida infringe el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al que se remite el artículo 81 de la misma Ley, y las sentencias que lo interpretan, por no tomar en consideración el órgano juzgador la identidad del elemento característico entre los distintivos enfrentados que es el apellido "FABRE", ni apreciar la similitud aplicativa, al estar relacionadas las actividades de comercio al por mayor de perfumería y droguería con los productos de las clases 5 y 16, y los servicios de la clase 35, que amparan las marcas internacionales prioritarias oponentes, que distinguen productos farmacéuticos e higiénicos, desinfectantes, impresos y servicios de publicidad y negocios, entre otros.

En el segundo motivo de casación se denuncia que la Sala de instancia infringe el artículo 13 c) de la Ley de Marcas, al que se remite el artículo 81 de la referida Ley, y lo dispuesto en las sentencias que lo interpretan, en cuanto la Sala de instancia no ha tenido en cuenta el aprovechamiento que pretende el solicitante del nombre comercial "FAMA FABRE, S.A.", de la reputación del nombre comercial y de las marcas de titularidad de la Compañía PIERRE FABRE MEDICAMENT, S.A., que es una empresa que goza de un reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

En el tercer motivo de casación, se aduce que la sentencia viola, por infracción por omisión, lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Marcas, que preceptúa que el nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París, al no apreciar la Sala de instancia que los distintivos del nombre comercial solicitado resultan totalmente confundibles con la parte principal de la razón social de las empresas recurrentes, vulnerando los derechos prioritarios que le asisten, derivados de la invocada norma convencional.

Sobre el primer motivo de casación.

La Exposición de Motivos de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, refiere la naturaleza del nombre comercial como modalidad de los derechos de propiedad industrial y confirma los nuevos principios informadores al expresar que "La regulación del nombre comercial en el EPI adolecía de ciertos inconvenientes derivados de la vigencia del principio de veracidad o autenticidad. Este principio implicaba la necesaria coincidencia entre el nombre del empresario y su nombre comercial. Sin embargo, la Ley va a conceptuar el nombre comercial como un verdadero signo distintivo de la empresa. Por esta razón, no se exige al nombre comercial ningún requisito especial que no se haya exigido a otros signos distintivos: cualquier signo que sirva para identificar una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial, puede ser susceptible de protección como nombre comercial".

Con base en ello, como señala la más moderna doctrina, según se afirma en la sentencia de esta Sala de 10 de diciembre de 2001 (RC 2312/1995), en tanto que la denominación social se configura como el signo identificador del ente colectivo, como sujeto titular de derechos y deberes y centro de imputación de responsabilidad en el tráfico jurídico, cuya regulación se encuentra contenida en el Reglamento del Registro Mercantil de 29 de diciembre de 1989; el nombre comercial se concibe como el signo distintivo de la empresa en el mercado, frente a la competencia y en su aspecto concurrencial, por lo que, su régimen jurídico, tanto en lo relativo a los requisitos necesarios para su protección como en cuanto a los derechos que otorga, es autónomo e independiente de la denominación social y se encuentra regulado en la Ley de Marcas.

Esta diferente función de una y otro es puesta de manifiesto por el Tribunal Supremo. En su sentencia de 21 de octubre de 1994 se dice que "mientras que la denominación social es para la sociedad su nombre propio, exigente para la vida jurídica de la empresa y para acceder al campo de los negocios y transacciones como sujeto de derechos y obligaciones, el nombre comercial, por el contrario, se introduce en la propia actividad empresarial...". En la de 4 de julio de 1995 se advierte que "los conceptos de nombre comercial y razón social...son distintos, pues el primero atiende a la defensa y protección de los consumidores y el segundo, en cambio, tiene por finalidad identificar e individualizar al titular de la empresa".

Desde el momento en que el artículo 76.2 de la Ley de Marcas enumera entre una de las distintas formas de nombres comerciales, "las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas", da a entender claramente que no existe vinculación entre ambos. De esto derivan importantes consecuencias: a) en primer término, que no tiene por qué existir identidad entre nombre comercial y denominación social, pudiendo usarse un nombre diferente a la denominación, b) no existe, en segundo lugar, norma que prohiba a una sociedad ostentar lícitamente la titularidad registral de diferentes nombres comerciales, y c) es posible, por último, la utilización de signos o denominaciones de fantasía como nombre comercial, pudiendo, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1994, "ser sustituido y alterado sin que ello repercuta necesariamente en la propia razón social, que mantiene su condición de principal y generadora de los instrumentos legales de protección a las sociedades, como signos distintivos, en el ámbito competitivo de los mercados, para evitar situaciones de confusionismo o de competencia ilegal."

Debe rechazarse la prosperabilidad del primer motivo de casación, al advertirse que la Sala de instancia no ha incurrido en error en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, que, en relación a lo dispuesto en el artículo 76.1 de la citada Ley, que establece que "se entiende por nombre comercial el signo o denominación que sirven para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares", prohibe que se registren aquellos nombres comerciales que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con el nombre comercial o con la marca anteriormente solicitadas o registradas, puedan inducir a confusión.

Debe significarse que la aplicación a los nombres comerciales de la regulación establecida en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, relativa a las marcas, se produce en la medida en que no sea incompatible con su propia naturaleza, según refiere el artículo 81 de la citada Ley, lo que promueve la plena vigencia de los preceptos que regulan las prohibiciones absolutas y relativas marcarias con las modulaciones requeridas, ya que pretenden evitar el riesgo de confundibilidad porque, según se refiere en la sentencia de esta Sala de 22 de septiembre de 2004 (RC 3498/2001), estas reglas de interdicción de acceso al registro obedecen a una misma finalidad de salvaguarda de los intereses públicos, ya que resulta perjudicial que se produzca confusión o asociación entre nombres comerciales o entre nombres comerciales y marcas, que hagan creer en este último caso, que una marca pertenece a una determinada empresa por generar confusión o asociación con el nombre comercial de ésta.

Coincidentemente con la conclusión jurídica de la Sala de instancia procede declarar que el nombre comercial aspirante número 203.023 "FAMA FABRE, S.A." es compatible con las marcas internacionales registradas números 369.118 y 426.550 "PIERRE FABRE", que distinguen productos de las clases 5, 16 y 35, y con las marcas nacionales números 1.791.141, 1.791.142, 1.791.143, 1.791.144 "PIERRE FABRE IBÉRICA S.A." (gráfica) que amparan productos de las clases 3, 5, 9, 10, 16 y 42, al evidenciarse el grado de disparidad denominativa que concurre en los signos utilizados, al coincidir únicamente en el empleo del término "FABRE", y la separación del ámbito de actividad empresarial reivindicado por el nombre comercial del de las marcas obstaculizadoras, que evitan cualquier riesgo de confusión.

Constituye un precedente jurisdiccional aplicable, en virtud del principio de unidad de doctrina que garantizan los artículos 14, 24, 117 y 123 de la Constitución, la doctrina de esta Sala expresada en la sentencia de 24 de septiembre de 2003 (RC 2019/1998), en que resolviendo el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que había declarado la validez de la inscripción de la marca número 1.787.147 "FAMA FABRE", con gráfico, para productos de la clase 21, útiles de perfumería, peines de platino, cepillo y brochas, frente a la marca oponente "PIERRE FABRE", de la clase 5, de titularidad de la Compañía PIERRE FABRE MEDICAMENT, S.A., se apreció la inexistencia de riesgo de confundibilidad declarando la compatibilidad entre las marcas en conflicto, al afirmar que "el resto de los elementos denominativos" no coincidentes "actúan como diferenciadores con fuerza suficiente para evitar toda confusión entre ellas" atendiendo, además, al hecho de que el término "FABRE" forma parte de la razón social de la marca aspirante.

No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la Entidad recurrente, porque debe advertirse que esta Sala en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, que resulta aplicable a los nombres comerciales, ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre nombres comerciales y marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

"b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

3. que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

4. en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos".

Sobre el segundo motivo de casación.

El segundo motivo de casación, que se fundamenta en la alegación de que la sentencia infringe el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, porque la Sala de instancia no considera el aprovechamiento de la reputación del nombre comercial y de las marcas de su titularidad, debe ser igualmente desestimado.

La falta de censura de la sentencia, objeto de recurso de casación, en base al motivo de casación de quebrantamiento de las formas esenciales de juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, establecido en el artículo 88, 1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, impide a esta Sala declarar la existencia de incongruencia omisiva, y, como efecto reflejo, promociona que no se considere la alegación de infracción de la prohibición establecida en el artículo 13, en su apartado c), de la Ley de Marcas, tendente a evitar el registro de marcas o nombres comerciales que supongan un apoderamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrales, que se fundamenta en la confusión entre el nombre comercial y las marcas oponentes, al no poder alterar los hechos de los que parte la sentencia de instancia, que no reconoce notoriedad o renombre a las marcas obstaculizadoras, ni poder modificar la apreciación de la inexistencia de titularidad entre las marcas confrontadas en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación.

Y debe señalarse que, conforme es doctrina de esta Sala, el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose declarado que hay riesgo de confusión y riesgo de asociación entre el nombre comercial y las marcas confrontadas, aquel precepto deviene inaplicable.

Según se refiere en la sentencia de esta Sala de 19 de diciembre de 2003 (RC 7859/1999), aunque "la fuerza identificadora del nombre comercial se proyecta en el marco de la actividad empresarial a que se refiere, y en el caso de las marcas, la función identificadora se cumple en el mercado en que se ofrecen los productos y los servicios amparados por aquélla", debe acreditarse en todo caso, de forma convincente, que con la inscripción del nombre comercial solicitado se pretende el aprovechamiento indebido de la reputación registral de la marca notoria, provocando error en los consumidores por riesgo de asociación.

Sobre el tercer motivo de casación.

El tercer motivo de casación, en que se invoca como infringidos el artículo 77 de la Ley de Marcas y el artículo 8 del Convenio de la Unión de París, debe ser rechazado ad limine porque la queja casacional descansa en la argumentación de que la Sala de instancia ha apreciado inadecuadamente el riesgo de confusión entre el nombre comercial aspirante "FAMA FABRE, S.A." y las marcas inscritas, que gozan de protección registral reforzada, al deber desestimar que el juicio de semejanza realizado por la Sala de instancia se revele arbitrario o irracional, según se ha fundamentado con anterioridad.

Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de las Entidades Mercantiles PIERRE FABRE MEDICAMENT, S.A. y PIERRE FABRE IBERICA, S.A. contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de junio de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 418/1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a las partes recurrentes.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de las Entidades Mercantiles PIERRE FABRE MEDICAMENT, S.A. y PIERRE FABRE IBERICA, S.A. contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de junio de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 418/1997.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a las partes recurrentes.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que. como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.