STS, 15 de Octubre de 2003
| Ponente | D. Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2003:6313 |
| Número de Recurso | 6107/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 15 de Octubre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Octubre de dos mil tres.
En el recurso de casación nº 6107/1998, interpuesto por el Procurador D. José Manuel Villasante García, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de DANONE, S.A., contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 2053/1995, con fecha 17 de abril de 1998, sobre concesión de inscripción de la marca nº 1.629.258 "DANOLAC", clase 31ª; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo nº 2053/95, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 17 de abril de 1998, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Villasante García, en nombre y representación de DANONE, S.A., contra Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 11-5-95, por la que se denegó el Recurso de Reposición interpuesto contra la concesión de la marca DANOLAC, para la clase 31 "productos para la alimentación animal", resolución que confirmamos por estimarlas acordes a Derecho. Sin costas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de DANONE, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 22 de mayo de 1998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 8 de julio de 1998, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso, decretando por ello la denegación de la solicitud de marca nº 1.629.258 "DANOLAC".
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 23 de septiembre de 1999, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 7 de octubre de 1999, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 27 de enero de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 13 de marzo de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso el recurrente articula tres motivos de casación al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 1 y 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y la jurisprudencia de la Sala relativa al mismo. Dada la íntima relación de los tres motivos articulados, deben ser examinados conjuntamente para evitar repeticiones inútiles,
En el motivo de casación en que se denuncia infracción del Art. 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, se pretende sustituir el criterio de la Sala de instancia, por el criterio propio del recurrente, discutiendo la apreciación hecha por la Sala de instancia deducida de la prueba, que afirma que la marca aspirante nº 1.629.258 "DANOLAC", para productos de la clase 31ª, "productos para la alimentación animal", y las oponentes nº 1.069.346 y 47, "DANO", de la titularidad de DANONE, S.A., clases 29ª y 30ª, que protegen "mermeladas, leche, lácteos y conservas", no presentan semejanza fonética ni semejanza de productos para estar incursa en la prohibición del Art. 12.1 a) de la Ley 32/88, y en tal sentido confirma los acuerdos del Registro de fechas 3 de junio de 1993 y 22 de junio de 1994, que concedieron la inscripción solicitada. La sentencia recurrida llega a la conclusión deducida de la prueba practicada en autos, que ambas marcas y sus productos son compatibles y que no existe riesgo de confusión entre ellas y entre sus productos porque ambas marcas son diferentes en sus denominaciones DANOLAC y DANO, pues aunque tengan el parecido en el término DANO, ello no les hace incurrir en la prohibición contenida en el Art. 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988. Conclusión que comparte esta Sala, que rechaza la tesis del recurrente que pretende fijar la comparación, exclusivamente entre los términos parecidos, cuando la marca oponente presenta otros términos diferenciales como LAC, que produce evidentemente la diferencia fonética entre ambas, y fundamentalmente la diferencia absoluta de los productos que ambas protegen que les hacen totalmente inconfundibles, y con ello se elimina la prohibición contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, pues no cabe ahora en vía casacional alterar por tratarse de hechos deducidos de la prueba, y ello por unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente que se limita a la cita genérica de alguna sentencia de esta Sala dictada en un supuesto diferente al de la presente, y todas ellas anteriores a la vigente Ley de Marcas, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente, pues el Art. 12.1 a) de la Ley 32/88, introduce una importante modificación con respecto al Art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, dado que la nueva Ley que al elemento de semejanza denominativa o conceptual añade con idéntico valor diferenciativo el elemento de la similitud de los productos, pero siempre condicionado a la suma de ambos elementos al resultado final de que sean susceptibles de producir error o confusión en el mercado, es decir, que no basta la semejanza fonética o gráfica para determinar la incompatibilidad, sino que además, se requiere la semejanza de productos de manera que ambos induzcan a error o confusión en el consumidor, con lo cual, no ofrece la menor duda que acierta plenamente la sentencia recurrida al afirmar que no existe la incompatibilidad de dicho artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988. Procede la desestimación de los tres motivos de casación examinados, dado que la sentencia recurrida es plenamente conforme al Art. 1 y 12.1 a) de la Ley 32/1988, y no existe la infracción del ordenamiento jurídico de que se le acusa, en cuanto que la confrontación entre marcas ha de hacerse de forma completa, contemplando el conjunto de cada una, sin descomponerlos y sin fijarse solamente en un término de ambas como pretende el recurrente.
Al rechazar los tres motivos de casación alegado, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 6107/1998, interpuesto por el Procurador D. José Manuel Villasante García, en nombre y representación de DANONE, S.A. contra la sentencia de fecha 17 de abril de 1998, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 2053/1995, con expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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