STS, 11 de Mayo de 2009

En el recurso contencioso-administrativo nº 3404/2004, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, de fecha 25 de abril de 2008, cuyo fallo dice textualmente: " FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo nº 3.404/04 interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Alvarez-Buylla Ballesteros en nombre y representación de la "SOCIEDAD DE CENTROS COMERCIALES DE ESPAÑA, S.A. (SCCE)", contra las resoluciones reflejadas en el Fundamento de Derecho Primero de la presente resolución, las cuales, por ser ajustadas a Derecho, confirmamos". Sin costas".

La sentencia fue notificada a las partes en debida forma. Contra la misma preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales D. Manuel Álvarez-Builla Ballesteros, en representación de "SOCIEDAD DE CENTROS COMERCIALES DE ESPAÑA, S.A.". Mediante providencia de 19 de junio de 2008 el Tribunal "a quo" tuvo por preparado el recurso, acordando elevar las actuaciones a la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el emplazamiento de las partes. La representación procesal de la "SOCIEDAD CINEMATOGRÁFICA DE CENTROS COMERCIALES, S.A.", parte codemandada en la instancia, fue notificada y emplazada el 30 de junio de 2008, no personándose ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo.

El 8 de septiembre de 2008 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de la representación procesal de "SOCIEDAD DE CENTROS COMERCIALES DE ESPAÑA, S.A." interponiendo recursos de casación contra la referida sentencia, recurso que consta de dos motivos. En el primero, acogido (sic) al art. 95.1.4 de la L.J. denuncia que la sentencia ha infringido el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de marcas, por indebida aplicación de ese precepto al interpretar que existen semejanzas fonéticas y riesgo de error y confusión en el mercado entre las marcas oponentes y la marca nº 2.490.755 (cuya denominación cita con error, pues no es "LA VAGUADA MADRID 2" como ha escrito, sino "LA VAGUADA CENTRO COMERCIAL", como dice ya exactamente algunas líneas más abajo de la titulación del motivo primero). En el segundo, amparado en el art. 88.1.d) de la L.J., se denuncia que la sentencia ha infringido la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate. Al desarrollo de este motivo dedica trece apartados. De ellos, el número cuatro lo dedica a exponer algunas sentencias del Tribunal Supremo sobre el carácter diferenciador del elemento gráfico (las SSTS de 17 de junio de 1977, 10 de abril de 1985 y 23 de enero de 1987 ); el número siete a destacar que la marca oponente goza de notoriedad, lo que, a su juicio, excluye (sic) la posibilidad de error o confusión con la solicitada; el número ocho a citar alguna jurisprudencia sobre la procedencia de hacer la comparación de las marcas confrontadas atendiendo al conjunto de los signos y no a sus elementos parciales; el número diez a reproducir parte de las SSTS de 15 de octubre de 2003 y 30 de septiembre de 2003, referentes a marcas sin ningún parecido con las que son objeto de este recurso de casación; el número once a recoger en parte sentencias de diferentes Salas de los Tribunales Superiores de Justicia no relacionadas con esta controversia; en el número doce se refiere a treinta y seis sentencias de Salas de los Tribunales Superiores de Justicia directamente relacionadas con la cuestión aquí controvertida. Concluye suplicando "sentencia más ajustada a Derecho, casando y anulando la recurrida de acuerdo con lo solicitado, y en definitiva declarar no ajustados a Derecho los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de junio de 2003 y 27 de mayo de 2004, por los cuales se denegó la marca 2.490.755 La Vaguada Centro Comercial (GRAFICA), con todo lo que sea inherente a tal declaración".

El recurso de casación fue admitido mediante providencia de 21 de noviembre de 2008.

Se ha opuesto al recurso de casación la Administración del Estado. Propone su desestimación con imposición de las costas.

Mediante providencia de 29 de abril de 2009 se señaló para votación y fallo el día 6 de mayo de 2009, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, Presidente de la Sección

La sentencia objeto de este recurso de casación ha desestimado el recurso contencioso-administrativo entablado por la "SOCIEDAD DE CENTROS COMERCIALES DE ESPAÑA, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- de 20 de junio de 2003 y 27 de mayo de 2004, la segunda desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la anterior, que han denegado el registro de la marca gráfico denominativa nº 2.490.755/3, "LA VAGUADA CENTRO COMERCIAL", clase 43, solicitada por la sociedad citada para distinguir servicios de restauración y hostelería, servicios prestados procurando el alojamiento y la comida por hoteles, pensiones, campamentos y hogares turísticos, granjas-pensión; servicios prestados por establecimientos que se encargan de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo por restaurantes, incluidos los de auto-servicio, cantinas, bares, cafeterías. La OEPM denegó el registro por la semejanza denominativa y la afinidad aplicativa con la marca denominativa nº 2.275.406 "LA VAGUADA CINE CAFÉ", clase 42, registrada en favor de "SOCIEDAD CINEMATOGRÁFICA CENTROS COMERCIALES, S.A." para distinguir servicios de restauración (alimentación), servicios hoteleros, alojamiento temporal, bares y cafeterías, alquiler de distribuidores automáticos". Los actos administrativos que la sentencia declara conformes a Derecho han considerado inaplicables por proteger servicios ajenos a los solicitados las marcas vigentes números 2.275.405 "LA VAGUADA CINES" y nº 1.083.169 "LA VAGUADA", registradas igualmente en favor de la sociedad que se ha opuesto al registro de la marca aquí controvertida.

La sentencia impugnada resume -en el fundamento de derecho primero- las alegaciones de las partes. Recoge -en el fundamento de derecho segundo- la prohibición del art. 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y sus precedentes en la Ley de Marcas 32/1988 y en el estatuto de la Propiedad Industrial. Y dedica los fundamentos de derecho tercero a quinto a exponer la "ratio decidendi" de su fallo desestimatorio. Dichos fundamentos son del siguiente tenor literal:

"TERCERO.- La cuestión a dilucidar aquí se concreta por tanto en determinar si la marca nacional denegada nº 2.490.755 "LA VAGUADA CENTRO COMERCIAL" con gráfico, en clase 43 es o no compatible con la oponente, marca nº 2.275.406 "LA VAGUADA CINE CAFÉ".

Así, al llevar a cabo la comparación entre los distintivos enfrentados en la forma en que la doctrina jurisprudencial tiene determinado ha de hacerse, es decir, sin más que una sencilla visión o audición del conjunto, concluimos que existe un claro parecido en el aspecto fonético entre las marcas enfrentadas, en las que coincide el término "La Vaguada", idéntico en ambas marcas, y que consideramos ha de estimarse el más destacado en cada una de ellas, sin que los términos que acompañan a este en cada una de las marcas, "Centro Comercial" y "Cine Café", tengan la suficiente fuerza distintiva como para excluir el riesgo de error o asociación en el tráfico comercial y en el consumidor, así como tampoco lo tiene el gráfico que acompaña a cada una de las marcas en conflicto.

Consideramos pues, que la gran semejanza existente en el aspecto fonético entre las marcas enfrentadas puede dar lugar a error en los consumidores y en las transacciones comerciales en el mercado, debiendo recordar a este respecto la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, entre otras en Sentencia de 10 de octubre de 1.997 RJ 1997\7586, en la que se pone de relieve "en los casos en que las marcas cuestionadas tienen identidad absoluta o gran semejanza entre las leyendas de ambas, incurren en la prohibición del art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial al existir entre ambas semejanza fonética, lo cual es suficiente para que exista tal incompatibilidad dado que el art. 124.1 se refiere a la semejanza fonética o gráfica, lo que equivale a decir que basta una de ellas para que entre en juego la prohibición cuando se trata de diferenciarlas a través de las palabras, como cuando se hace propaganda radiofónica o cuando se solicita de forma oral, dado que tales circunstancias, se anuncian o se piden utilizando el elemento denominativo, y con mucha mayor razón se producirá la incompatibilidad del artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, cuando la leyenda de ambas sean idénticas como ocurre en el caso de autos...,en cuyo caso resulta totalmente imposible conceder la compatibilidad entre ambas...". Y, en el mismo sentido, la Sentencia de la Sala Tercera Sección 3ª de 28 de noviembre de 1.997 (RJ 1997\8652 ), respecto a "la no accesibilidad al Registro cuando exista identidad absoluta denominativa entre la marca solicitante y la ya inscrita". Así se pone también de relieve en la Sentencia de la misma Sala de 29 de septiembre de 1.997 (RJ 1.997\6784 ): "El riesgo de asociación, atribuyendo a los productos una misma procedencia, con el consiguiente error o confusión en el mercado, debe tenerse por cierto en los supuestos de identidad de los signos constitutivos de las marcas. Así lo ha afirmado reiteradamente este Tribunal (entre otras y como más recientes, en las Sentencias de 5 y 25 de marzo del año en curso (RJ 1997\1813 y RJ 1997\2559 ), negando para tales supuestos de identidad que la diversidad de los productos distinguidos tenga trascendencia bastante".

Por otra parte, hay que tener en cuenta -siguiendo la doctrina expuesta en el Fundamento de Derecho precedente-, que la naturaleza de los objetos o servicios que las marcas en conflicto pretenden amparar, solo ha de acogerse como criterio comparativo con carácter secundario, en caso de que existan dudas sobre la posible semejanza o coincidencia fonética o gráfica de ambos distintivos, en una sencilla visión o audición del conjunto. Pero estas dudas no concurren en el supuesto que nos ocupa, en el que, como hemos expuesto, consideramos que existe un claro riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el aspecto fonético, riesgo que se ve reforzado en este supuesto en el aspecto aplicativo, ya que la marca solicitada lo fue para distinguir en la clase 43 servicios de restauración y hostelería, alojamiento y comida por hoteles etc, servicios prestados por establecimientos que se encargan de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo por restaurantes, incluidos los de auto-servicio, cantinas, bares, cafeterías etc.,, siendo así que la marca oponente opera en la clase 42, para servicios de restauración (alimentación), servicios hoteleros, alojamiento temporal, bares y cafeterías etc, por lo que se da una coincidencia total en cuanto al sector en el que han de operar ambas marcas, el de la hostelería, sin que tenga relevancia el hecho de encuadrarse en distintas clases del nomenclator las marcas enfrentadas, porque para que entre en juego el principio de especialidad, son los productos o servicios amparados, y no las clases del Nomenclator, el elemento decisivo, ya que la finalidad de la regulación de las marcas es la protección del público consumidor, que, estimamos puede ser igualmente inducido a error, dada la identidad fonética de las marcas en conflicto. Por tanto, la coincidencia de los servicios que pretenden amparar las marcas en conflicto, abunda en la incompatibilidad existente ya de por sí en el ámbito fonético, por lo que consideramos que solo puede concluirse la incompatibilidad de la marca solicitada con la previamente inscrita, ya que con toda probabilidad, su convivencia en el mercado podría inducir a error o confusión al consumidor.

Cabe por último añadir, en respuesta a la alegación referida a que tenía concedidas otras marcas de la misma denominación en diferentes clases del nomenclator, y a que la coincidencia en el término "La Vaguada" no puede obstar a la concesión de la marca solicitada porque contaba con marcas que incluían este término antes que la oponente, que del estudio de los documentos que obran en Autos, tanto aportados por la recurrente como de los del expediente administrativo, y de los que forman el ramo de prueba, resultan acreditados los siguientes extremos:

- que la recurrente, Sociedad de Centros Comerciales de España, solicitó el 19 de julio de 2.002 la marca "La Vaguada" y la marca "La Vaguada Centro Comercial" para servicios de la clase 43, 36, y para la clase 14, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 42, y que, siendo todas ellas concedidas, fueron recurridas en vía jurisdiccional;

- que la recurrente solicitó el 3 de diciembre de 2.001 la inscripción de la marca "Centro Comercial La Vaguada" en clase 16, 36 y 37, que fueron concedidas pero impugnadas en vía contencioso administrativa;

- que igualmente, la recurrente solicitó en la misma fecha la inscripción de la marca "La Vaguada Madrid 2" en clases 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 42 cuya concesión también fue impugnada en vía jurisdiccional;

- que la marca oponente nº 2.275.406 "LA VAGUADA CINE CAFÉ" está concedida y en vigor, desde el 1 de febrero de 2.001 en la clase 42, para servicios de restauración, servicios hoteleros, alojamiento temporal, bares y cafeterías y la marca nº 2.275.405 "La Vaguada Cines" se concedió en clase 41 desde el 1 de septiembre de 2.000.

Así, y con independencia del resultado de los recursos interpuestos en vía jurisdiccional, que, en cualquier caso, y en virtud del principio de independencia judicial, no nos vincularían, ha de recordarse que el Tribunal Supremo tiene declarado que "el precedente carece de eficacia alguna en orden a la concesión de la marca solicitada, pues la concesión o denegación de una marca es un acto reglado, y no discrecional, en el que no puede entrar en juego el precedente administrativo, con la consiguiente prevalencia del principio de legalidad sobre el de igualdad, precedente que vincula al Registro de la Propiedad Industrial que al igual que los Tribunales queda sujeto al principio de legalidad" (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1.996, RJ 1996\5994 ), sin que en ésta ocasión, en la comparación de las marcas en conflicto, concurran los factores o circunstancias de diferenciación que entonces, llevaron a la concesión de la inscripción de los distintivos que se enuncian (Sentencia de 12 de mayo de 1.997 RJ 1997\4364 ).

Y en el caso que nos ocupa, y a la vista de las fechas de inscripción y clases en que lo fueron las marcas por la entidad recurrente y por la titular de la oponente que se han referido, ha de concluirse que esta última solicitó con prioridad la marca oponente, que coincide en su ámbito aplicativo y, como hemos dicho, en el fonético, con la ahora solicitada, sin que las solicitudes de inscripción posteriores tengan por las razones expuestas, relevancia a los efectos que nos ocupan, lo que en definitiva lleva a la desestimación del presente recurso".

De lo transcrito se desprende que para el Tribunal "a quo" la incompatibilidad entre las marcas controvertidas resulta de: 1) el parecido en el aspecto fonético, toda vez que es idéntico el término más destacado -"La Vaguada"-, pues los otros términos que acompañan a las marcas "Centro Comercial" y "Cine Café" no tienen, según el Tribunal "a quo", fuerza distintiva susceptible de excluir el riesgo de error o confusión, así como tampoco lo tienen los respectivos elementos gráficos; 2) la coincidencia total en cuanto al sector (hostelería) en que operan ambas marcas, coincidencia que no desaparece por el hecho de que las clase del Nomenclátor de una y otra (el 43 en la solicitada, el 42 en la oponente) sean distintos, pues, según la sentencia recurrida, los que deben tenerse en cuenta para que opere el principio de especialidad son los productos o servicios amparados, no las clases del Nomenclátor; y 3) la prioridad de la marca oponente.

Esta Sala, en la reciente STS de 12 marzo 2009, ha desestimado el recurso de casación nº 20/2007 interpuesto por la "SOCIEDAD CINEMATOGRÁFICA DE CENTROS COMERCIALES, S.A.", contra la sentencia dictada con fecha 7 de noviembre de 2006 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que a su vez había desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por idéntica sociedad contra el registro de la marca denominativa nº 2.441.309/07 "CENTRO COMERCIAL LA VAGUADA", clase 16, en favor de "SOCIEDAD DE CENTROS COMERCIALES", rechazando la oposición deducida por la "SOCIEDAD CINEMATOGRÁFICA CENTROS COMERCIALES, S.A." en cuanto titular de las marcas nacionales números 1.083.169 (x) "LA VAGUADA" (que ampara servicios de la clase 16) 2.275.405 "LA VAGUADA CINES" (gráfica, de clase 41) y 2.275.406, "LA VAGUADA CINE CAFÉ" (gráfica, clase 42). El pronunciamiento de la invocada STS de 12 de marzo de 2009 se funda en: 1) la acusada disparidad aplicativa entre el nuevo registro y los anteriores, pues aquel se refiere a productos de naturaleza tipográfica (papel, cartón, impresos, libros) mientras que las marcas oponentes protegen o bien servicios de salas cinematográficas o bien servicios de restauración y hostelería, en las clases 41 y 42; 2) el hecho, que considera acreditado, de que la "SOCIEDAD DE CENTROS COMERCIALES DE ESPAÑA, S.A." es titular de la marca nº 2.490.746 "LA VAGUADA CENTRO COMERCIAL", clase 16, así como de otras muchas marcas "LA VAGUADA", "CENTRO COMERCIAL LA VAGUADA" Y "LA VAGUADA CENTRO COMERCIAL", en distintas clases del Nomenclátor, que conviven en el mercado con las opuestas por la parte recurrente (así se afirma en el párrafo penúltimo del fundamento de derecho tercero de la STS de 12 de marzo de 2009 ); y 3) la circunstancia de constar (en el expediente que tuvo en cuenta la Sala al dictar la sentencia a la que ahora nos estamos refiriendo) "el contrato mediante el cual la "SOCIEDAD CENTROS COMERCIALES DE ESPAÑA, S.A." ostenta desde el año 2002 los derechos marcarios que pudieran corresponder a la Comunidad de Propietarios del "CENTRO COMERCIAL MADRID-2", centro conocido en la capital de España como "LA VAGUADA" (es transcripción literal del último párrafo del fundamento de derecho tercero de la sentencia que venimos reproduciendo del Tribunal Supremo). Por tanto, esta Sala del Tribunal Supremo ha considerado que son compatibles -y que por tanto pueden convivir sin riesgo de confusión ni de asociación- la marca "CENTRO COMERCIAL LA VAGUADA" con las marcas "LA VAGUADA", "LA VAGUADA CINES" y "LA VAGUADA CINE CAFÉ", si bien, ciertamente, la primera de las marcas citadas -o sea la solicitada y concedida en favor de "SOCIEDAD DE CENTROS COMERCIALES DE ESPAÑA, S.A." - se había solicitado y registrado para productos de la clase 16.

Este recurso de casación se ampara (no tenemos en cuenta el error en el que incurre la recurrente al titular el motivo primero) en el art. 88.1.d) de la L.J. y consta de dos motivos, denunciándose en el primero la infracción del art. 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, y en el segundo la infracción de la jurisprudencia recaída en su aplicación. Pese a haber sido debidamente emplazada, no se ha personado ante esta Sala, en defensa de la sentencia impugnada, la "SOCIEDAD CINEMATROGRÁFICA CENTROS COMERCIALES, S.A.", que fue codemandada en la instancia.

Ha lugar al recurso, cuyos dos motivos, dadas las conexiones existentes entre ellos, examinamos conjuntamente. Ya nos hemos referido al precedente jurisprudencial de la STS de 12 de marzo de 2009, recaída en un recurso de casación en el que las partes fueron las mismas que lo habían sido en el seguido ante el Tribunal "a quo" que ha dictado la sentencia objeto de este recurso de casación. Ciertamente, las marcas enfrentadas en uno y otro caso no son idénticas: en aquél la marca concedida en resolución que el Tribunal Supremo considera conforme a Derecho fue la denominativa "CENTRO COMERCIAL LA VAGUADA", en tanto que en este recurso de casación la marca denegada por la sentencia de instancia combatida es la gráfico denominativa "LA VAGUADA CENTRO COMERCIAL". Sin embargo, entre ambas, inequívocamente, existe un gran parecido. Otra diferencia es que la marca "CENTRO COMERCIAL LA VAGUADA" se concedió para productos de la clase 16, mientras que la marca "LA VAGUADA CENTRO COMERCIAL" ha sido solicitada en este caso para servicios hoteleros de la clase 43. La cuestión que surge se reduce, pues, a resolver si pese a estas diferencias debemos seguir en este caso el mismo criterio que el ya resuelto por la sentencia de 12 de marzo de 2009. Nuestra respuesta es positiva, pues la "ratio decidendi" de aquella sentencia se halla no tanto en la disparidad aplicativa -que aquí no cabe invocar, pues no se debate la identidad de servicios que las marcas confrontadas distinguen- cuanto en los demás argumentos contenidos en el penúltimo y último párrafo del fundamento de derecho tercero de la citada STS de 12 de marzo de 2009, todos los cuales se reconducen a un argumento básico y determinante: la prioridad que ostenta la "SOCIEDAD DE CENTROS COMERCIALES DE ESPAÑA, S.A." respecto de derechos marcarios que han convivido pacíficamente, esto es sin generar riesgo alguno de confusión o asociación, no sólo con la marca "LA VAGUADA CINE CAFÉ", que aquí ha sido la oponente, sino también con las marcas "LA VAGUADA" y "LA VAGUADA CINES". Por ello, en aquella sentencia dijimos -y ahora podemos repetir, aunque proyectando el sentido del razonamiento sobre nuestro caso- que la nueva marca -o sea "LA VAGUADA CENTRO COMERCIAL"- no será percibida por el público sino como una más de las que, bajo cuasi idéntica denominación, corresponden a productos y servicios del centro comercial conocido en la capital de España como "LA VAGUADA", de las cuales es titular la sociedad recurrente en casación, cuyo recurso debemos acoger porque la sentencia impugnada ha infringido nuestra jurisprudencia al no tomar en consideración esos derechos prioritarios del sociedad recurrente a los que nos acabamos de referir, que a su vez son acreditativos de la existencia de suficientes diferencias entre las marcas ahora en litigio que hacen posible su convivencia, lo que supone llegar a idéntica conclusión que en el precedente tantas veces invocado, evitando así una diferencia de tratamiento judicial en supuestos que guardan entre sí una gran analogía y que se sujetan a un mismo ordenamiento jurídico, diferencias que serían vulneradoras del principio de igualdad en aplicación judicial del derecho. Procede, pues, acoger ambos motivos del recursos de casación y casar la sentencia recurrida, a cuya defensa ha renunciado la sociedad la que favorece.

Estimado el recurso de casación y casada la sentencia de instancia, debemos resolver lo que corresponda dentro de los términos planteados en el debate, lo que se traduce en la estimación del recurso contencioso-administrativo, con anulación de las resoluciones de la OEPM que denegaron el registro de la marca gráfico denominativa nº 2.490.755/3 "LA VAGUADA CENTRO COMERCIAL", clase 43, cuya inscripción declaramos procedente, todo ello sin imposición de las costas de este recurso de casación ni las de la instancia.