STS, 13 de Octubre de 2004
| Ponente | Manuel Campos Sánchez-Bordona |
| ECLI | ES:TS:2004:6394 |
| Número de Recurso | 4354/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 13 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Octubre de dos mil cuatro.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4354/2001 interpuesto por "RAVENSBURGER B.V.", representada por el Procurador D. Isacio Calleja García, contra la sentencia dictada con fecha 7 de abril de 2001 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 192/1998, sobre marca número 1.981.560 "Lingua Memory"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
"Ravensburger B.V." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 192/1998 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de octubre de 1997 que confirmó el de fecha 20 de noviembre de 1996. Mediante este último se accedió a la inscripción registral de la marca número 1.981.560 "Lingua Memory".
En su escrito de demanda, de 29 de marzo de 1999, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en su día por la que declarando haber lugar a la demanda, estime el recurso y revoque las expresadas resoluciones registrales, decretando, en consecuencia, la denegación de la marca 1.981.560 Lingua Memory (grf) para distinguir 'juegos' en la clase 28 del Nomenclátor."
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 10 de mayo de 1999, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es conforme a Derecho".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 7 de abril de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ravensburger B.V. contra la resolución de la O.E.P.M. de 20 de noviembre de 1996 que concedió la marca 1.981.560 Lingua Memory, gráfica, clase 27 del Nomenclátor, y contra la de 9 de octubre de 1997 que desestimó el recurso ordinario, debemos declarar y declaramos las mencionadas resoluciones ajustadas a derecho, confirmando las mismas, sin hacer especial imposición de las costas del recurso."
Con fecha 23 de julio de 2001 "Ravensburger B.V." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4354/2001 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional: por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia.
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de 4 de junio de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 5 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 7 de abril de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Ravensburger B.V." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 1.981.560 "Lingua Memory", para distinguir productos de la clase 28 del Nomenclátor Internacional, en concreto "juegos".
A la inscripción de la marca número 1.981.560 "Lingua Memory", solicitada por D. Luis, se había opuesto "Ravensburger B.V." en cuanto titular de la marca número 393.512 "Memory", que ampara productos de la misma clase, en concreto "jeux et jouets". El rechazo de su oposición, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], al existir suficientes diferencias de conjunto entre la marca impugnada 'Lingua Memory' (1.981.560, cl. 28) y la marca oponente y ahora recurrente 'Memory' (internacional 393.512, cl. 28). En efecto, la coincidencia de ambos signos en el término Memory, de carácter claramente sugestivo o evocativo en relación a los juegos y juguetes (productos protegidos por las marcas en pugna), no basta para determinar su recíproca incompatibilidad, pues la marca impugnada se constituye por un conjunto gráfico denominativo en el que el término Memory se encuentra adjetivado por la palabra Lingua, de tal modo que, atendiendo también a la caracterización gráfica del signo, el conjunto resultante adquiere una sustantividad propia y puede ser percibido por el consumidor medio como una entidad marcaria diferenciada frente a la marca recurrente. Es de señalar, por último, que la marca recurrente convive registralmente en la misma clase 28 con otras marcas registradas a nombre de distintos titulares que incluyen asimismo el vocablo Memory en combinaciones denominativas singulares. En particular, dicha marca recurrente convive con la marca 1.981.561 'Ideomemory' (cl. 28), del mismo titular que el presente expediente, al haberse establecido su compatibilidad por resolución de 15-7- 97 en vía de recurso".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:
"Haciendo aplicación de la doctrina anterior al caso controvertido observamos en primer lugar que la marca concedida está compuesta por dos palabras -Lingua Memory- mientras la oponente tiene una sola -Memory-. El vocablo inglés Memory puede estimarse que tiene un contenido genérico relativo a la memoria y no es apropiable por una persona o entidad determinada. Por tal razón convive con otras marcas que lo tienen también en su denominación; así la 1.981.561, señalada por la O.E.P.M. Ideomemory y si la marca oponente Memory es compatible con esa marca, siendo ambas para la misma clase, la 28, también debe ser compatible con la concedida Lingua Memory, lo que lleva a la desestimación del recurso".
El recurso de casación se basa en un motivo único, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en el que se denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia de esta Sala, con cita de las sentencias de 12 de febrero de 1979 y 21 de junio de 1975, entre otras.
Las alegaciones en que se desarrolla el motivo hacen referencia a la escasa fuerza del precedente, a la mayor "fortaleza distintiva" del término "Memory", a la necesidad de proteger la notoriedad de la citada marca "Memory" y, en fin, a la identidad de productos amparados por ésta y por la nueva marca "Lingua Memory".
El motivo debe ser desestimado, no porque los principios enunciados en él sea erróneos (el planteamiento del recurso es, en términos generales, acertado al dar cuenta de la interpretación usual de los conceptos normativos de la Ley 32/1998, así como de los criterios jurisprudenciales, nacionales o comunitarios) sino porque en la aplicación de aquéllos al supuesto de autos la parte recurrente o bien parte de presupuestos ajenos a los de la sentencia o bien se limita, en realidad, a discrepar de las apreciaciones de hecho de esta última.
En efecto, las alegaciones en torno a la escasa fuerza del precedente administrativo en materia de marcas (pues el precedente, si fuera erróneo, debe ceder ante la correcta aplicación de la norma), siendo como son correctas, no pueden determinar la casación de la sentencia impugnada cuando en ella el tribunal se limita a afirmar que existe ya otra marca registrada ("Ideomemory") como argumento adicional o a título de ejemplo para destacar la posible coexistencia de signos distintivos que añadan al término "Memory" otros elementos.
Era justamente la comparación de los signos enfrentados, tras el análisis de sus respectivos elementos, la clave de la decisión jurisdiccional, como lo había sido en vía administrativa: de ahí que la Sala sentenciadora se refiera específicamente a la comparación entre ambos signos desde el punto de vista léxico (una palabra frente a dos) y al carácter inapropiable del término común en este caso. La apreciación de diferencias fonéticas y gráficas entre "Memory" y "Lingua Memory", amplificadas por el hecho de que ésta incorpora una figura o grafismo característico, determinó, pues, la solución que la parte recurrente combate tratando de subrayar la mayor importancia del término "memory" en el conjunto gráfico denominativo.
Admitido, pues, que existían diferencias fonéticas entre las marcas enfrentadas, a las que debe añadirse en este caso las gráficas dada la adición de un grafismo singular en la aspirante, la apreciación de todos estos elementos, a los efectos de comparar uno y otros signos, corresponde al tribunal de instancia, sin que estimemos que en este caso incurra en arbitrariedad o irracionalidad alguna al concluir en el sentido en que lo hace. Conclusión extensiva también a la apreciación sobre la mayor o menor relevancia de uno de los componentes del conjunto gráfico denominativo, como aquí ocurre.
En efecto, si la cuestión central del litigio era precisamente apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas, a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
Como en tantas otras ocasiones hemos afirmado con carácter general, respecto de la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 y el control casacional de las sentencias de instancia que lo aplican, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca.
En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el motivo a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
En efecto, no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para excluir el riesgo de confusión de los usuarios sobre la base de que el nuevo signo aspirante incluye una fonética diferenciada además de un grafismo propio que lo distingue. La Sala de instancia bien pudo, pues, apreciar que no concurría en este caso la doble similitud, de signos y de servicios o productos amparados, necesaria para aplicar la prohibición relativa prevista en el precepto cuya infracción se aduce como motivo del recurso.
Ciertamente, los productos amparados por la marca "Lingua Memory" coinciden con los de la precedente (juegos y juguetes), pero la identidad o semejanza aplicativa es uno de los dos requisitos concurrentes para aplicar la prohibición relativa de registro que estamos analizando. Junto a él, que concurre sin duda en este caso, es preciso que exista también semejanza o identidad del signo, hecho que el tribunal sentenciador niega y debemos respetar.
Por último, las afirmaciones de la recurrente sobre la notoriedad de su marca "Memory" no pasan de ser sino meras alegaciones de parte. La Sala de instancia no se ha pronunciado al respecto, razón por la cual no podemos aceptar en nuestra sentencia, como hecho probado, una circunstancia comercial que, en cuanto tal hecho, requiere su alegación y prueba en el litigio a fin de que aquel tribunal lo afirme o niegue en su resolución. No habiendo sucedido así, no cabe fundar el motivo de casación en la infracción de norma legal pues ello requería, insistimos, partir de un presupuesto de hecho (que el signo distintivo era notoriamente conocido y atribuido a aquella empresa para distinguir los juguetes por ella producidos) que no aparece en la sentencia impugnada.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 4354/2001, interpuesto por "Ravensburger B.V." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 7 de abril de 2001, recaída en el recurso número 192 de 1998. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
