STS, 30 de Septiembre de 2008
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2008:4887 |
| Número de Recurso | 4156/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 30 de Septiembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Septiembre de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 4156/2006, interpuesto por la mercantil MIGUEL TORRES, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, contra la sentencia nº 1183, dictada el 22 de septiembre de 2005 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 609/2003. Se ha personado como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
Mediante resolución de 5 de febrero de 2002, la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- concedió el registro instado por VIÑAS DEL PORTILLO, S.L. de la marca denominativa nº 2.388.795 «SOL DE CONDE» para distinguir bebidas alcohólicas, dentro de la clase 33 del Nomenclátor, por apreciar suficientes diferencias en su conjunto denominativo con las oponentes nº 2.180.299 «SOL», comunitaria nº 462.523 «SOL» y nº 152.231 «VIÑA SOL», inscritas también para productos de la clase 33. Dicha resolución fue recurrida en alzada por MIGUEL TORRES, S.A., recurso desestimado por resolución de 13 de febrero de 2003 que reiteró las anteriores apreciaciones.
Contra las resoluciones de la OEPM de 13 de febrero de 2003 y 5 de febrero de 2002 interpuso recurso contencioso-administrativo la representación procesal de MIGUEL TORRES, S.A., que fue el número 609/2003 de la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso-administrativo del T.S.J. de Madrid, en el que se personó como parte demandada el ABOGADO DEL ESTADO, recayendo sentencia desestimatoria con fecha 22 de septiembre de 2005, cuya "ratio decidendi" se halla en sus ffº. jjº. 5º y 6º, en los que estima que entre las marcas enfrentadas existen suficientes diferencias de carácter fonético, que se manifiestan tras una comparación simple del conjunto, que evita cualquier riesgo de confusión para el consumidor; en resumen, que las marcas enfrentadas suenan al oído de forma completamente diferente y son perfectamente diferenciables por la distinta composición de sus vocablos. Añade que la notoriedad es un elemento a tener en cuenta sólo cuando no está clara la diferenciación fonética o gráfica de las marcas enfrentadas, que obliga a que las denominaciones que se aproximen en semejanza estén a mayor distancia distintiva de la que es ordinariamente exigible a fin de contrarrestar la fuerza identificatoria de la notoriedad, pero que en el presente caso el recurrente no lo ha acreditado. Concluye que, incluso en el caso de que la prioritaria fuera notoria, las diferencias observadas permiten a las marcas enfrentadas convivir en el mercado aún cuando pertenezcan al mismo sector de productos.
Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de MIGUEL TORRES, S.A. recurso de casación que el Tribunal de instancia tuvo por preparado mediante auto de 17 de mayo de 2006.
El Procurador de los Tribunales Don Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, en nombre de MIGUEL TORRES, S.A., ha interpuesto recurso de casación formalizado mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 28 de julio de 2006, en el que articula dos motivos de casación, ambos al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la LRJCA, a través de los cuales denuncia, respectivamente, la infracción de los arts. 12.1.a) y 38.3 de la Ley de Marcas. En el primer motivo de casación la recurrente sostiene que la sentencia impugnada no ha efectuado correctamente la comparación entre las marcas enfrentadas porque, a su juicio, existe tal semejanza fonética, gráfica y conceptual -rayana en la identidad-, que genera riesgo de confusión. Añade que puede existir también riesgo de relación entre los productos, porque comparten un vocablo común «SOL», dotado de tal fuerza distintiva que aunque se le añadan otros términos a la marca novel ésta puede ser confundida -o, al menos, asociada- con la prioritaria. En el segundo motivo de casación denuncia que la sentencia impugnada no tiene en consideración la notoriedad de las marcas «SOL» y «VIÑA SOL», cuya notoriedad y difusión -argumenta-, ha sido ya reconocida anteriormente. Concluye suplicando a la Sala que: «(...) dicte oportuna Sentencia casando la anteriormente mencionada sentencia y dicte en su lugar otra nueva por la que se declare la incompatibilidad del signo nº 2.388.795 «SOL DE CONDE» con las prioritarias «EL SOL» y «VIÑA SOL», todas ellas dentro de la clase 33 del nomenclátor y propiedad, éstas últimas, de mi representada, la mercantil MIGUEL TORRES, S.A.».
Por providencia de 26 de abril de 2007 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal admitió el recurso de casación, y por providencia de 25 de mayo de 2007 la Sección Tercera acordó entregar copia del escrito de interposición al Abogado del Estado para que formalizara su escrito de oposición.
SEXTO,- Mediante escrito presentado el 28 de junio de 2007 el Abogado del Estado se opuso al recurso, interesando su desestimación con costas.
Mediante providencia de 28 de julio de 2008 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 23 de septiembre de 2008, designándose Magistrado Ponente al Magistrado Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 22 de septiembre de 2005 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 609/2003, que desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal de la mercantil MIGUEL TORRES, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de febrero de 2003, confirmatoria en alzada de la dictada con fecha 5 de febrero de 2002, que concedió la inscripción de la marca nacional nº 2.388.795 «SOL DE CONDE», denominativa, para productos de la clase 33 del Nomenclátor internacional -vinos-, por no apreciar riesgo de confusión con las marcas oponentes nº 2.180.299 «SOL», comunitaria nº 462.523 «SOL», y nº 152.231 «VIÑA SOL», inscritas también para productos de la clase 33 - bebidas alcohólicas, excepto cervezas, y vinos de todas clases, exceptuando vinos blancos de mesa, extrasecos, con características análogas a los del Rhin-, respectivamente.
El primer motivo no puede prosperar. Cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito del recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el Tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones. En materia de marcas no podemos sustituir en casación los juicios que sobre confundibilidad o riesgo de asociación, ámbito aplicativo y similares se hayan efectuado en la instancia, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, sentencias de 25 de septiembre de 2003 -RC 3465/1998-, de 24 de octubre de 2003 -RC 3925/1998- de 30 de diciembre de 2003, -RC 3083/1999-, y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -). En el caso de autos, la Sala de instancia, mediante un juicio que no puede considerarse arbitrario o incurso en error patente, ha apreciado la existencia de diferencias entre las marcas que permiten distinguirlas sin riesgo de confusión o asociación. Este juicio fáctico se acomoda a la jurisprudencia de esta Sala sobre la forma de efectuar la comparación prevista y resulta intangible en casación.
El segundo motivo de casación también debe ser desestimado. En primer lugar, la sentencia de instancia no tiene por acreditada la notoriedad y prestigio de los signos prioritarios opuestos por la empresa recurrente. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que, como ha señalado el Tribunal Supremo [SSTS de 29 de diciembre de 2003 (RC 3409/1999) y 10 de diciembre de 2007 (RC 1583/2005 )], no cabe confundir dos conceptos jurídicos distintos como son el de marca notoria y el de marca renombrada, puesto que la notoriedad se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, mientras que el renombre indica que la marca es conocida en todos los ámbitos por el público en general, y que la atenuación -o incluso la exclusión- del principio de especialidad que se produce respecto de la marca renombrada no opera en relación con la marca notoria.; en el supuesto que ahora se examina, aun cuando se hubiera probado que las marcas de las que es titular la actora son reputadas y notorias en el campo del vino, no podría atribuírseles el carácter de renombradas, y dado que la sentencia que se impugna ha declarado que las marcas enfrentadas son distinguibles, esta es una valoración que no puede ser sustituida en casación.
Por último, el artículo 38 de la Ley 32/1988, de Marcas, inserto dentro del capítulo relativo a las «acciones por violación del derecho de marca», trata de las indemnizaciones que pueden acordar los órganos jurisdiccionales civiles o penales como resultado de las acciones (asimismo civiles o penales) que ejerciten los titulares de las marcas registradas contra quienes realicen actos de violación de los derechos reconocidos a estas últimas. Como un componente o factor más que contribuye a fijar el importe de la indemnización el artículo 38.3 de la Ley 32/1988 se refiere a la «notoriedad y prestigio de la marca». En sentencia de 19 de octubre de 2006 (RC 8595/2003 ) hemos dicho que la cita del artículo 38 no es demasiado apropiada en el seno de un recurso de casación contra una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa que se limita a declarar la conformidad a derecho de un nuevo registro, sin resolver acciones por violación del derecho de marcas ni pronunciarse en materia de indemnizaciones. Y es que el motivo centrado en el indebido aprovechamiento de su prestigio y notoriedad debe aducirse por la vía de alegar la infracción del artículo 13 de la Ley 32/1988, y el análisis de los motivos de casación fundados en la eventual infracción de este precepto (en este caso, como ya hemos dicho, no invocado y sustituido por el artículo 38 ) no puede sin más prescindir de la intensidad de las semejanzas o diferencias que, tras el juicio de comparación apropiado, se revelen entre las marcas enfrentadas. En el presente supuesto dichas diferencias son lo suficientemente acusadas para evitar el aprovechamiento indebido del prestigio o de la notoriedad de las marcas precedentes, por lo que el motivo basado en la supuesta violación del artículo 38 de la Ley 32/1988 ha de ser rechazado y con él el recurso de casación en su integridad.
La desestimación de todos los motivos del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, en representación de la entidad MIGUEL TORRES, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 22 de septiembre de 2005 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 609/2003 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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