STS, 20 de Febrero de 2003
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2003:1133 |
| Número de Recurso | 4472/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION?? |
| Fecha de Resolución | 20 de Febrero de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinte de Febrero de dos mil tres.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 4472/1997 interpuesto por la mercantil DANONE, S.A., representada por el Procurador D. José Manuel Villasante García, contra sentencia nº 856 de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 1567/1994 de fecha 31 de octubre de 1996, sobre concesión de la marca internacional número 552.232, "Bio-Milkin", clase 29.
Se ha personado en este recurso, como parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación que le es propia.
En el recurso contencioso-administrativo número 1567/94, la Sección novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 20 de enero de 1996, dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que desestimando el presente recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Villasante García, en nombre y representación de la mercantil DANONE S.A., contra la resolución del Registro de la propiedad Industrial de 15 de abril de 1.993 confirmada en reposición por acuerdo del mismo órgano de fecha 11 de marzo de 1.994, por las que se admite el registro de la marca internacional nº 552.232 Bio-Milkin para las cl 29 y 32, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que las mentadas resoluciones se encuentran ajustadas a derecho. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia".
Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de casación la representación procesal de DANONE, S.A., formalizándolo en base a los siguientes MOTIVOS DE CASACION: Al amparo del Art. 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional por incongruencia omisiva de la sentencia, y segundo por infracción de los artículos 13.c) y 12.1 a) y Art. 1º de la Ley de Marcas 32/1988.
El Abogado del Estado, en la representación que ostenta, se opuso al recurso de casación interpuesto y suplica a la Sala que "...dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente".
Mediante Providencia de fecha 21 de noviembre de 2002 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 13 de febrero de 2003, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Novena, con fecha 31 de octubre de 1996, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Danone, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 15 de abril de 1993 que en reposición confirmó la de 11 de marzo de 1994, que concedieron la inscripción de la marca internacional número 552.232 BIO-MILKIN, para productos de la clase 29 y 32: en concreto, "productos intermediarios para la fabricación de lácteos", pese a la oposición de la marca DANONE, S.A. titular de varias marcas BIO, clase 29. En aquella sentencia razona que: a) aunque la marca instada y las oponentes coinciden en el vocablo BIO, este al ser genérico, no es apropiable, diferenciándose en todo lo demás, pues la solicitada añade la denominación MILKIN, siendo diferente la impresión de conjunto de cada marca; y por ello, no es posible que se produzca error o confusión en el mercado y en el público consumidor, ni riesgo de aprovechamiento del crédito y reputación alcanzados por las marcas previamente registradas.
El primer motivo de casación articulado al amparo del Art. 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional, lo fundamenta el recurrente en base a que la sentencia recurrida omite toda confrontación entre la marca aspirante BIO-MILKIN, con la oponente propiedad de DANONE nº 213.645 BIO, tal y como el recurrente había planteado, haciendo tal confrontación entre la marca aspirante y la nº 1.245.194 BIO, también propiedad de DANONE, de donde pretende obtener una incongruencia omisiva de la sentencia recurrida. El motivo ha de ser rechazado por su falta de fundamento por las siguientes razones: primera, porque fue el propio DANONE, S.A. quien al formular oposición a la marca aspirante opuso la marca nº 1.245.194, BIO, clase 29, y si bien después amplió su oposición con sus propias marcas, entre la que se encuentra la nº 213.645 BIO, clase 29, pero sin que tal modificación supusiese de ninguna forma retirar la oposición de la marca nº 1.245.194, BIO, con lo cual no ofrece duda, que la Sala de instancia actuó dentro e las pretensiones de las partes sin incurrir en incongruencia omisiva, dado que ambas marcas son idénticas denominativamente BIO, y también, en cuanto a la clase 20, con lo cual, no ofrece duda que la sentencia recurrida resolvió en sus justos términos la pretensión formulada por el recurrente. En segundo lugar, porque el resultado a que se podía llegar comparando la marca aspirante con la oponente nº 213.645 BIO, clase 29, es el mismo a que se llegó en la sentencia recurrida comparando la marca aspirante con la nº 1.245.194 BIO, clase 29, y en consecuencia, no cabe admitir un motivo de casación cuando el resultado al que se podría llegar es el mismo al que se llegó en la sentencia de instancia, por lo que, procede la desestimación del motivo examinado.
El segundo motivo de casación articulado al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional lo formula el recurrente alegando infracción del ordenamiento jurídico por parte de la sentencia que concreta en la infracción de los artículos 13 c); 12.1 a) y Art. 1º de la Ley de Marcas 32/1988, y jurisprudencia de la Sala aplicable a los mismos. Antes de nada, diremos que esta Sala del Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre recursos de casación análogos, interpuestos por "Danone S.A." contra sentencias que, a su vez, habían declarado la conformidad a derecho de resoluciones administrativas que accedían al registro de marcas entre cuyos componentes denominativos figuraba el término "Bio".
Se trata de las dictadas en los siguientes recursos de casación:
- número 7908/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 26 de julio de 1996 en el recurso número 1797/1994 sobre marca "Biosoy" número 554.620, siendo recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Nutritión & Soja, S.A.";
- número 7173/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 20 de junio de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 29 de junio de 1995 en el recurso número 93/1994 sobre marca "Bio Clesa" número 1.503.626, siendo recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";
- número 2875/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 11 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 28 de septiembre de 1995 en el recurso número 1352/1992 sobre marca "Biomiko" número 1.276.229, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Helados y Congelados, S.A.";
- número 473/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 11 de julio de 1995 en el recurso número 1392/1992 sobre marca "Clesabio" número 1.503.626, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";
- número 1597/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 26 de marzo de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 21 de diciembre de 1994 en el recurso número 2033/1992 sobre marca "Byoclesa" número 1.259.293, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";
- número 7775/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 14 de febrero de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de julio de 1995 en el recurso número 1707/1992 sobre marca "Biosport" número 1.273.554, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Unión Industrial y Agro-Ganadera, S.A.";
- número 5440/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 5 de diciembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 31 de mayo de 1994 en el recurso número 555/1992 sobre marca "Kalise Bio Natural" número 1.300.522, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Interglas, S.A.";
- número 4721/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 2 de noviembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de abril de 1994 en el recurso número 1052/1992 sobre marca "Biofrinat" número 1.309.813, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrida la Administración del Estado;
- número 3958/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de marzo de 1994 en el recurso número 998/1992 sobre marca "Bio Celgan" número 1.304.895, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Celgan, S.A.";
- número 3314/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 18 de julio de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 22 de enero de 1994 en el recurso número 1361/1992 sobre marca "Bio Miko" número 1.276.230, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Helados y Congelados, S.A.";
- número 1672/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 23 de mayo de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de noviembre de 1993 en el recurso número 567/1991 sobre marca "Biolarsa" número 1.238.551, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Lacto Agrícola Rodríguez, S.A.";
- número 520/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de octubre de 1993 en el recurso número 1005/1992 sobre marca "Bio Lilac" número 1.394.894, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido D. Jose Antonio .
Así como las mas recientes de 5 de septiembre de 2002, en el recurso nº 4998/96; 2 de octubre de 2002, en el recurso nº 5485/96; 3 de octubre de 2002, en el recurso nº 5613/96; 9 de octubre de 2002, en el recurso nº 5830/96; 21 de noviembre de 2002, en el recurso nº 7419/96, y 20 de diciembre de 2002, en el recurso nº 1173/96.
Recordemos también que los motivos de casación, en cuanto se limiten a discrepar de las apreciaciones de la Sala de instancia acerca de la relación semejanza/diferenciación entre los signos enfrentados, así como sobre la inexistencia del riesgo de confusión o de asociación entre ambos, deben ser rechazados.
Reiteradamente hemos dicho que ha prevalecer la apreciación del tribunal de instancia sobre el mayor o menor grado de semejanza entre los signos distintivos enfrentados, sean gráficos o denominativos, sin que aquella apreciación pueda ser sustituida por la del tribunal de casación, a menos que sea de todo punto irracional, lo que obviamente aquí no ocurre. Es claro que entre "Bio" o "Biodanone", por un lado, y "Bio Milkin", por otro, pueden encontrase elementos diferenciadores suficientes como para fundar, razonadamente, un juicio cual el emitido, en este caso, por el tribunal de instancia en los términos que antes transcribimos, añadiendo que el término MILKIN, aunque derivado del término inglés "milk" (leche), no puede ser consentido como genérico, como pretende el recurrente, dado que los términos extranjeros, no deben ser traducidos y deben ser utilizados como término de fantasía con su propio significado sin necesidad de traducción.
Y recordar también que, como en anteriores ocasiones hemos hecho, debe rechazarse la tesis de la falta de genericidad del término "Bio". En las sentencias citadas hemos sostenido, en síntesis, que el vocablo o partícula "Bio" (denomínesele prefijo, elemento nominal o de cualquier otro modo) no es susceptible de apropiación por nadie, de modo que válidamente puede formar parte de denominaciones de fantasía que lo integren junto con otro u otros términos.
El juicio sobre marcas que incluyan dicho vocablo ha de hacerse, pues, a partir de la premisa de que "Bio", en cuanto tal, puede válidamente formar parte de un signo distintivo, y que será el nuevo conjunto denominativo en su totalidad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de la protección registral.
A partir de esas premisas, se impone la desestimación del segundo motivo en que se sustenta este recurso de casación, formulado al amparo del artículo 95.1.4º de la anterior Ley de la Jurisdicción.
Se denuncia la infracción del artículo 1º de la Ley y Art. 12.1 a), en relación con el 13.c), de la Ley de Marcas 32/1988, así como la jurisprudencia dictada sobre la aplicación de los principios antes citados, porque lo que en él se combate, en contra de lo antes dicho, tanto sobre los límites de conocimiento en sede de un recurso de casación, como sobre la razonabilidad del juicio de diferenciación emitido por la Sala de instancia, es la apreciación de ésta de que entre las marcas enfrentadas no existe riesgo de confusión.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación número 4472 de 1997, interpuesto por "Danone, S.A." contra la sentencia nº 865 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de octubre de 1996, recaída en el recurso número 4472/1994. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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