STSJ Cataluña 967/2005, 19 de Diciembre de 2005
| Ponente | JOSE MANUEL DE SOLER BIGAS |
| ECLI | ES:TSJCAT:2005:13513 |
| Número de Recurso | 251/2003 |
| Número de Resolución | 967/2005 |
| Fecha de Resolución | 19 de Diciembre de 2005 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Nº 967/2005
Ilmos. Sres.:
Presidente
DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO
Magistrados
DON ALBERTO ANDRÉS PEREIRA
DON JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS
En la Ciudad de Barcelona, a diecinueve de diciembre de dos mil cinco .
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo nº 251/2003, interpuesto por la Sociedad DANONE SA, representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. Inmaculada Lasala Buxeres y defendida por el Letrado D. Jorge Colominas García, siendo demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y defendida por el Abogado del Estado. Ha sido ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente recurso contra la resolución dictada en fecha 25 de noviembre de 2002 por el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de la Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación del acto objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.CUARTO - En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.
Constituye el objeto de este proceso, tal como se ha señalado en el primer antecedente de esta sentencia, la impugnación por la parte actora de la resolución dictada en fecha 25 de noviembre de 2002 por el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Resulta del expediente administrativo, que por D. Benjamín se formuló en fecha 30 de octubre de 2000, solicitud de registro de la marca mixta BIOSANZ, para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, consistentes en "mermeladas ; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas
; aceites". La marca incluía como signo gráfico "un diseño que comprende la denominación "Biosanz", constituido por dicha denominación, escrita en letras de tipo palo gruesas y de formas redondeadas con extremos también redondeados. La letra "O" presenta una interrupción de su trazo en la parte superior y la letra "S" una interrupción transversal de su trazo en el centro. Por debajo de la denominación se encuentra la representación de cuatro medias frutas".
Formuló oposición al registro la aquí actora Danone S.A., como titular de la marca internacional nº 213.645 A BIO, denominativa, que distingue "beurre, fromage, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, margarinas et généralment, toutes graisses alimentaires, d'origine animale ou végetale", incluidas en la clase 29 del Nomenclátor.
Se opuso asimismo "Hijos de Moisés Rodríguez González SA", como titular de la marca denominativa BIOSAN, inscrita en la clase 30.
El registro de la nueva marca pretendida fue concedido mediante resolución de fecha 22 de octubre de 2001. Formulado recurso de alzada por la parte aquí actora, fue desestimado mediante la resolución de fecha 25 de noviembre de 2002, objeto de impugnación en este proceso, fundada en que "no concurren en (el caso) los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 (de la Ley de Marcas ), por existir entre los distintivos enfrentados, la marca solicitada Nº 2.354.095, BIOSANZ, clase 29 y la oponente M. Int. Nº 213.645, BIO, clase 29, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".
La parte actora alega en su demanda, como motivos de impugnación: que su marca prioritaria BIO goza de un gran conocimiento en el mercado, y en concreto en el sector de los productos lácteos, como marca notoria, de manera que la marca novel incurre en la prohibición de registro contemplada en el Art. 13 c) de la Ley de Marcas , esto es, que trata de aprovecharse de la reputación ajena ; la consiguiente existencia de riesgo de confusión y de asociación con la marca prioritaria, por la semejanza denominativa y la identidad aplicativa entre ambas ; el incumplimiento del Art. 1 de la Ley de Marcas ; la existencia de antecedentes de denegación de registro, en supuestos que entiende asimilables ; y la plena aptitud distintiva de la marca BIO.
El Abogado del Estado, al contestar la demanda, ha solicitado la desestimación del recurso interpuesto.
Con arreglo al Art. 1 de la Ley 32/88, de 10 de noviembre , se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
Entre las prohibiciones absolutas y relativas que, conforme a la naturaleza de las marcas y a las finalidades de su registro, establecen los Arts. 11 a 14 de la Ley , el Art. 12.1 a ) prevé que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que, por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
Por todas, la STS, Sala 3º, de 30 de abril de 2003, rec. 7027/97 , resume en su FD 2º la numerosa doctrina jurisprudencial sobre el referido precepto, en los siguientes términos :
"El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 establece entre las denominadas "prohibiciones relativas", la de registrar como marcas los signos o medios que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marcas anteriores cuando concurran las siguientes circunstancias acumulativas:a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada;
-
que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada.
En contraste con la regulación legal anterior ( artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ), que no hacía referencia alguna a la naturaleza de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga a examinar además, si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por lo tanto, que la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación (fonética, gráfica o conceptual) entre ambas marcas, pues en cualquier caso exige que los productos puedan confundirse por ser idénticos o similares.
Este cambio legislativo implica que la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un primer momento, y los Tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus decisiones, después, han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si existe similitud entre los servicios y productos correspondientes o relación de áreas comerciales que aumentan el riesgo de confusión.
Como ya dijo esta Sala en sentencia de 28 de junio de 2002 recaída en el recurso de casación núm. 3111/1996 , los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área...
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