STS, 21 de Julio de 2003
| Ponente | D. Francisco Trujillo Mamely |
| ECLI | ES:TS:2003:5250 |
| Número de Recurso | 1165/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 21 de Julio de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Julio de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1165 de 1998 interpuesto por la sociedad GLAXO OPERATIONS UK LIMITED, representada procesalmente por el Procurador D. SALVADOR FERRANDIS Y ALVAREZ DE TOLEDO, contra la sentencia dictada el día 29 de mayo de 1997 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 2276/1995, que declara ajustadas a derecho las Resoluciones de 5 de mayo de 1995 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y de 5 de octubre de 1995 del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatorias de la inscripción de la marca nº 1.706.174.-
Es también parte recurrida LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia.-
El día 29 de mayo de 1997, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador Sr. del Valle Sánchez, en representación de la Entidad GLAXO OPERATIONS UK LIMITED, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y marcas de fecha 5 de mayo de 1.995 confirmada por la Resolución de 5 de Octubre de 1.995 que desestimó el recurso ordinario deducido frente a aquella que desestimó la inscripción de la marca nº 1.706.174 " VENALIN " para amparar productos de la clase 5ª del nomenclátor, en concreto productos farmacéuticos naturales, sin tener en consideración la oposición de la nada ( sic ) nº 582.810 " VENTOLIN ", debemos declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones ajustadas a Derecho, sin hacer especial imposición de las costas causadas ".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la empresa GLAXO OPERATIONS UK LIMITED, a través de su Procurador Sr. FERRANDIS Y ALVAREZ DE TOLEDO, quien en su escrito de formalización del recurso tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se acordase incluir entre los motivos de denegación de la marca nº 1.706.174 " VENALIN " , la marca de su representada nº 582.810 " VENTOLIN ", por ser ambas incompatibles dadas sus semejanzas fonéticas, gráficas y aplicativas, y ser, en su caso, de aplicación las prohibiciones previstas en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas.-
La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación y terminó suplicando a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimando el recurso interpuesto de contrario, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas del recurso a la recurrente.-
Mediante providencia de fecha 14 de mayo de 2003, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 17 de julio de 2003, en el que han tenido lugar dichos actos procesales.-
La sentencia que es objeto de este recurso de casación dictada con fecha 29 de Mayo de 1.997, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por quien hoy recurre en casación contra el Acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 5 de Octubre de 1.995 que había desestimado el recurso ordinario deducido contra el de 5 de Mayo anterior que, a su vez, había denegado la inscripción de la marca denominativa " VENALIN ", número 1.706.174 (1) para distinguir " productos farmacéuticos naturales " de la Clase 5 del Nomenclátor Internacional, por parecido con la marca número 675.250, denominativa " BENYLIN ", también de la Clase 5, que ampara " un agente terapéutico antiespasmódico ", sin tener en consideración la oposición de la marca número 582.810, "VENTOLIN ", de la que era titular la oponente recurrente, también para " preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias ", de la Clase 5.
Las consideraciones que llevaron a la Sala de Instancia a desestimar el recurso contencioso administrativo fueron las siguientes:
[...] " Los antecedentes del presente recurso administrativo que obran en Autos y en el Expediente administrativo a ellos incorporado, en lo que aquí interesa, son en síntesis los siguientes: 1º) El 9 de junio de 1.992 se presentó solicitud de la marca denominativa, nº 1.706.174 " VENALIN " para proteger productos de la Clase 5ª. 2º)A esta solicitud de Registro de marca se opusieron diversas marcas, entre otras la hoy recurrente " VENTOLIN ". 3º) Por Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de Mayo de 1.995 se denegó la inscripción de la marca solicitada, con el contenido siguiente: " Se estima la M. 675.250. Las marcas M.582.810, M.658.435 y M.1.179.876 no se estiman por existir suficientes diferencias fonéticas ". 4º) Contra dichas Resoluciones la recurrente formuló recurso ordinario, por considerar que su oposición debió ser incluida entre las causas de denegación de la marca " VENALIN " por entender que existen entre ambas marcas " VENALIN " y " VENTOLIN " incuestionables semejanzas que las hacen totalmente incompatibles por lo que se infringió lo dispuesto en el art. 12, apartado 1.a) de la vigente Ley de Marcas. 5º) La desestimación del recurso ordinario trajo causa el presente recurso ".
[...] " La solución a la cuestión controvertida debe partir, a juicio de la Sala, de un principio reiteradamente sentado por la jurisprudencia en cuanto a la interpretación de la prohibición estatutaria del artículo 124.1 (y que es perfectamente válido en relación con el artículo 12.1 de la Ley de Marcas, dado que este regula de la misma forma el supuesto de identidad o semejanza fonética, gráfica o aplicativa entre la marca solicitada y la previamente inscrita) y que es el criterio de la unidad gramatical y conceptual indivisible de las marcas en pugna, de suerte que su « su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literales o gráficos de las denominaciones a considerar sin desintegrar artificiosamente las sílabas o palabras que la componen, sino más bien atendiendo principalmente a la impresión fonética o gráfica que normalmente ha de producir en el público consumidor » ( Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 1.990); debe, además, reseñarse que la naturaleza de los objetos o productos es un factor complementario, coadyuvante para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el marcado o para modular su alcance ( Sentencias Tribunal Supremo 27 de diciembre de 1.989 y 26 de abril de 1.990) y que el propio precepto de la Ley de Marcas lo ha configurado como esencial al exigir que la identidad o semejanza se de también en cuanto a los productos o servicios reivindicados por las enfrentadas. Por tanto, cabe afirmar que el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas supedita la prohibición de inscripción a la concurrencia de dos requisitos: a) la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual de la marca pretendida en relación con la prioritaria; b) la identidad o semejanza de los productos o servicios reivindicados por ambas ".
[...] " Trasladando estos criterios al supuesto contemplado, debe reseñarse que en las marcas destinadas a amparar medicamentos o productos farmacéuticos en general hay que prescindir para hacer la comparación de las sílabas o términos comunes o de uso generalizado, que no debe reservarse en exclusiva o monopolio para un titular ( sentencia del tribunal Supremo de 24 de junio de 1.989), por lo que en este caso habría que prescindir de la raíz " VEN " y de la terminación " LIN " efectuando el análisis en relación con las sílabas intermedias " A " y " TO ", que presentan entre sí una clara diferencia fonética, gráfica y conceptual, distinguiéndose sin mayores inconvenientes en su pronunciación silábica. Como indica la sentencia antes citada, la compatibilidad se afianza más en casos de productos farmacéuticos, dados los conocimientos técnicos de los profesionales que los recetan y expenden, avezados a la percepción de diferencias menos distinguibles entre el público medio, que le permite individualizar e identificar los productos y los laboratorios que los fabrican y comercializan, a lo que cabría añadir que, aunque no prescindiéramos del prefijo " VEN " y de la terminación " LIN " la prosodia de ambas denominaciones es claramente diferenciable por el consumidor medio y que, en todo caso, ni siquiera los productos reivindicados, contemplados en concreto, son idénticos (aunque se desenvuelven en la misma área comercial), pues la pretendida se insta para proteger productos farmacéuticos naturales, mientras que la hoy oponente ampara preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias ".
Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación, al amparo del ordinal 4º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1.956, en la redacción que le dio la Ley 10/1.992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, por infracción por aplicación indebida del artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, por entender que la sentencia debió considerar no ajustada a derecho la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas denegatoria de la marca 1.706.174 " VENALIN " ya que, al aplicar las prohibiciones del artículo 12.1.a) citado, no incluye entre los motivos y fundamentos de la denegación, la marca número 582.810 " VENTOLIN ", cuando sí la debió haber tenido en cuenta atendiendo tanto a la semejanza fonética y gráfica entre ambas marcas como a la absoluta identidad aplicativa entre las marcas en liza.
A la vista de la pretensión ejercitada, lo primero que ha señalarse es que el de recurso de casación interpuesto, como en realidad el recurso contencioso administrativo de que trae causa, carece en realidad de objeto, porque la denegación de la inscripción, que era lo pretendido por quien en su momento, en vía administrativa y luego en vía jurisdiccional fue actora, y ahora recurrente, se había producido, y lo que entonces se pretendió y ahora se pretende es la complementación de las razones denegatorias de la inscripción; esto es, no se interpone este recurso en lo que ahora interesa contra el fallo de la sentencia sino contra los fundamentos de derecho de la misma. Y ello debía incluso, en rigor, haber provocado la inadmisibilidad del recurso, que en este momento se convierte en causa de desestimación, porque tal como ha puesto de relieve una reiterada doctrina de la Sala 1ª de este Tribunal Supremo, con una larga tradición jurídica en esta clase de recursos, que se ha impuesto ya también en la jurisprudencia de esta Sala Tercera, el recurso de casación ha de dirigirse contra el Fallo de la resolución recurrida, y no contra lo razonado en los fundamentos de derecho, si no trasciende a la parte dispositiva, de suerte que como dijeran las sentencias de 22 de noviembre de 1994 y 3 de Abril de 2.000 de esta propia Sala " la naturaleza y objeto de este recurso de casación no permiten acceder al mismo cuando acogiendo alguno o algunos de los motivos se había de llegar a la misma solución obtenida con la sentencia recurrida, dado que las características del mismo son producir , caso de ser estimada una alteración del fallo de la sentencia impugnada ". Y ello incluso en un supuesto como el presente, en el que la parte dispositiva de la sentencia impugnada hace alusión, precisamente, a la corrección de aquellas resoluciones administrativas que no tuvieron en cuenta la oposición de la ahora recurrente para denegar la inscripción solicitada.
Mas, en todo caso, formulado el motivo de casación en los términos en que lo ha sido, ha de ser desestimado.
En efecto, el artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a), que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
Por tanto el nuevo artículo 12.1. a) y b), coincide con el antiguo artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, en lo que se refiere a la prohibición de acceso al registro de marcas semejantes fonética o gráficamente, e introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquellas la semejanza conceptual y se refiere concretamente a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro el peligro de confusión en el mercado.
De ahí que no pueda trasladarse sin más, esto es, sin las necesarias matizaciones que tengan en cuenta esas innovaciones, las citas jurisprudenciales, a los supuestos en que resulte aplicable la Ley de Marcas, más cuando tales citas tienen siempre un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas puedan alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan, como sucede en este caso la legislación anterior y, difícilmente, en materia tan casuística como esta, cabrá encontrar una identidad de precedentes.
Siguiendo en este orden de consideraciones generales, como hemos repetido en sentencias anteriores, fundamentalmente desde la de 31 de Octubre de 2000, hasta la más reciente de esta misma fecha, en que se hace una aplicación resumida de esa doctrina, en sede de un recurso extraordinario como lo es este de casación no han de olvidarse algunas de las afirmaciones de este Tribunal que, por su reiteración constituyen también jurisprudencia al respecto. Así: a), que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad; b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los Tribunales de Instancia apreciar a los efectos de aplicar el artículo 12.1º.a), de la Ley de Marcas; y, d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.
Esas consideraciones conducen derechamente, como decimos, a la desestimación del motivo en que se sustenta el recurso, pues, al final, y en todo caso, lo que, en suma, aflora en el mismo es el intento de sustitución de los hechos establecidos en la sentencia de instancia, ofreciendo la parte diversas y variadas razones para sostener su lícita opinión de que las marcas enfrentadas son semejantes desde las distintas perspectivas, en que a la vista de lo dispuesto en el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas, las examina para sostener que existe el riesgo de error o confusión, dada no sólo la semejanza entre ellas sino también la exigencia de un mayor rigor cuando se trata del mismo ámbito aplicativo de los productos que protegen, cuando, sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, antes expresados, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
Interpretando, por tanto, la sentencia de instancia de modo correcto a tenor de la jurisprudencia expuesta el precepto que se dice infringido y siendo a ella a la que corresponde la valoración de las semejanzas o diferencias entre las marcas, que las examina en su conjunto, la solución ha de ser necesariamente la desestimación del recurso, lo que comporta la imposición de las costas a la recurrente conforme a lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Declaramos no haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la sociedad GLAXO OPERATIONS UK LIMITED, contra la sentencia dictada con fecha 29 de Mayo de 1.997 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el Recurso contencioso administrativo número 2.276 de 1.995; con expresa imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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