STS, 2 de Diciembre de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 02 Diciembre 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dos de diciembre de dos mil ocho.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2.076/2.006, interpuesto por RETEVISIÓN MÓVIL, S.A., representada por la Procuradora Dª Mª del Carmen Giménez Carmona, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 1 de febrero de 2.006 en el recurso contencioso-administrativo número 1.038/2.003, sobre concesión de marca número 2.426.329 "AMEN".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y AGENCIA DE MEDIA NUMÉRICA, S.L., representada por la Procuradora Dª Pilar Rico Cadenas.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 1 de febrero de 2.006, desestimatoria del recurso promovido por Retevisión Móvil, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de julio de 2.002 y 21 de abril de 2.003, confirmatoria ésta última de la anterior al resolver el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se concedía la inscripción de la marca nº 2.426.329 "AMEN", de tipo denominativo, para servicios de la clase 38 del nomenclátor, que había solicitado la mercantil Agencia de Media Numérica, S.L.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 3 de marzo de 2.006, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Retevisión Móvil, S.A. ha comparecido en forma en fecha 26 de abril de 2.006, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ;
- 2º, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la Jurisprudencia, y
- 3º, por infracción del artículo 12.1.a) en relación con el artículo 13.c), ambos de la ya mencionada Ley de Marcas.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case la recurrida, resolviendo de conformidad con el suplico del escrito de demanda.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 3 de mayo de 2.007.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Agencia de Media Numérica, S.L., cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia por la que se desestime el mismo y se confirme la recurrida en todos sus extremos.
Por providencia de fecha 18 de julio de 2.008 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 18 de noviembre de 2.008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La sociedad mercantil Retevisión Móvil, S.A. impugna en casación la Sentencia dictada el 1 de febrero de 2.006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso entablado contra la concesión de la merca denominativa nº 2.426.329 "Amen", para servicios de la clase 38. La sociedad recurrente se oponía a la concesión del citado registro en defensa de su marcas prioritarias "Amena", la comunitaria nº 1.109.792 para clases 9, 16, 38 y 42, y la marca nacional nº 2.187.331, para la clase 38 (servicios de telecomunicaciones).
La Sentencia recurrida funda el fallo desestimatorio en las siguientes consideraciones:
"QUINTO.- Nadie cuestiona la notoriedad de AMENA en el campo de los servicios de telecomunicaciones y radiotelefonía móvil, pero las denominaciones enfrentadas tienen connotaciones que las alejan y es tanto el prestigio de AMENA que todo lo que no sea exactamente eso no tienen nada que ver con ella, de manera que el dato de la notoriedad, lejos de favorecerle, es un argumento en contra. Nadie confunde AMEN con AMENA, más aún, y en un orden práctico como en el que se desenvuelve el comercio, la marca pedida en su comparación con la obstativa pudiera sugerir una sonrisa si no fuese porque se corresponde con las siglas de la sociedad solicitante." (fundamento de derecho quinto)
El recurso se articula mediante tres motivos, todos ellos amparados en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. En los dos primeros motivos se aduce la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), así como de la jurisprudencia aplicativa del mismo, por la errónea valoración de la Sala del riesgo de confusión (primer motivo) y en relación con el ámbito aplicativo (segundo motivo). El tercer motivo se funda en la alegación de infracción del mismo artículo 12.1.a) de la citada Ley de Marcas, en relación con el artículo 13.c), por no otorgar una protección reforzada a una marca notoria.
Sobre el tercer motivo y la protección de las marcas notorias.
Si bien los tres motivos se apoyan en la supuesta vulneración del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, el tercero lo hace en relación con la del artículo 13.c) de dicho texto legal. Pues bien, razones de economía procesal nos llevan a examinar primero este tercer motivo, en el que se plantea la cuestión de la protección reforzada de las marcas notorias en la Ley de Marcas de 1.988.
Sostiene la entidad actora que la citada Ley de Marcas, aplicable al caso ratione temporis, ha tomado en consideración la conveniencia de otorgar una protección reforzada a las marcas renombradas y notorias, a fin de evitar el ilegítimo aprovechamiento de la reputación obtenida por ellas. Critica, en consecuencia, la tesis adoptada en la Sentencia recurrida de que la notoriedad de una marca dificulta el riesgo de confusión; antes al contrario, afirma la parte, la notoriedad incrementa dicho riesgo, ya que resalta el riesgo de aprovechamiento que veda el artículo 13.c) de la Ley de Marcas.
Tiene razón la sociedad recurrente. En diversas ocasiones hemos reiterado que las marcas notorias y renombradas, esto es, aquéllas que tiene una difusión y conocimiento generalizado en un sector aplicativo (notorias) o en todos ellos (renombradas) reciben una protección reforzada que la ley les otorga para proteger la inversión y el esfuerzo empresarial que está en el origen de ese conocimiento acentuado de una marca en el mercado. Aunque la Ley aplicable al caso es menos destacada en este sentido que la ahora vigente (la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), el artículo 13.c) de la misma -aparte otros preceptos más específicos- permite dispensar dicha protección reforzada a las marcas notorias o renombradas por medio de la proscripción de un aprovechamiento ilegítimo de la reputación de las marcas registradas. En este sentido, constituye efectivamente una infracción del citado precepto la interpretación seguida por la Sala de instancia de que el conocimiento especial que el usuario tiene de la marca opuesta, notoria en el sector de las telecomunicaciones, protege a ésta del riesgo de confusión. Antes al contrario, la doctrina reiterada por esta Sala de casación indica que el conocimiento especialmente difundido de una marca notoria o renombrada incrementa el riesgo de que otras marcas puedan provocar en el consumidor medio confusión entre ellas o, más verosimilmente, su asociación en cuanto al origen empresarial de las mismas (entre otras, Sentencia de 19 de febrero de 2.003 -RC 4.391/1.997 -). De lo contrario, además, se seguiría el efecto perverso de que la protección otorgada a una marca notoria o renombrada, con una actividad empresarial subyacente especialmente digna de defensa, sería inversamente proporcional a su difusión en el mercado consecuencia de su mayor presencia e inversión en el mismo.
Debemos pues estimar el motivo y casar la Sentencia recurrida.
Sobre el riesgo de confusión y asociación entre las marcas enfrentadas.
Casada y anulada la Sentencia de instancia, procede resolver el debate suscitado entre las partes en los términos en que se planteó en el recurso contencioso-administrativo. Pues, bien, esta Sala considera que el parecido entre los signos en litigio ("Amen" y "Amena"), ambos denominativos y para el mismo sector del mercado (servicios de telecomunicaciones de la clase 38, que es la solicitada por la marca concedida), pueden ocasionar un riesgo de confusión o de asociación que debe conducir a la denegación del registro solicitado. El carácter notorio de la marca opuesta en el sector del mercado pretendido debe conducir a un criterio más riguroso -no más benigno- de apreciación del riesgo de confusión, lo que lleva a la conclusión de que la proximidad denominativa puede llegar a originar el error de los consumidores, bien en cuanto a identificar o confundir ambas marcas, bien en cuanto a asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial. No es óbice el que la marca solicitada coincida con las iniciales de la denominación social de la empresa solicitante, pues dicho criterio que opera efectivamente en el sentido de dulcificar el rigor de las prohibiciones relativas, debe ceder ante el riesgo de confusión o asociación con una marca notoria.
En consecuencia, deben anularse las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas en vía contencioso administrativo y denegarse definitivamente el registro solicitado.
Conclusión y costas.
Las razones que se han expuesto en los dos anteriores motivos conducen a la estimación del recurso de casación, casando y anulando la Sentencia recurrida y, asimismo, a la estimación del recurso contencioso administrativo a quo, anulando las resoluciones administrativas impugnadas en el mismo y denegando de manera definitiva la inscripción de la marca solicitada.
De acuerdo con lo prevenido en los artículos 95.3 y 139.1 y 2, no procede la imposición de costas ni en la instancia ni en la casación.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Retevisión Móvil, S.A. contra la sentencia de 1 de febrero de 2.006 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.038/2.003, sentencia que casamos y anulamos.
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Que ESTIMAMOS el citado recurso contencioso-administrativo, interpuesto por Retevisión Móvil, S.A. contra las resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el expediente de la marca nº 2.426.329 "AMEN" en fechas 5 de julio de 2.002 y 21 de abril de 2.003, resoluciones que anulamos, y se deniega la inscripción de la misma.
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No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Óscar González González.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-María Jesús Pera Bajo.-Firmado.-
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