STS, 30 de Noviembre de 2005

"Man Nutzfahrzeuge AG" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 87/2000 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero de 1999, confirmada por la de 22 de octubre de 1999, que concedió la marca número 2.122.950 (3), "Man", para productos de la clase 16.

En su escrito de demanda, de 31 de marzo de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "anulando dicho acuerdo de concesión registral y, en consecuencia, acordándose la denegación de inscripción registral de dicha solicitud".

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 12 de abril de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

"Editorial Formentera, S.A." contestó a la demanda con fecha 20 de mayo de 2000 y suplicó sentencia "en su día por la que desestimando el recurso interpuesto contra la citada resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se concede la inscripción de la marca nº 2.122.950, Man, mixta, en clase 16, la declare ajustada a Derecho, condenando en costas a la parte demandante". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, "Man Nutzfahrzeuge AG" presentó escrito con fecha 8 de febrero de 2002 aportando como documento la sentencia recaída en el recurso de casación número 6666/1994, de fecha 24 de enero de 2002, que consideraba "de gran trascendencia en la resolución del presente recurso" al ser "la marca nacional núm. 1.279.935 Man sustancialmente idéntica a la marca núm. 1.222.950 Man".

Dado traslado de dicho escrito a las demás partes por cinco días, el Abogado del Estado, con fecha 21 de febrero de 2002, manifestó "que no tiene nada que alegar al respecto".

"Editorial Formentera, S.A." presentó sus alegaciones con fecha 21 de febrero de 2002 en el sentido de entender "que la resolución dada por el Tribunal Supremo al conflicto de marcas planteado en el recurso de casación resuelto por sentencia de 24 de enero no es trasladable a la resolución del presente recurso por razón de la temporalidad de las normas materiales aplicables en uno y otro procedimiento y de la vigencia en nuestro actual Derecho de Marcas del principio de especialidad".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 31 de enero de 2003, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimamos la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales Don Federico José Olivares de Santiago, en nombre y representación de la entidad 'Man Nutzfahrzeuge Ag', contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de octubre de 1999, que concedió el registro de la marca nacional nº 2.122.950 (3), Man, para distinguir productos de la clase nº 16 del Nomenclátor; y declaramos que la citada resolución es ajustada a Derecho. Sin costas".

Con fecha 16 de abril de 2003 "Man Nutzfahrzeuge AG" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2587/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

"al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.c) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, en cuanto la sentencia ha quebrantado las formas esenciales del juicio, en relación con los artículos 218 y 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con el artículo 24 de la Constitución Española".

"al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.d) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, en cuanto la sentencia infringe las normas del ordenamiento jurídico en relación con los artículos 12 y 13 de la Ley 32, de 10 de noviembre de 1988".

"Ediciones Reunidas, S.A." (sucesora de "Editorial Formentera, S.A.") presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con expresa imposición al recurrente de las costas del recurso.

El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 30 de junio de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 16 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 31 de enero de 2003, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Man Nutzfahrzeuge AG" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.122.950, "Man", mixta, para distinguir productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional, en concreto "publicaciones periódicas".

A la inscripción de la marca número 2.122.950, "Man", mixta, solicitada por "Editorial Formentera, S.A.", se había opuesto "Man Nutzfahrzeuge AG" en cuanto titular de las marcas números 1.517.842-0, 1.517.843-9, 1.517.844-7, 1.517.845-5 (con distintivo), 1.517.846-3 (con distintivo), 1.517.847-1, "Man", y de las marcas internacionales 277.138 "Man", 505.791 "Man" con signo distintivo, 663.200 "Man Gold Standard", que amparan productos y servicios de las clases 6, 7, 9, 11, 12, 19, 37 y 42.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por cuanto, aun existiendo semejanza entre los signos enfrentados 'Man' (mixto), el solicitado, y marcas nacionales 1.517.842/843/844/845/846/847 'Man' e internacionales 277.138 Man, y otras, las oponentes, los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado, dado que la marca cuestionada se limita a proteger 'publicaciones periódicas' enmarcadas en la clase 16 del nomenclátor y las oponentes protegen productos muy diferenciados incluidos en las clases 6, 7, 9, 11, 12 y 19 de dicho nomenclátor y que se comercializan en el mercado de los transportes y la automoción".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:

"En el caso presente, aunque hay identidad en las denominaciones, los productos nada tienen que ver entre sí, pues mientras la marca concedida 'Man' se ocupa de distinguir 'publicaciones periódicas', en la clase 16 del Nomenclátor, la opositora posee diversos registros que amparan servicios de motores de servicio estacionario y sus componentes, camiones, omnibuses, vehículos municipales y sus componentes, motores para vehículos terrestres y para vehículos acuáticos y sus componentes, servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y motores, motores de servicio y sus componentes, productos de las clases 6, 7, 9, 11, 12 y 19, productos de las clases 12 y 37 y servicios de la clase 42, ninguno de los cuales tiene relación con la actividad de la marca recurrida, de forma que sus productos y servicios son tan distintos que realmente sus respectivos ámbitos aplicativos tienen nulas o escasas posibilidades de interferencia.

Por ello, entendemos que la disparidad existente entre los productos y servicios que se amparan entre las marcas enfrentadas, permite la coexistencia entre las mismas, sin que exista riesgo o peligro de confusión entre los mismos, lo cual hace que no se incurra en el supuesto de identidad o semejanza denominativa prohibida por el art. 12.1 de la Ley 32/1988, de Marcas".

En su primer motivo de casación, deducido al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.c) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, la sociedad recurrente imputa a la Sala de instancia un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, en su modalidad de infracción de las que regulan la sentencia, por no haber hecho referencia en ésta a una de las alegaciones sustanciales de la demanda.

La incongruencia omisiva se habría producido, según la recurrente, porque el tribunal de instancia no dio respuesta a la invocación, como precedente contrario al registro de la nueva marca, de la sentencia dictada el 15 de julio de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 556/1992, mediante la cual se confirmó la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 31 de enero de 1992 contraria a la inscripción de la marca número 1279935, "Man", para publicaciones.

En dicho recurso 556/1992, a la inversa del presente, la recurrente había sido "Editorial Formentera, S.A." ante el rechazo de su pretensión de inscribir la marca "Man" y era parte codemandada "Man Nutzfahrzeuge AG", cuya oposición al registro de la nueva marca estaba basada en argumentos similares a los de este litigio. La decisión final del mencionado recurso 556/1992 (esto es, la sentencia de 15 de julio de 1994) podía tener, pues, incidencia en el juicio de instancia sobre el recurso 87/2000, dada la analogía existente entre las situaciones debatidas, lo que se sometía al tribunal sentenciador como argumento destacado para el éxito de la pretensión actora.

El motivo de casación debe prosperar pues, en efecto, la Sala de instancia omite en la sentencia ahora recurrida toda referencia -favorable o desfavorable- a uno de los argumentos clave en los que la parte actora sustentaba su impugnación. Téngase en cuenta que la referida alegación de la demanda no sólo había sido reiterada por aquella parte en el escrito de conclusiones, como argumento de carácter relevante (apartado segundo titulado "existencia de un claro precedente judicial"), sino reproducida cuando, mediante un escrito ulterior de 8 de febrero de 2002, la demandante aportó a la Sala territorial como "documento de gran trascendencia en la resolución del presente recurso" la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 24 de enero de 2002 en el recurso de casación número 6666/1994, que venía a confirmar la ya referida de 15 de julio de 1994. Documento que, por lo demás, el propio tribunal sentenciador mandó unir a los autos y sobre cuyo contenido oyó a las partes contrarias (providencia de ocho de febrero de 2002).

Siendo ello así, era necesario que el tribunal de instancia, para guardar la debida congruencia con el contenido de la pretensión actora, diese respuesta, del signo que fuera, a uno de los motivos sustanciales en que se apoyaba la impugnación. No habiéndolo hecho, la sentencia debe ser casada, lo que nos coloca en situación de resolver lo que corresponda dentro de los límites en que apareciera planteado el debate, según dispone el artículo 95.2, letras c) y d), de la vigente Ley Jurisdiccional.

Dicho lo anterior, debemos acto seguido añadir que la decisión de fondo del tribunal de instancia, en lo que sí resuelve de modo congruente, resulta acertada y aplica debidamente el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas. Dejando por el momento al margen el argumento relativo al precedente judicial invocado, al que luego nos referiremos, mediante el resto de los expuestos en su demanda la parte actora trataba de subrayar la identidad de las marcas enfrentadas; afirmaba que los productos amparados por una y otras estaban "en cierta medida relacionados" y que el principio de especialidad no es eficaz en los casos de marcas idénticas; destacaba el carácter notorio de las marcas "Man" propiedad de "Man Nutzfahrzeuge AG" y, finalmente, consideraba que tampoco es eficaz la autorización de registro (declaración de consentimiento) prestada por el titular de una marca idéntica prioritaria en el tiempo.

Siendo innegable, como es, la identidad denominativa entre la nueva marca "Man" y las prioritarias cuya titularidad ostenta "Man Nutzfahrzeuge AG", también resulta innegable la absoluta disparidad de los productos y servicios que una y otras amparan. La Sala de instancia, con acierto, pone de relieve esta circunstancia reflejando cómo la marca aspirante "Man" distingue publicaciones periódicas (en la clase 16 del Nomenclátor) mientras que las opuestas se refieren a productos técnicos del sector de transportes y de la automoción (en otras clases del Nomenclátor). Circunstancia que permite al tribunal sentenciador, en buena lógica, concluir que "[...] los productos y servicios son tan distintos que realmente sus respectivos ámbitos aplicativos tienen nulas o escasas posibilidades de interferencia."

No pueden, en efecto, compartirse las afirmaciones de la demanda sobre la existencia de "cierta relación" entre los productos citados como obstáculo al registro de la nueva marca. No existe tal relación a la vista de la naturaleza, el destino y la utilización de unos y otros productos, que se comercializan a través de canales de distribución absolutamente ajenos y cuyas diferencias son tales que excluyen el eventual riesgo de confusión sobre su origen empresarial. El componente industrial de los productos amparados por las marcas prioritarias es claro, como lo es la pertenencia al mundo editorial de las publicaciones que con el nuevo signo "Man" se pretende proteger; la ausencia de rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del consumidor que los adquiere es decisiva en este caso para aplicar el principio de especialidad.

La Sala de instancia, pues, interpreta de modo adecuado la exigencia de similitud aplicativa como presupuesto para prohibir el registro de nuevas marcas. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988, obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. En contra de la afirmación de la recurrente, la ausencia total de identidad o semejanza entre los productos o servicios determina, por sí sola, la inviabilidad de aplicar la prohibición del repetido precepto legal -a salvo lo que después diremos sobre las marcas notorias y renombradas- también cuando exista identidad denominativa.

Para que pudiera admitirse en este caso la debilitación del principio de especialidad procedente cuando se trata de marcas que gocen de renombre generalizado, más allá de su estricto ámbito aplicativo, hubiera sido necesario que la parte actora acreditara de modo suficiente no sólo la notoriedad de su marca en el sector comercial correspondiente (transportes y automoción) sino su prestigio como tal distintivo cualificado al margen de dicho sector, prestigio que trataría de ser aprovechado, de modo indebido, por la nueva marca. Tal circunstancia no ha sido probada por lo que, sin más, deben rechazarse las alegaciones de la recurrente al respecto.

En cuanto al consentimiento prestado por terceras empresas (la sociedad francesa "Waterman, S.A.", titular de la marca internacional número 293.239 "Man", y la "Editorial Suomi, S.L.", titular de la marca nacional 1.163.160 "Men") que de modo expreso autorizaron a "Editorial Formentera, S.A." el uso y registro de la denominación "Man" a los efectos de inscribir la marca ahora debatida para publicaciones periódicas, la actora se refirió tan sólo a la supuesta ineficacia de la primera de ambas declaraciones de consentimiento. Sostuvo, en síntesis, que la aplicación del articulo 12.2 de la Ley de Marcas hace ineficaz el consentimiento prestado por "Waterman, S.A." ante la identidad de las denominaciones "Man".

La objeción no puede ser estimada pues el presupuesto sobre el que gira el citado artículo y apartado es que los dos distintivos (esto es, el del titular autorizante y el autorizado) se refieran a productos o servicios idénticos o similares, en cuyo caso sólo podría el nuevo signo acceder al registro si, además de la autorización fehaciente del primer titular, se toman las medidas oportunas para evitar el riesgo de confusión. Cuando de suyo no existe dicho riesgo porque las diferencias de ámbitos aplicativos son tales que lo excluyen totalmente, aquel precepto resulta inaplicable. Y así sucede en este caso, pues la marca internacional 293.239 "Man", según se manifiesta en la contestación a la demanda sin réplica sobre ello, protege tan sólo instrumentos de escritura, productos ajenos a las publicaciones periódicas que el nuevo signo protege. Con lo que, en rigor, ni siquiera hubiera sido necesario obtener la autorización solicitada y conseguida pues incluso sin ella la nueva marca, siendo idéntica en su denominación a las prioritarias pero recayendo sobre productos absolutamente dispares, podría haber tenido acceso al registro.

Queda, pues, tan sólo por analizar la incidencia que en el recurso pudiera haber tenido el precedente jurisprudencial al que se refería la demanda, esto es, la ya citada sentencia de 15 de julio de 1994, ulteriormente confirmada por la de esta Sala del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2002 en el recurso de casación número 6666/1994.

Basta leer el fundamento jurídico tercero de nuestra sentencia de 24 de enero de 2002 para comprobar que en ella -y en el proceso de instancia precedente- se aplicaban normas legales de sentido diferente a las que determinan la solución del presente litigio. Y es que la ratio decidendi de la sentencia citada, tal como se expresa en aquel fundamento jurídico, es que procedía desestimar "[...] los dos motivos de casación examinados en cuanto la sentencia recurrida ha interpretado correctamente el Art. 124-1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, que la parte recurrente estima infringido en cuanto estima que se trata de marcas idénticas o muy semejantes, en las que la diferencia de productos no puede actuar de forma diferenciativa suficiente".

Dichas afirmaciones responden a la exégesis de la norma legal entonces aplicable, esto es el referido artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial que, según ya hemos expresado en el fundamento jurídico cuarto de esta sentencia, tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos. Como quiera que, por el contrario, la norma aplicable al presente caso, una vez producido el cambio legislativo operado por el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 (aplicable ratione temporis a la solicitud de registro objeto de debate) obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca, el precedente anterior no sirve ya como criterio de autovinculación a los efectos de resolver este recurso.

Procede, pues, tanto la estimación del recurso de casación por el motivo de forma ya expuesto cuanto la desestimación del recurso contencioso-administrativo deducido contra los actos registrales impugnados. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el recurso de casación número 2587/2003 interpuesto por "Man Nutzfahrzeuge AG" contra la sentencia dictada con fecha 31 de enero de 2003 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 87/2000, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 87 de 2000 interpuesto por "Man Nutzfahrzeuge AG" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero de 1999, confirmada por la de 22 de octubre de 1999, que concedió la marca número 2.122.950 (3), "Man", para productos de la clase 16 del Nomenclátor.

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.