STS, 1 de Octubre de 2008
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2008:4924 |
| Número de Recurso | 2007/2006 |
| Fecha de Resolución | 1 de Octubre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a uno de Octubre de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 2007/2006, interpuesto por la Entidad ALIMENTOS BIOLÓGICOS OLEANDER, S.A., representada por la Procuradora Doña Montserrat Sorribes Calle, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 157/2006 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 14 de febrero de 2006, recaída en el recurso nº 338/2003, sobre denegación de inscripción de la marca mixta nº 2.363.786 "MAGICAO OLEANDER"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad ALIMENTOS BIOLÓGICOS OLEANDER, S.A., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de enero de 2003 que estimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 5 de noviembre de 2001, que concedió la inscripción de la marca mixta nº 2.363.786 "MAGICAO OLEANDER" para la clase 30ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 21 de marzo de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (ALIMENTOS BIOLÓGICOS OLEANDER, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 9 de mayo de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la norma que integra la prohibición relativa de registro de marcas contenida en el apartado a) del art. 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y la doctrina jurisprudencial recaída sobre tal materia.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la norma que integra la prohibición relativa de registro de marcas contenida en el apartado c) del art. 13 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y la doctrina jurisprudencial recaída sobre tal materia.
Terminando por suplicar dicte sentencia por la que, casando la sentencia de fecha 14 de febrero de 2006 de la Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acoja en su totalidad la pretensiones formuladas por la recurrente en los motivos alegados, y, en su virtud, conceda el registro de la Marca 2.363.786 "MAGICAO OLEANDER".
Por providencia de la Sala, de fecha 9 de abril de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 9 de mayo de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 19 de junio de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 13 de junio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 24 de septiembre siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca nº 2.363.786 MAGICAO con gráfico, clase 30 para "café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas; especias; hielo", por su semejanza con las marcas ya inscritas "MAGGI", y por aprovechamiento de la reputación de éstas.
La entidad solicitante ALIMENTOS BIOLÓGICOS OLEANDER interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que lo desestimó con base en los siguientes fundamentos:
En cuanto al primero de los requisitos, se da una similitud fonética y gramatical entre el nombre comercial y las marcas oponentes que puede calificarse de clara y evidente, al no apreciarse diferencias importantes, "Magicao Oleander", marca mixta solicitada, y "Maggi", denominativa, y "Maggi", mixta, marcas prioritarias, siendo relevante la similitud de los distintivos principales "Magicao/Maggi", sin que el vocablo "Oleander" añada elemento significativo.
Por otro lado, la terminación "cao" es indicativa de "cacao", siendo "Magi" la expresión diferenciativa, la cual se sitúa en primer término (factor tópico).
Pues bien, siguiendo la doctrina jurisprudencial, aún cuando se diera una similitud gráfica o fonética, tal como aquí ocurre, por sí sola no da lugar a la concurrencia de la prohibición del artículo 12 de la Ley. Ello sólo se produciría en el caso de que el ámbito de aplicación fuera el mismo.
Como resulta de la solicitud de la marca "Magicao oleander" (documento 1 del expediente), se interesa para los siguientes productos o servicios (clase 30): "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas; especias; hielo".
La marca oponente nº 190.960, denominativa, opera para las clases o1, 02, 03, 04, 05, 29 y 31. La nº 375.835 mixta, en las clases 1, 5, 29, 30, 31 y 32. Este común ámbito de aplicación se da aquí en toda su intensidad por la directa relación existente entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos tal como se expone en su resolución la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Resulta tal coincidencia esencial de comparar los productos expuestos dos párrafos más arriba (marca solicitada) con los siguientes: La marca nº 190.960 (Maggi, denominativa) está concedida y registrada para distinguir productos alimenticios y condimentos en clase 30; mientras la marca nº 375.835 (Maggi, mixta o con gráfico), respecto -entre otros- harinas, pastas alimenticias, arroz, preparaciones de cereales, cacao, miel y sucedáneos de miel, azúcar, pastelería y confitería, levaduras, té, café y sucedáneos, salsas, especias.
En cuanto al segundo de los requisitos, para que la similitud impida la coexistencia pacífica en el mercado es preciso que la misma sea de una relevancia tal que induzca a confusión a los destinatarios de los productos amparados por ellas, los consumidores medios, según reiterada jurisprudencia, entre otras, SSTS 20 de diciembre de 1983, 11 de abril de 1990, de 4 y 21 de marzo de 1991, 4 de diciembre de 1992, 17 de febrero de 1994, 11 de mayo de 1995, 17 de mayo de 1996, 28 de febrero y 5 de mayo de 1997, 20 de marzo de 1998, 13 de julio de 1999, 28 de junio de 2000, y 27 de marzo y 39 de abril de 2003.
Así, pues, si la semejanza o similitud es un concepto jurídico indeterminado, su apreciación debe hacerse en función de las pautas generales del comportamiento colectivo, con arreglo a la sana crítica o al buen sentido. Ello nos conduce a determinar que en el presente caso, tal como ha quedado expuesto anteriormente, se evidencia una similitud que produce la aplicación de la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, ya que no cabe apreciar suficientes diferencias denominativas entre el nombre comercial solicitado y las marcas prioritarias que eviten la posibilidad de confusión entre ellas, no dándose elementos específicos que hagan al nombre comercial susceptible de gozar de la protección del registro que contempla la Ley.
[...] Ante la similitud fonética, gramática e identidad aplicativa de la marca ofrecida por la actora respecto de las dos marcas registradas a favor de la codemandada, junto con la circunstancia de que "Maggi" es un signo distintivo notoriamente conocido en el ámbito alimenticio, como justicia la Oficina Española de Patentes y Marcas, deviene aplicable el art. 13 c) de la Ley de Marcas, ante la probabilidad de lesión de estas marcas implantadas, sobradamente conocidas y prioritarias".>>
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
En el presente caso no se observa que el Tribunal de instancia haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad al efectuar la comparación entre las marcas enfrentadas. En efecto, no hay duda de que el elemento definidor de ambas marcas es el término "magi" que pese a tener una sola "g" en la solicitada, fonéticamente suenan igual. Será en este elemento en el que se fije el consumidor para valorar la procedencia empresarial del producto que adquiere, y podrá confundirse sobre si tiene su origen en una u otra empresa. Al llegar a esta conclusión la Sala de instancia ha valorado en su conjunto el signo, conforme exige reiterada jurisprudencia, lo que ocurre es que descartó que los restantes elementos del diseño tuvieran fuerza identificadora suficiente. No se trata, por tanto, de un examen fraccionado, sino de elegir entre todo un conjunto cual es el elemento más incisivo frente al consumidor. Ello es de extraordinaria importancia en supuestos como el presente en el que los productos amparados por las marcas actúan en el mismo campo alimenticio.
Aunque bastaba esta prohibición para eliminar la inscripción, también se apoya la sentencia en la reputación de la marca oponente, lo que lleva a la Sala de instancia a apreciar también la prohibición del artículo 13 c) de la Ley de Marcas. Este extremo debe igualmente confirmarse, pues reconocida la reputación de la marca oponente, hecho que no puede discutirse en casación, la prohibición operará aún en los supuestos de que los campos aplicativos sean diferentes. A esta afirmación se opone la parte recurrente en su segundo motivo de casación argumentando, en primer lugar, que la prohibición no opera en el supuesto de que los campos aplicativos sean conexos, y, en segundo término, que la notoriedad de la marca "maggi" no lo es en el campo del cacao.
Tales argumentos deben rechazarse, pues siendo el renombre un concepto que supone un conocimiento de la marca en la media de los consumidores de cualquier ámbito, la excepción operará con más fuerza si cabe en los supuestos de conexión entre los campos aplicativos. Por esta misma razón, el hecho de que la marca oponente sea renombrada en cualquier ámbito, permitirá a su titular oponerla a otro signo semejante, aunque este vaya a operar en un campo distinto.
Por último, el principio de libertad de empresa reconocido constitucionalmente no impide su limitación legal cuando se trata de proteger precisamente a otras empresas. Es precisamente esa protección lo que impide que un empresario pretenda la utilización de un signo que guarda semejanza con otro del que es titular otra entidad.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 2007/2006, interpuesto por la Entidad ALIMENTOS BIOLÓGICOS OLEANDER, S.A., contra la sentencia nº 157/2006 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 14 de febrero de 2006, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 338/2003, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
