STS, 8 de Abril de 2007

En el proceso contencioso-administrativo número 228/2000, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 4 de febrero de 2004, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que desestimamos el recurso promovido por el procurador D. Javier Ungría López en representación de NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de noviembre de 1999, en expediente nº 04396/99 y confirmamos dicha resolución por ser conforme a derecho, sin hacer declaración sobre las costas de este recurso.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., recurso de casación que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 26 de marzo de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 20 de mayo de 2004, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que habiendo por presentado el recurso, se sirva tenerme por personado y parte dentro del plazo en la representación que ostento, tenga a bien admitir dicho recurso y por sus trámites dictar sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estima el motivo de casación en él aducido; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en la letra c) del artículo

95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que mi parte realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que no fueron conformes a derecho las resoluciones adoptadas en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con la marca número

2.142.659 y que tampoco ha gozado precisamente de esa conformidad a derecho el fallo que ha confirmado esas resoluciones y la denegación de la inscripción solicitada para la marca en cuestión, ordenando que, por contra, procede sea cumplimentado el registro de dicha marca en aquella Oficina.».

Por providencia de fecha 30 de septiembre de 2005, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 24 de octubre de 2005 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 24 de noviembre de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, tenga por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

Por providencia de fecha 28 de noviembre de 2006, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 28 de marzo de 2007, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2004, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de noviembre de 1999, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 5 de febrero de 1999, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.142.659 "NECSO", que distingue servicios de la clase 38 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el «thema decidendi», procede transcribir los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca nacional número 2.142.659 "NECSO", que designa servicios de la clase 38 (servicios de telecomunicaciones), con las marcas nacionales números 1.965.011 y

1.965.014 "NEXO", que designan respectivamente servicios de telecomunicaciones de la clase 38 y servicios en la clase 42, que se fundamenta, aceptando los criterios expuestos en la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de noviembre de 1999, tras descartar que los precedentes administrativos invocados constituyan un factor insoslayable para conceder la inscripción de la marca solicitada, con base en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo, en la apreciación de la existencia de identidad fonética y cuasi identidad denominativa y coincidencia aplicativa que genera riesgo de confusión en el mercado, según se refiere en los fundamentos jurídicos segundo y tercero, en los siguientes términos:

La resolución impugnada ha basado su decisión denegatoria de la inscripción solicitada en que el art.

12.1 de la Ley 32/1988 de Marcas, de 10 de Noviembre, prohíbe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares pueden inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, de donde se desprende que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre la marca solicitada y los signos prioritarios contrapuestos, y, de otra, la eventual coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos, servicios o actividades que distingue los signos enfrentados con de idéntica o análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas y que no es compartible la alegación del recurrente sobre la presunta desigualdad de trato e inseguridad jurídica que acarrearía la resolución de este recurso en el mismo sentido que la impugnara por haber precedentes contrarios, pues como reiterada Jurisprudencia tiene establecido la actividad de la Administración no es arbitraria sino reglada y sometida únicamente al principio de legalidad. Así la de 23 de julio de 1988 (A. 6381) establecía que: "No cabe admitir como motivo favorable a la concesión registral de las aludidas marcas los precedentes administrativos que han concedido otras varias con dicha denominación, pues como tiene declarado este Tribunal, la actuación del Registro no vincula al Tribunal, ni siquiera al propio Registro, dado que la concesión o denegación de la inscripción de cualquier modalidad de la propiedad industrial, no es un acto discrecional, sino reglado, en el que nunca puede entrar en juego el precedente, para seguir vinculando al citado Organismo a dictar resoluciones que no se acomodan a derecho.....y, por lo tanto, cuando en otra ocasión se hubiere actuado

mal, desconociendo la evidente semejanza con otras marcas prioritarias, ello no justifica la persistencia en el error, máxime, insistimos, cuando los precedentes administrativos no vinculan a esta jurisdicción que, en función revisora, debe atender al acto administrativo concreto contemplado en cada caso".

Y la de 8 de julio de 1996 (RJ1996/5995) "independientemente de que no se acredita que concurran las mismas circunstancias del supuesto de autos, no debe olvidarse que la concesión o denegación de una marca es una actividad reglada y no discrecional en la que, por tanto, no puede entrar en juego con carácter vinculante, el precedente administrativo." La doble finalidad protectora de nuestro derecho de marcas evitando, por un lado, que los consumidores adquieran en el mercado algo distinto de aquello que por su prestigio es lo que realmente desean y, por otro, que se lesionen los intereses de los empresarios desviando, en su perjuicio y en beneficio de otros, el crédito industrial o comercial adquirido como pioneros de esa actividad distinguida con sus prioritarios signos, es el fundamento de la accesibilidad o no al registro de los nuevos signos distintivos, y que persiguiendo esas bases es preciso hacer el examen comparativo antes aludido, que, en el caso que nos ocupa, llevándolo al estadio de los distintivos, "NECSO" y "NEXO", se da una identidad fonética y cuasiidentidad denominativa que, unida a la confluencia aplicativa, conlleva riesgo de confusión en el mercado; por lo que es incardinable en el supuesto legal contenido en el art. 12.1 de la Ley de Marcas .

Los criterios contenidos en la resolución impugnada son plenamente compartidos en esta sentencia, lo que supone la desestimación de este recurso pues en este sentido es necesario tener en cuenta las numerosas sentencias del Tribunal Supremo entre las que pueden citarse la de 8 de julio de 1981, 13 de marzo y 27 de junio de 1985, 1 de marzo de 1988, 26 de diciembre de 1990 o 15 de junio de 1995 entre otras muchas. Del conjunto de pautas interpretativas desarrolladas en dichas resoluciones, debe resaltarse la consolidada doctrina según la cual el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, signo o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin mas que una sencilla visión, apreciación, lectura o audición de conjunto, que no entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente ni de una forma desmesuradamente minuciosa los elementos conformados, ni que desciendan a disquisiciones léxico-gramaticales, puesto que en la convivencia lo fundamental es que los signos con que se representan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error del consumidor. En la misma línea interpretativa la sentencia de 7 de julio de 1995 advierte que es desde la perspectiva del principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado como debe orientarse la protección que a la inventiva o innovación industrial dispense el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial como también para garantizar en definitiva, la protección del consumidor evitándole, los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantías que se fundamentarán en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de los similares, los productos por aquellas amparadas, evitándose también que en parecido o semejanza con la de nominación de otra marca pueda accederse al crédito o fama obtenidos por la marca prioritaria.

A este respecto debe señalarse que el Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 3ª en sentencias, entre otras, de 8 de octubre de 2001 y 29 de abril de 2002, ha establecido que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia de riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso deberán ser apreciadas por los Tribunales.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., se articula en la exposición de un único motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

En la formulación de este motivo se denuncia que la Sala de instancia infringe los artículos 33.1 y 67 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incurriendo en incongruencia omisiva, en la medida en que no da respuesta a las tres alegaciones esenciales en las que basó el escrito de demanda, concernientes, en primer término, a la reivindicación del derecho adquirido a la inscripción de la denominación "NECSO" en la clase 38, por la titularidad que ostenta sobre la marca mixta número 2.093.935 "NECSO" en la misma clase 38, y a la caracterización jurídica de la marca solicitada número 2.142.569, como marca derivada de hecho de la referida marca prioritaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ; en segundo término, a la circunstancia de que las marcas oponentes "NEXO", de las clases 16, 38, 39 y 42, coexisten pacíficamente con las marcas "NECSO" (y gráfico), que tiene concedidas, que demuestra el escaso riesgo de error o confusión en el mercado; y en tercer término, referente a que no concurre el presupuesto de aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, dada la diferenciación conceptual de los términos utilizados en la configuración de las marcas en conflicto.

Sobre la prosperabilidad del recurso de casación.

Procede estimar la prosperabilidad del único motivo de casación articulado, que denuncia sustancialmente la violación de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que institucionaliza el principio de congruencia de las resoluciones judiciales en el orden contencioso- administrativo, al disponer que las sentencias «decidirán todas las cuestiones controvertidas en el proceso», al deducirse del escrutinio del texto de la sentencia recurrida que deja sin respuesta una de las cuestiones planteadas con carácter sustancial, sin que pudiera inducirse razonablemente que este silencio judicial se corresponde con un pronunciamiento de desestimación tácita, ponderando las circunstancias concurrentes en esta litis.

En efecto, la lectura de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida autoriza a aceptar el reproche efectuado por la parte recurrente de que la Sala de instancia incurre en incongruencia omisiva, porque se comprueba que no da una respuesta precisa al fundamento de carácter jurídico material en que sustentaba el recurso jurisdiccional, formulado de forma autónoma e independiente respecto de la exposición de los otros motivos de impugnación, concerniente a que ostentaba un derecho adquirido a distinguir servicios de la clase 38 con la denominación cuestionada "NECSO" y, en consecuencia, a la inscripción de la marca número

2.142.659 "NECSO" por «la propiedad» sobre la marca mixta número 2.093.935 "NECSO" de la misma clase 38, con base en la doctrina jurisprudencia de esta misma Sala, y porque «en realidad estamos ante una derivación de hecho», «aunque no haya sido solicitada como tal derivación», que, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Marcas, impone que no quepa comparar las denominaciones "NECSO" y "NEXO" para determinar si son incompatibles a la luz del artículo 12 del citado cuerpo legal.

Se aprecia, por tanto, que el Tribunal a quo incurre en el vicio de incongruencia omisiva o ex silentio, lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución, porque ignora los términos sustanciales en los que discurre la controversia procesal, que exige confrontar el objeto del proceso delimitado por los elementos subjetivos y objetivos -causa de pedir y petitum- y el fallo de la resolución judicial, ya que, aunque examina la alegación expuesta en el escrito de demanda sobre la eficacia jurídica de los precedentes administrativos, en relación con la inscripción de la marca solicitada, derivada de la circunstancia de convivir pacíficamente las marcas opuestas "NEXO" de las clases 16, 38, 39 y 42 con las marcas "NECSO" (y gráfico) concedidas a su favor en las mismas clases, y asimismo expone el juicio sobre el riesgo de confundibilidad con base en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, tomando en consideración la identidad fonética y la cuasi-identidad denominativa, que hace innecesario, al considerar que existe riesgo de confusión, que analice de forma expresa la falta de identidad o similitud conceptual, elude pronunciarse sobre la caracterización jurídica de la marca solicitada como marca derivada de la marca número

2.093.935 "NECSO" (y gráfico).

Resulta pertinente recordar la doctrina de esta Sala acerca del alcance del deber del juez de motivar las decisiones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone, según se afirma en la sentencia constitucional 118/2006, de 24 de abril, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico; y sobre la interdicción de que los órganos judiciales incurran en el vicio de incongruencia, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ), en cuya fundamentación jurídica dijimos:

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero, acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

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Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.».

En aplicación de esta doctrina constitucional, que se reitera en la sentencia 41/2007, de 26 de febrero

, procede concluir el examen de este motivo de casación subrayando que se aprecia que la Sala de instancia ha juzgado el caso sin respetar los límites del objeto del proceso, que se encuentra enmarcado por las peticiones formuladas en el suplico de la demanda concernientes a que se declaren nulas las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, y la pretensión de la parte, que se concretiza en la declaración de que procede la inscripción de la marca número 2.142.659 "NECSO", que ampara servicios de telecomunicaciones en la clase 38, al comprobarse que el órgano judicial no ha examinado adecuadamente la causa de pedir, dejando imprejuzgada una cuestión relevante para fundar la ratio decidendi de la sentencia, de modo que se constata, en razón de las circunstancias singulares expuestas, un desajuste externo entre el fallo judicial y los términos en que la parte actora fundamentó jurídicamente sus pretensiones.

En consecuencia, al estimarse el motivo de casación articulado, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2004, dictada en el recurso contencioso- administrativo 228/2000, que casamos y anulamos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio

, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede examinar, como Sala de instancia, los motivos de impugnación formulados contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero de 1999 y 30 de noviembre de 1999.

Sobre los motivos de impugnación de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero de 1999 y de 30 de noviembre de 1999.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. debe ser desestimando, al no apreciarse que concurren los motivos de impugnación formulados con base a las siguientes consideraciones jurídicas:

1. Procede, en primer término, rechazar que la Entidad Mercantil actora ostente un derecho adquirido a la inscripción de la marca número 2.142.659 "NECSO" (denominativa) para designar servicios de telecomunicaciones en la clase 38, derivada de la titularidad de la marca número 2.093.935 "NECSO" (y gráfico), que distingue servicios en la misma clase 38, al no poder estimar que se trate de una marca derivada «de hecho» que permita la limitación del examen de las prohibiciones de registrabilidad previstas en los artículos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Marcas, con base en la aplicación del artículo 9 del citado texto legal.

   Dispone el invocado artículo 9 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas :

   1. Se registrarán con el nombre de «marcas derivadas» las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios.

   2. La marca derivada se tramitará de acuerdo con el procedimiento previsto en el Título III de la presente Ley; no obstante, el examen de las prohibiciones previstas en los artículos 11, 12 y 13 se referirá, únicamente, a las variaciones introducidas en el distintivo principal o las relativas a sus elementos accesorios.

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   Debe significarse que, en razón de las características de la marca prioritaria número 2.093.935 "NECSO" (y gráfico) en que la denominación "NECSO" se integra en un gráfico que se revela dominante desde una visión de conjunto de los signos distintivos que la componen, no cabe deducir que el vocablo "NECSO" pueda identificarse como distintivo principal, de modo que la eliminación del gráfico resulte inapreciable, a los efectos de integrar la marca solicitada en los presupuestos exigidos por el artículo 9 de la Ley de Marcas .

   El motivo de impugnación fundado en la interpretación jurisprudencial debida del artículo 9 de la Ley de Marcas, que permitiría reconocer la licitud de la marca derivada de hecho, cuando no se hubiere solicitado la inscripción de la marca siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 17.2 c) de la Ley de Marcas, carece de fundamento, según la doctrina expuesta en la sentencia de esta Sala de 13 de abril de 2005 (RC 5634/2002 ), en la que hemos delimitado el alcance de la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo fijada con base en la regulación de las marcas derivadas que ofrece el artículo 131 del derogado Estatuto de Propiedad Industrial y hemos subrayado las exigencias aplicativas del artículo 9 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en los siguientes términos:

   Las sentencias de esta Sala citadas en apoyo del motivo se refieren a la situación normativa anterior, esto es, a la aplicación del Estatuto de la Propiedad Industrial cuyo artículo 131 regula las marcas derivadas en términos no del todo coincidentes con el referido artículo 9 de la Ley 32/1988 .

   Dispone el apartado primero de dicho artículo 9 que se registrarán con el nombre de marcas derivadas las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios. Pues bien, estas exigencias no se cumplen en el presente caso: además de que el distintivo "Direct Seguros" no fue solicitado como tal marca derivada, según exige el artículo 17 de la Ley 32/1988, existen variaciones sustanciales en el distintivo principal (la marca internacional número 581.052 es mixta de modo que el término "Direct" se registra con un grafismo triangular característico).

   En efecto, los elementos gráficos ahora añadidos tienen en este caso una relevancia indiscutible, dado el carácter mixto y el diseño del conjunto gráfico-denominativo precedente, alterando de modo muy significativo la impresión visual del todo el conjunto. Lo cual unido a la adición del término "seguros" -en paridad de importancia respecto de "Direct"- al único componente fonético de la primitiva marca internacional hace que nos encontremos en presencia de una sustancial alteración del distintivo principal.

   Si las variaciones introducidas en el distintivo principal pudieran, en hipótesis, no considerarse sustanciales, la aplicación del apartado segundo del mismo artículo 9 seguiría impidiendo el registro de la marca solicitada. A tenor del mismo, el examen de las prohibiciones registrales contenidas en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Marcas habría de limitarse únicamente a dichas variaciones así como a las relativas a los elementos accesorios. Pues bien, el análisis de unas y otras revelaría igualmente que el nuevo signo en su conjunto (esto es, incluso salvando el término "Direct") no supera el juicio de contraste con las marcas oponentes prioritarias.

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2. Debe descartarse que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas en este proceso vulneren el principio de seguridad jurídica, al denegar la inscripción de la marca solicitada número 2.142.569 "NECSO" cuando, según se aduce, este criterio contradice el hecho de que es titular de las marcas "NECSO" (y gráfico) en las clases 16, 38, 39 y 42, que coexisten pacíficamente con las marcas obstaculizadoras que designan productos y servicios en las mismas clases, que apoyaría la tesis de su inconfundibilidad.

   Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

   En la sentencia de esta Sala de 21 de diciembre de 2006 (RC 4441/2004 ), en el examen de registrabilidad de marcas en cuya configuración se incluye el vocablo "NEXO", hemos determinado la improcedencia de invocar precedentes administrativos o decisiones judiciales cuando los signos o los productos o servicios reivindicados no coinciden, para sustentar el derecho a la inscripción de la marca solicitada:

   En primer lugar, la entidad recurrente transcribe de modo parcial sentencias en las que se denegó el acceso registral de marcas que presentaban una clara semejanza fonética, lo que no ocurre en las de autos. Al igual que afirmamos en la citada sentencia de 13 de enero de 2006, esta parte del motivo no puede prosperar pues "[...] los precedentes aportados se refieren a signos y productos distintos que de ninguna manera implican que se haya producido infracción de jurisprudencia. Mucho más próximo sería, en todo caso, el supuesto al que nos hemos referido reiteradas veces y resuelto en la sentencia de 5 de abril de 2.005, en que la marca prioritaria esgrimida por la actora era la misma."

   .

   Y en la precedente sentencia de esta misma Sala de 13 de enero de 2006 (RC 3813/2003 ), criterio que se reitera en la sentencia de 2 de noviembre de 2006 (RC 2264/2004 ), en este mismo sentido, hemos declarado:

   De acuerdo también con lo que hemos indicado en una muy abundante jurisprudencia, los precedentes en esta materia de marcas tienen una escasa y muy ocasional relevancia cuando van referidos a las propias comparaciones entre otras marcas o productos, puesto que difícilmente tales comparaciones coinciden en términos que permitan sacar conclusiones aplicables a supuestos siempre distintos y con características propias respecto a signos y productos (entre otras muchas, Sentencia de 10 de mayo de 2.005 -RC 6.424/2.002 -). Esto ocurre precisamente en este caso, en el que los precedentes aportados se refieren a signos y productos distintos que de ninguna manera implican que se haya producido infracción de jurisprudencia. Mucho más próximo sería, en todo caso, el supuesto al que nos hemos referido reiteradas veces y resuelto en la Sentencia de 5 de abril de 2.005, en que la marca prioritaria esgrimida por la actora era la misma.

   .

   En consecuencia, siguiendo los razonamientos jurídicos expuestos en la sentencia de esa Sala de 17 de diciembre de 2003 (RC 1915/1999 ), debe rechazarse que se produzca lesión del principio de igualdad en la aplicación de la Ley, por la denegación de la inscripción de la marca solicitada.

3. El motivo de impugnación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero de 1999 y de 30 de noviembre de 1999, fundado en la inadecuada aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas debe, asimismo, rechazarse, al deber considerar que no se produce infracción de este precepto legal que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

   Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, asumiendo las funciones de Sala de instancia, no estima que la Oficina registral haya incurrido en infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas

   , al denegar la compatibilidad de la marca solicitada número 2.142.659 "NECSO", que ampara servicios de telecomunicaciones en la clase 38, al deducir que se genera riesgo de confusión en el mercado con las marcas obstaculizadoras números 1.965.011 y 1.965.014 "NEXO", que protegen servicios en las clases 38 y 42, por la identidad fonética y la similitud denominativa que se aprecia desde una visión global o de conjunto de los signos distintivos de las marcas en conflicto y valorar la coincidencia en los ámbitos aplicativos, por lo que resulta innecesario examinar la falta de semejanza conceptual invocada.

   Debe manifestarse que, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expresada en la sentencia de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, deben ponderar globalmente, y de forma interdependiente, todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas y los nombres comerciales opuestos y a la relación de las actividades protegidas con los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

   En el supuesto de las marcas notorias, que, según se afirma por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, o en el caso de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

   Esta apreciación del riesgo de confusión ha de hacerse desde la percepción de un consumidor medio, entendiendo por tal, como afirma la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de diciembre de 2005, a toda persona «normalmente informada y razonablemente atenta y perspicaz», dotada de raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles.

   Debe significarse que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas han respetado el principio de especialidad, que, según se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y

2. que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado".

   En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

   Esta conclusión que alcanza la Oficina Española de Patentes y Marcas, al afirmar la incompatibilidad de la marca solicitada con las marcas obstaculizadoras, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, según se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de los signos enfrentados se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre la relación entre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual.

   La concretización aplicativa del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opuestas en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

   No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la defensa letrada de la Entidad recurrente porque debe advertirse que esta Sala observa en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

   Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

   «b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

3. que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .

   En consecuencia, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de noviembre de 1999, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la precedente resolución de 5 de febrero de 1999, por ser conformes a Derecho.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2004, dictada en el recurso contencioso- administrativo 228/2000, que casamos y anulamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de noviembre de 1999, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la precedente resolución de 5 de febrero de 1999, que denegó la marca número 2.142.569 "NECSO", para designar servicios de la clase 38, del Nomenclátor Internacional de Marcas, por ser conformes a Derecho.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.

D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.