STS, 12 de Abril de 2006

En el proceso contencioso-administrativo número 354/2000 (y acumulados 568/2000 y 1041/2000), la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 29 de mayo de 2003 , cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que con desestimación del recurso interpuesto por el Procurador D. Alfonso Blanco Fernández, en representación de DIAL DISCOS, S.A., debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho las resoluciones recurridas, sin costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil DIAL DISCOS, S.A. recurso de casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 1 de septiembre de 2003 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la Entidad Mercantil recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 10 de octubre de 2003, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que, teniendo por presentado este escrito y sus copias, se sirva admitirlo, y, en su virtud, tenga por formulado en tiempo y forma RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia de 29 de mayo de 2003, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia, en recurso contencioso 354/00 , y previos los trámites legales oportunos, dicte sentencia por la que estimando este recurso revoque la resolución que aquí se impugna y declare nulas, anule o revoque las resoluciones dictadas por el Director de la OEPM de 14 de mayo de 1999, y 3 de junio de 1999, por las que se denegó la inscripción de las marcas DIAMANTE números 2.152.744 y 2.153.010 a favor de mi mandante para distinguir productos de clases 41 y 39 del vigente Nomenclátor.».

La Sala, por Auto de fecha 2 de junio de 2005 , inadmitió el recurso de casación en cuanto al motivo segundo del escrito de interposición y admitió el recurso de casación respecto del motivo primero.

Por providencia de la Sala de fecha 8 de julio de 2005 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 12 de septiembre de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

Por providencia de fecha 12 de enero de 2006, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 5 de abril de 2006, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de mayo de 2003 , que desestimó los recursos contencioso-administrativos acumulados interpuestos por la Entidad Mercantil DIAL DISCOS, S.A., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de noviembre de 1999, 20 de diciembre de 1999 y 24 de febrero de 2000, que desestimaron los recursos ordinarios formulados contra las precedentes resoluciones de 22 de febrero de 1999, 22 de febrero de 1999 y 5 de mayo de 1999, que acordaron denegar la inscripción de las marcas nacionales número 2.152.744 "DIAMANTE" (mixta), para amparar servicios de la clase 41, número 2.153.010 "DIAMANTE" (mixta), que distingue servicios de la clase 39, y número 2.153.009 "DIAMANTE" (mixta), que designa productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el thema decidendi, procede transcribir los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de las marcas nacionales número 2.152.744 "DIAMANTE" (mixta), para amparar servicios de edición de discos y cintas magnéticas grabadas de la clase 41, número 2.153.010 "DIAMANTE" (mixta), que designa servicios de distribución de discos y cintas magnéticas grabadas, de la clase 39 y número 2.153.009 "DIAMANTE" (mixta), que designa discos y cintas magnéticas grabadas de la clase 9, respectivamente, con las marcas nacionales número 2.091.384 y número 2.091.385 "CABLE DIAMANTE" y "CABLEDIAMANTE" (clase 41), número 1.940.371 "DIAMANTE" (clase 39) y número 2.080.945 "CANAL DIAMANTE" (clase 9), que se fundamenta con base a la aplicación de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , en la apreciación de la existencia de identidad fonética entre las marcas en conflicto y en la coincidencia de los campos aplicativos que genera riesgo de confusión y de asociación, rechazando la alegación deducida de inoponibilidad de las marcas obstaculizadoras, al deber considerarse nulas por su incompatibilidad con la marca prioritaria número 901.319 "DIAMANTE", de la clase 41, por carecer esta marca de fuerza obstativa al haber sido anulado su registro por sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid de 2 de marzo de 1985 , según se expone en los fundamentos jurídicos sexto y séptimo, en los siguientes términos:

Descendiendo al caso concreto, y antes de entrar en más profundas consideraciones, el rechazo de la marca DIAMANTE pretendida como n° 2152744 en clase 41 está justificado por la incompatibilidad con las marcas CABLEDIAMANTE n° 2091384 y 2091385 en la misma clase 41.

El campo aplicativo es el mismo y el núcleo fonético idéntico, pudiendo generar evidente confusión. Lo mismo podemos decir de esa misma marca DIAMANTE pero n° 2153009 en clase 98 respecto de la de la misma clase CANAL DIAMANTE. Y otro tanto respecto de la n° 2153010 en clase 39 respecto de la opuesta en la misma clase DIAMANTE.

Llegado a este punto no podemos dar por concluso el debate porque se ha introducido un elemento nuevo cuando la recurrente manifiesta que desde 1979 era titular de DIAMANTE en clase 41 y n° 901319 y que por ello gozaba del derecho de preferencia para ampliar su registro. Cierto y así parece pero por Sentencia de 2-3-85 la extinta Audiencia Territorial de Madrid anuló este registro a instancia de Bodegas Franco-Españolas SA. que no es ninguna de las oponentes en la actualidad y cuyas marcas en clases 41 y 39 parece que caducaron en 1997. Alega la aquí actora que en aquellos autos no fue parte y que aquella sentencia no le fue notificada y solo tuvo conocimiento de ella cuando se publicó en el BOPI. de 1 de enero de 1998, por lo que procedió a interponer un tardío recurso de casación que no ha sido resuelto.

Sobre este dato articula la tesis de que las marcas aquí oponentes son nulas por contrarias e incompatibles con aquella suya anterior y por ello carecen de fuerza obstativa. Este planteamiento dialéctico es erróneo y contradictorio. Erróneo porque hace supuesto de la cuestión en un triple sentido: a) porque sostiene la vigencia de una marca que ha sido anulada judicialmente; b) porque aun cuando hipotéticamente se estimase su recurso de casación, los efectos de la sentencia se proyectarían de futuro y ante todos cuando se publicó la sentencia ya era firme y lo era para el registro; c) porque hace supuesto de la cuestión al proclamar la nulidad de unas marcas a cuyo registro no se opuso ni ha ejercitado acción judicial de nulidad. Y es contradictorio porque si tan cercanas a su vieja marca estima que son las obstativas como para proclamar por sí y ante su nulidad, estará dando la razón al registro cuando las ha considerado incompatibles con las que hoy pretende registrar y que son las mismas. Si en palabras de la recurrente CABLEDIAMANTE, DIAMANTE y CANAL DIAMANTE son incompatibles con la anterior DIAMANTE, las nuevas DIAMANTE lo serán razonablemente con las tres obstativas y por el mismo motivo, lo que viene implícitamente a reconocer el acierto de las resoluciones recurridas en los términos en que se planteó el debate administrativo.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El examen del recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil DIAL DISCOS, S.A., que se articula en la exposición de dos motivos de casación, debe circunscribirse al enjuiciamiento del primer motivo, al haberse declarado por Auto de la Sección Primera de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2005 , la inadmisión del segundo motivo de casación fundado en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, por la defectuosa formalización del escrito de preparación del recurso.

En el primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la Entidad recurrente denuncia que la Sala de instancia infringe el artículo 24.1 de la Constitución , al incurrir en incongruencia omisiva que le ha producido indefensión, al no dar una respuesta razonada y clara a las argumentaciones y pretensiones formuladas en la demanda sobre la no aplicabilidad, en este supuesto, de la prohibición registral establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de octubre , de Marcas, que supone una violación del derecho a la tutela judicial efectiva.

Sobre el primer motivo de casación.

Procede desestimar la prosperabilidad del primer motivo de casación articulado, que se funda en la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución , y que, implícitamente, denuncia la violación de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, que institucionaliza el principio procedimental de congruencia de las resoluciones judiciales en el orden contencioso-administrativo, al expresar que las sentencias «decidirán todas las cuestiones controvertidas en el proceso».

La lectura de la sentencia recurrida desautoriza la afirmación efectuada por la parte recurrente de que la Sala de instancia no fundamenta de forma razonada y clara el rechazo a los argumentos deducidos en los escritos de demanda, concernientes a acreditar la inaplicabilidad en este supuesto de la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas , que se sustentaba en las alegaciones de que no existía identidad ni semejanza entre las marcas en conflicto, analizadas desde la comparación de los signos distintivos en el plano fonético, gráfico y conceptual, al limitarse a articular «frases desprovistas de todo contenido sustancial que se adecuen al caso concreto», porque, el Tribunal sentenciador, aunque de forma sucinta, expone un juicio fundado sobre el riesgo de confundibilidad de las marcas en conflicto y aplica el principio de especialidad al caso controvertido, que le conduce a desestimar la compatibilidad de las marcas solicitadas con las marcas oponentes al considerar, desde el examen global o de conjunto de los signos distintivos, la identidad del «núcleo fonético», que hace innecesario analizar la disparidad gráfica o conceptual, y valorar la coincidencia de los campos aplicativos.

Según hemos declarado en la sentencia de esta Sala de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), «la valoración del riesgo de confusión entre marcas debe apreciarse por los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, ponderando globalmente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.»; presupuestos que han sido objeto de examen por el Tribunal sentenciador dando respuesta razonada a las alegaciones sustanciales formuladas en las demandas.

La Sala de instancia expone de forma pormenorizada, completando su razonamiento, la contradicción en que incurre la defensa letrada de la Entidad recurrente, cuando pretende que se tome en consideración por el órgano judicial la inoperabilidad de las marcas obstaculizadoras "DIAMANTE", "CANAL DIAMANTE" y "CABLE DIAMANTE", por el riesgo de confundibilidad con la marca prioritaria "DIAMANTE", de su titularidad registral, que, según criterios de razonabilidad y de lógica jurídica, promueve que no pueda sustentarse la inscripción de las marcas solicitadas "DIAMANTE" porque, conforme a ese fundamento, se generaría del mismo modo riesgo de confusión y riesgo de asociación de las marcas oponentes.

No podemos compartir, por tanto, que la Sala de instancia haya incurrido en infracción del deber de motivación por incurrir en un error patente en la apreciación de los presupuestos y circunstancias concurrentes, al justificarse de forma razonada la declaración judicial de incompatibilidad registral de las marcas en conflicto, ponderando sus ámbitos aplicativos con base al desarrollo de una fundamentación jurídica que apreciamos que se revela suficiente para cumplir las exigencias dispuestas en los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y en el invocado artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , de aplicación supletoria en nuestro orden jurisdiccional.

Debe recordarse, a estos efectos, la doctrina de esta Sala sobre el alcance del deber de motivación del juez que constituye una garantía esencial para el justiciable, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y acerca de la interdicción de que los órganos judiciales incurran en el vicio de incongruencia, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003) y de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003): «El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución , engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución , exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero , acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.».

Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.».

Debe concluirse, acogiendo los criterios expuestos por el Tribunal Constitucional en la sentencia 222/2005, de 12 de septiembre , que la Sala de instancia ha observado las exigencias de motivación, al confirmar la adecuación al principio de legalidad de las declaraciones administrativas que proceden a denegar la inscripción de las marcas número 2.152.744 "DIAMANTE" (mixta), para amparar servicios de la clase 41, número 2.153.010 "DIAMANTE" (mixta), que designa servicios de la clase 39 y número 2.153.009 "DIAMANTE" (mixta), que designa productos de la clase 9, al comprobarse que ha examinado adecuadamente la causa de pedir, sin provocar un desajuste externo entre el fallo judicial y los términos en que la parte actora formuló sus pretensiones, y ha dado una respuesta fundada en Derecho, sin incurrir en error patente, ni en una aplicación irrazonable o arbitraria del Derecho de marcas.

En consecuencia, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil DIAL DISCOS, S.A., contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de mayo de 2003, dictada en los recursos contencioso-administrativos acumulados 354/2000, 568/2000 y 1041/2000. QUINTO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil DIAL DISCOS, S.A., contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de mayo de 2003, dictada en los recursos contencioso-administrativos acumulados 354/2000, 568/2000 y 1041/2000 .

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.