STS, 17 de Abril de 2006
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 17 Abril 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Abril de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 759 de 2004 interpuesto por la entidad BANKINTER, S.A representada procesalmente por la Procuradora Doña ROCIO SAMPERE MENESES, contra la sentencia dictada el día 10 de octubre de 2003 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 3ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1727 de 1999 , que declaró ajustadas a derecho las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de diciembre de 1998 y 8 de julio de 1999 por las que se concedió el registro de la marca nº 2.124.147 " KAMPIO AL FRESCOR DE LA QUALITAT ", con gráfico, para distinguir servicios de transporte, almacenaje y distribución de la clase 39 del Nomenclátor internacional.
Con fecha 10 de octubre de 2003, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 3ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por la Procuradora Dª Rocío Sampere Meneses en representación de BANKINTER S.A., contra la Resolución de 8 de julio de 1999 de la Oficina Española de Patentes y marcas que desestimó el recurso interpuesto contra Resolución de la misma Oficina de fecha 7 de diciembre de 1998 y , en consecuencia, concedió la inscripción de la marca nacional 2.124.147 " KAMPIO al frescor de la qualitat ", mixta, para distinguir los servicios de transporte, almacenaje y distribución de la clase 39, del Nomenclátor Internacional, Resoluciones que confirmamos por ser ajustadas a derecho. No se realiza imposición de costas".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la mercantil BANKINTER, S.A., a través de su Procuradora Sra. SAMPERE MENESES, que lo formalizó por escrito en base a tres motivos, todos ellos formulados al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional . El primero, por infracción de los artículos 12.1a) y 13.d) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas; el segundo, por infracción de la jurisprudencia relativa a la incompatibilidad de las marcas por la prohibición del artículo 12 de la citada Ley de Marcas ; y el tercero, por infracción de la jurisprudencia contenida en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 19 de enero de 2000 . Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarasen nulas las resoluciones administrativas que concedieron la marca número 2.124.147, con gráfico, para la clase 39ª del Nomenclátor internacional por ser incompatible con las marcas números 877.711 y 1.037.839 , también gráficas, de las que es titular la recurrente.
Admitido el recurso, posteriormente, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 5 de abril de 2006, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, Magistrado de Sala
Con fecha 5 de Noviembre de 1.997 por la mercantil KAMPIO MARKETS, S.L. se solicitó, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el registro de la marca KAMPIO AL FRESCOR DE LA QUALITAT, mixta, a la que correspondió el número de registro 2.124.147 para " servicios de transporte, almacenaje y distribución" de la Clase 39 del Nomenclátor Internacional. En la solicitud se describe la marca del siguiente modo: "consiste en el vocablo KAMPIO escrito en letras mayúsculas de trazo grueso excepto la K que es caprichosa formada por un segmento vertical ondulado en rojo junto a 2 segmentos unidos entre sí por uno de sus extremos formando un ángulo de 120º en posición horizontal en color verde. Todo ello junto a la frase slogan AL FRESCOR DE LA QUALITAT, escrito en letras mayúsculas".
Por BANKINTER, S.A. se opuso la titularidad de la marca número 877.711, en la representación gráfica de las letras BK, que ampara los " servicios de transporte, almacenaje y distribución", también de la Clase 39, así como la marca BK, número 1.037.839, también de la misma Clase. Como argumentos para la oposición adujo la existencia de diversas marcas ya registradas a favor de BANKINTER, S.A., por lo que no podía procederse al registro de la solicitada que reproduce creaciones protegidas por una propiedad industrial, a no ser que mediase la autorización del titular registral; la existencia de semejanza gráfica y fonética entre las marcas ya registradas a favor de BANKINTER, S.A. y la aspirante, y la identidad aplicativa entre ambas, por lo que induce a confusión en el mercado y genera un riesgo de asociación con aquellas.
Efectuado el suspenso, la aspirante contestó señalando que la marca aspirante consiste en un conjunto denominativo que no presenta ni identidad ni semejanza con las oponentes, por lo que ambas marcas en sus respectivos conjuntos difieren y se diferencian claramente entre sí, además de tener ya registradas otras marcas con la letra K y gráfico.
La Oficina, por Resolución de 7 de Diciembre de 1.998 concedió el registro solicitado, porque "no se considera de aplicación la oposición de las marcas M-877.711 y otra por diferir en su conjunto, pudiendo convivir en el mercado sin riesgo de confusión".
Interpuesto recurso ordinario por BANKINTER, S.A., contra esta Resolución y contestado por la aspirante, la Oficina desestimó el recurso señalando que: "La aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren en el los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 citado , por existir entre los distintivos enfrentados, KAMPIO AL FRESCOR DE LA QUALITAT (gráfico), que conforma un conjunto perfectamente singularizado, y la marca oponente 877.711 GRAFICA, que fonética, visual y conceptualmente se perciben de forma manifiestamente dispar, por lo que existen suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".
Promovido recurso contencioso-administrativo por BANKINTER, S.A., la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 3ª, dictó sentencia con fecha 10 de Octubre de 2.003 , desestimándolo con fundamento en las siguientes consideraciones:
" En el caso presente, aunque los distintivos enfrentados se refieran a servicios de la misma clase del Nomenclátor internacional, se estima que entre ellos existen suficiente diferencias fonéticas y gráficas que permiten su diferenciación sin riesgo de confusión en el mercado; así el distintivo solicitado se forma con el vocablo KAMPIO escrito en letras mayúsculas de trazo grueso excepto la K que es caprichosa formada por un segmento vertical ondulado en rojo junto a dos segmentos unidos entre sí por uno de sus extremos formando un ángulo de 120º en posición horizontal de color verde; todo ello frente a la frase eslogan AL FRESCOR DE LA QUALITAT escrito en letras mayúsculas si bien de menor tamaño; las oponentes, en cambio representan la letra K de forma caprichosa con una grafía especial en marcada en un cuadrado, estimándose que las marcas se diferencian en su conjunto, no apreciándose que puedan producir error en los consumidores acerca del origen o procedencia de los servicios, no estando incursa tampoco la solicitada en la prohibición del art. 13.d) de la Ley de Marcas , no pudiendo decirse que la solicitada reproduzca ni imite a las oponentes, de las que, como se dijo, se diferencia suficientemente".
Contra la expresada sentencia se interpone este recurso de casación articulado en tres motivos, todos acogidos al apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional . El primero aduce la infracción por la sentencia de los artículos 12.1.a) y 13.d), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas . En el segundo se alega la infracción de la jurisprudencia relativa a la "incompatibilidad de las marcas por prohibición del artículo 12 ". En el tercero se denuncia la infracción de la jurisprudencia contenida en la sentencia de 19 de Enero de 2.000 .
En el primer motivo se denuncia, como hemos dicho, la infracción por la sentencia de los artículos 12.1.a) y 13.d), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas , y se sostiene que la sentencia no se ajusta a derecho, porque según la normativa de marcas, no pueden registrarse como marcas los signos o medios solicitados por existir una semejanza fonética y gráfica con las marcas de la recurrente, olvidándose la sentencia no sólo de tales semejanzas sino también de su identidad aplicativa, lo que hace incompatible la "convivencia" de la aspirante con el signo distintivo aspirante de las marcas registradas a su favor, la marca número 877.711, con el signo característico (la letra K representada de forma caprichosa con una grafía especial enmarcada en un cuadrado) de BANKINTER y la marca número 1.037.839 BK, ambas registradas en la Clase 39. Así, argumenta en definitiva, que la marca aspirante reproduce las marcas registradas referidas, que existe identidad aplicativa entre las marcas confrontadas y que la concurrencia de elementos gráficos no hacen compatibles a las expresadas marcas, lo que se pone de relieve sobre todo en la letra K del gráfico.
Como hemos indicado en numerosas ocasiones, la apreciación de las circunstancias fácticas a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Marcas (semejanza/identidad, riesgo de confusión) corresponde a las Salas de Instancia, sin que proceda su revisión en casación cuando están expresadas en términos motivados, razonables y no arbitrarios, y sin incurrir en errores manifiestos (vide STS 24 de Octubre y 25 de Noviembre de 2.003, 26 de Octubre de 2.004 y 13 de Enero de 2006 , entre otras muchas). Tal restricción se corresponde con la naturaleza del recurso de casación, destinado exclusivamente a verificar la recta aplicación e interpretación del derecho por lo que, cuando no se aprecian errores en los conceptos jurídicos aplicados, tanto los hechos probados como, en general, las valoraciones de hechos, resultan inexpugnables en sede casacional.
Y como la sentencia razona en forma adecuada - aparte de haberse referido a que los distintivos enfrentados se refieren a la misma Clase del Nomenclátor internacional, con lo que no olvida la identidad aplicativa, como dice la parte, omisión que, en su caso, no podía ampararse en el motivo articulado sino en el que regula la incongruencia omisiva - cuales son tanto las diferencias fonéticas como las gráficas de las marcas confrontadas, hace una aplicación acorde a derecho con lo dispuesto en la Ley de Marcas, puesto que el artículo 12.1.a ) de la misma exige para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de dos circunstancias: a), que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente registrado o solicitado, y b), que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado. En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada) basta que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.
Como la sentencia ha establecido claramente la existencia de diferencias fonéticas y gráficas, aunque se refieran a servicios de la misma Clase, permitiendo aquellas la suficiente individualización para que no se produzca riesgo de confusión en el mercado, y esta apreciación resulta intangible en casación en cuanto es razonable, motivada y no arbitraria, el motivo no puede prosperar.
Aunque también se alude en el motivo a la infracción del artículo 13.d) de la Ley de Marcas , sobre esta infracción no se contiene en el motivo razonamiento alguno, aunque en todo caso y al igual que decíamos en las sentencias de esta Sala de 5 de Abril de 2.005 y 13 de Enero de 2.006 , resolviendo motivos idénticos alegados por la misma recurrente de ahora, no se ha demostrado que sea titular de otro derecho de propiedad industrial susceptible de protección distinto de la propia marca, por lo que mal puede hablarse de la infracción de tal precepto.
El segundo motivo de casación en el que alegan los precedentes jurisprudenciales sobre el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas , también ha de ser desestimado.
De acuerdo con lo que hemos indicado en una muy abundante jurisprudencia, los precedentes en esta materia de marcas tienen una escasa y muy ocasional relevancia cuando van referidos a las propias comparaciones entre otras marcas o productos, puesto que difícilmente tales comparaciones coinciden en términos que permitan sacar conclusiones aplicables a supuestos siempre distintos y con características propias respecto a signos y productos o servicios (entre otras, sentencias de 5 y 26 de Octubre de 2.004, 10 de Mayo de 2.005 y 13 de Enero de 2.006 ). Esto ocurre precisamente en este caso, en el que los precedentes jurisprudenciales alegados en el motivo, se refieren a signos y productos distintos que de ninguna manera implican que se haya producido infracción de jurisprudencia.
El último motivo planteado en idénticos términos a como aquí se hace, ha sido resuelto, también en Recursos de Casación promovidos por la propia recurrente, en las sentencias de 5 y 26 de Octubre de 2.004 , por cuanto que la sentencia a que se refiere el motivo fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no constituye jurisprudencia, según el artículo 1.6 del Código Civil .
El rechazo de los tres motivos de casación comporta la desestimación del recurso de casación, con la consiguiente imposición de costas a la parte que lo ha interpuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción .
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR, y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por "BANKINTER, S.A." contra la sentencia de fecha 10 de Octubre de 2.003 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso Contencioso-Administrativo 1.727/1999 . Se imponen las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Oscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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