STS, 23 de Marzo de 2007

En el recurso contencioso-administrativo nº 734/2002, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 28 de octubre de 2004

, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo número 734/2002, interpuesto por la representación procesal de EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A., contra la resolución de fecha 9 de enero de 2002 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) que desestima el recurso ordinario interpuesto contra la anterior resolución de 5 de enero de 2001 por la que se concede la marca nº 2.286.463 "DONOSO DON EPIFANIO", con gráfico (mixta), para productos comprendidos en la clase 29 del Nomenclátor, que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico; sin efectuar imposición de costas».

Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Jorge Deleito García, en representación de EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A., mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 2004. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 13 de diciembre de 2004, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Emplazadas las partes, la representación procesal de EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 3 de febrero de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, denunció la infracción de los artículos 12.1.a) y 2.d) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «Que habiendo por presentado el recurso se sirva tenerme por personado y parte dentro del plazo en la representación que ostento, tenga a bien admitir dicho recurso y por sus trámites dictar sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estima el motivo de casación en él aducido; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en la letra d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que mi parte realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que fueron nulas las resoluciones de 5 de enero de 2001 y de 9 de enero de 2002, en cuya virtud fue concedida la inscripción solicitada para la marca número 2.286.463 y que, por el contrario, es procedente la denegación de esa marca, por su incompatibilidad registral con la marca oponente número 1.688.873 de la firma actualmente recurrente».

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala, de fecha 18 de julio de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.

Por providencia de 3 de septiembre de 2006, la Sección Tercera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y a la Procuradora de los Tribunales Doña Myriam Álvarez del Valle Lavesque, en representación de HERMANOS DONOSO, S.L., para que formalizaran su oposición.

1. El Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, presentó escrito de fecha 2 de noviembre de 2006, y concluyó suplicando a la Sala que «por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas»

2. La Procuradora de los Tribunales Doña Myriam Álvarez del Valle Lavesque, en representación de HERMANOS DONOSO, S.L, presentó su escrito de oposición con fecha 14 de noviembre de 2006, y concluyó suplicando a la Sala que «habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, habiendo a esta parte por opuesta en plazo y forma al Recurso de Casación interpuesto por El Pozo Alimentación, S.A. contra la Sentencia Nº 1.075 dictada el 28 de octubre de 2004 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid en el Recurso Contencioso Nº 734/2002 ; y previa su unión al procedimiento de su razón y el trámite pertinente, se sirva dictar en su día sentencia por la que, con desestimación íntegra del recurso, se confirme la sentencia de instancia, imponiendo a la recurrente las costas causadas».

Por diligencia de ordenación de 16 de noviembre de 2006 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.

Por providencia de fecha 26 de febrero de 2007 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 20 de marzo de 2007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de Sección

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 28 de octubre de 2004 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

, que desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de enero de 2001, confirmada por otra de fecha 9 de enero de 2002, que había concedido el registro de la marca nº 2.286.463 «DONOSO DON EPIFANIO», con gráfico (mixta) para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor internacional (jamones y embutidos), por no apreciar riesgo de error o confusión en el mercado con la prioritaria nº 1.688.873 «RESERVA EL POZO» con gráfico (mixta), también para la clase 29 (jamones y embutidos).

La sentencia recurrida precisa que a la marca solicitada nº 2.286.463 «DONOSO DON EPIFANIO» sólo se opone la prioritaria nº 1.688.873 «RESERVA EL POZO», sin que se haya invocado en vía judicial la marca nº 1.974.693 «EL POZO FUERTES» que, por lo tanto, queda excluida del debate. Expone los criterios fijados por la jurisprudencia para la correcta aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas y, en particular, cuáles son los factores que deben tenerse en cuenta en el análisis comparativo, sin olvidar la referencia al principio constitucional de libertad de empresa, en el marco de la economía de mercado, ni la garantía de protección del consumidor o la exclusión del aprovechamiento del crédito ajeno.

La sentencia recurrida se pronuncia en los siguientes términos:

Desde las precedentes consideraciones doctrinales, en este recurso se trata de dilucidar si las marcas en conflicto, por un lado la solicitada nº 2.286.463 "DONOSO DON EPIFANIO", mixta, para jamones y embutidos y por otro la prioritaria oponente nº 1.688.873 "RESERVA EL POZO" mixta, también para los mismos productos, entre ambas se da la compatibilidad que acordó la O. E. P. M. o bien son incompatibles como pretende la parte actora a efectos de su convivencia pacífica en el mercado.

Una vez efectuado el análisis comparativo en forma indicada anteriormente, esta Sala y Sección llega a la conclusión de que los distintivos enfrentados pueden convivir en el mercado sin riesgo de error o confusión para el consumidor. Y ello en primer lugar realizando la comparación desde el punto de vista fonético y conceptual, se aprecia entre los distintivos en pugna una denominación muy diferente, tanto que de coexistir en el mercado no daría lugar en ningún caso a que se originara un confusionismo en los consumidores, ya que el público demanda o elige los productos, en primer lugar por su denominación.

La alegada primacía que debe ser otorgada en el presente caso al elemento gráfico no puede ser aceptada porque en el sector comercial de la compra-venta de jamones, las envolturas y cuerdas que forman los respectivos gráficos, así como las que cubren y atan los patucos de los jamones, y al igual que las etiquetas a modo de vitolas, son utilizadas de forma habitual por el sector jamonero en la presentación del producto en el mercado, y vienen a coincidir prácticamente en el conjunto de los diseños gráficos y en la forma de presentación de un jamón, sin que el consumidor atienda por su identificación a los colores de las etiquetas o envoltorios, o tipos de letra utilizados, sino a la denominación del jamón que desea adquirir, por lo que como acertadamente destaca la O. E. P. M. no concurren presupuestos aplicativos del artículo 12.1,a) de la Ley de Marcas .

Por otra parte, la notoriedad de la marca oponente "EL POZO" en el sector de los jamones y embutidos aleja o excluye el riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas, sin que exista en autos, ni siquiera una prueba indiciaria que haga presumir que con la marca solicitada, la entidad que pretende su registro "HERMANOS DONOSO" haya de obtener un provecho como el que la parte actora alude al invocar dicha posibilidad contemplada en el artículo 13,c) de la Ley de Marcas

.

El MOTIVO ÚNICO de este recurso de casación lo formula la representación procesal de EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A. al amparo del artículo 88.1. d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo denuncia la infracción de los arts. 12.1.a), 2.d) y 11.1.g) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia. Expone que, aunque no existe semejanza denominativa entre las marcas enfrentadas, sí existe semejanza gráfica, y como los productos tienen como destino el mismo ámbito de consumo, el consumidor puede ser inducido a confusión; añade que es posible que la nueva marca aproveche el prestigio conseguido por las marcas prioritarias «EL POZO». Critica el método que utiliza la sentencia impugnada para efectuar la comparación entre los distintivos porque -a su juicio- no pueden combinarse elementos heterogéneos, gráficos y fonéticos, sino debe atenderse a aquellos que tengan una mayor fuerza expresiva, que en este caso son los gráficos, cuya semejanza es suficiente para impedir el acceso al Registro de la marca aspirante, y porque no ha tenido en cuenta que el elemento cuya preponderancia es manifiesta es la forma del jamón individualizada por una especial combinación de colores. La parte, con invocación del artículo 2.d) de la Ley de Marcas, pretende, en resumen, la protección de "la forma del producto o su presentación".

Como ha quedado transcrito en el fundamento jurídico primero, la sentencia que se recurre apunta como argumento accesorio para fundamentar su decisión el de que la notoriedad de una marca aleja o excluye el riesgo de asociación. Esta afirmación no se compadece con la jurisprudencia constante de la Sala, que subraya el mayor riesgo de confusión y, sobre todo, de asociación, que pueden generar la notoriedad o el renombre de una marca, precisamente por el mayor conocimiento que de ella posee el consumidor (entre otras muchas, sentencias de 19 de febrero de 2003 -RC 4391/1997- y de 28 de febrero de 2007 -RC 11347/2004 -), y que señala que la protección de las marcas renombradas y notorias requiere un mayor rigor en la comparación, para evitar el indebido aprovechamiento de la reputación que una determinada marca pueda haber adquirido como resultado de su esfuerzo empresarial.

No obstante lo anterior, y aunque procede rechazar en este punto el contenido de la sentencia, de su lectura íntegra se deduce que esta afirmación no ha sido determinante del fallo, lo que conduce a la desestimación del motivo de casación. El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas

, dispone que «No podrán registrarse como marcas los signos o medios: que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior». Por tanto, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, es precisa la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

Respecto de tales prohibiciones generales, es doctrina reiterada de la Sala que, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales -marca renombrada-, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Lo que quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios -regla de la especialidad de la marca-. Esta asociación de signo y producto se transforma así en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables por el Tribunal Supremo. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

La recurrente disiente de la interpretación efectuada por la Sala de instancia, a la que atribuye no haber tenido en cuenta al efectuar la comparación el elemento cuya preponderancia es manifiesta, esto es, la forma del jamón, individualizada por una determinada combinación de colores. En segundo lugar, alega que efectúa incorrectamente la comparación de conjunto entre los signos enfrentados porque combina elementos heterogéneos, fonéticos y gráficos.

En nuestra sentencia de 27 de marzo de 2006 (RC 819/2003 ), con referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, expusimos lo siguiente:

Sin ánimo de transcribir ni de resumir siquiera una doctrina que presenta numerosos matices y en la que el análisis de cada uno de los signos individualmente analizados tiene una indudable trascendencia para el fallo, dado que su examen no debe hacerse de modo abstracto, sí resulta oportuno reseñar algunos de los principios más relevantes de la doctrina que sientan las sentencia citadas:

A) El color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. No cabe excluir, sin embargo, que en circunstancias excepcionales un color por sí solo haya adquirido, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, principalmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico.

B) Es, en principio, contraria al interés general la restricción indebida de la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro de la nueva marca.

C) En el caso de combinaciones de colores delimitados por formas, es preciso analizar si el consumidor medio puede percibir como una indicación de origen la combinación de la forma y la disposición de los colores a la vista de la impresión de conjunto producida por esa combinación.

D) Cuando, en este último supuesto, se trate de bienes o productos muy utilizados (como por ejemplo las pastillas de detergentes controvertidas en los asuntos 468/01 y acumulados sobre los que recayó la sentencia de 29 de abril de 2004 antes citada), si la forma tridimensional asociada "figura entre las formas geométricas de base y es una de las formas que acuden a la mente de un modo natural con respecto a un producto" y dicho producto, además, se presenta normalmente en el mercado con elementos de distinto color, el nuevo signo, integrado por una combinación de colores usuales con una forma de pastilla asimismo usual, carecerá de carácter distintivo. E) No existe tal carácter distintivo cuando se induce al público al que va destinada la marca a percibir la presencia de elementos coloreados como la evocación de determinadas cualidades del producto, y no como la indicación de su origen. Con todo, la posibilidad de que los consumidores puedan adquirir la costumbre de reconocer el producto por sus colores no basta, por sí sola, para excluir el motivo de denegación basado en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 40/94. Tal evolución de la percepción del signo por el público, si se demuestra, sólo puede tomarse en consideración a efectos del artículo 7, apartado 3, del Reglamento 40/94

.

Como bien expresa la sentencia recurrida, el consumidor medio no atiende en este sector comercial a la figura del jamón, que es utilizada de forma habitual en el sector jamonero, ni a los colores de las etiquetas o envoltorios, sino a la denominación del jamón que desea adquirir, por lo que no se observa en el presente caso que el Tribunal de instancia haya incurrido en error o arbitrariedad al realizar la comparación entre las marcas enfrentadas; por el contrario, la sentencia expone con suficiencia las razones por las que considera procedente desestimar el recurso contencioso-administrativo, invoca los preceptos reguladores de la cuestión controvertida y desarrolla los argumentos por los que estima no aplicables las prohibiciones de registro al presente supuesto. Y lo hace en los mismos términos en que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-37/03 P: «En relación con una marca compleja, como la que es objeto del presente litigio, el eventual carácter distintivo puede examinarse, en parte, respecto a cada uno de sus términos o de sus elementos, considerados por separado, pero, en cualquier caso, debe basarse en la percepción global de esta marca por parte del público pertinente y no en la presunción de que unos elementos que aisladamente carecen de carácter distintivo no pueden presentar tal carácter una vez combinados (véase la sentencia SAT.1/OAMI, antes citada, apartado 35). En efecto, la mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerado aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye que la combinación que forman pueda tener tal carácter (véanse, por analogía, las sentencias de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartados 99 y 100 ; Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I- 1699, apartados 40 y 41, así como SAT.1/OAMI, antes citada, apartado 28)». La Sala de instancia, realizada una visión de conjunto de las marcas enfrentadas, concluye que las denominaciones incluidas en los respectivos gráficos excluyen cualquier riesgo de confusión, y esta apreciación no puede ser rebatida en casación. Esto determina, también, la exclusión del aprovechamiento de la reputación ajena que se denuncia.

Por último, la argumentación de la recurrente no es adecuada en cuanto invoca en defensa de su tesis el artículo 2.d) de la Ley 32/1988, precepto que se refiere exclusivamente a las marcas tridimensionales y que constituye un supuesto excepcional a la regla contenida en el artículo 11.1 ., que dispone que «No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes: (...) d) las formas que vayan impuestas por razón de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco». La figura de un jamón, que constituye una parte del elemento gráfico de las marcas enfrentadas, no posee ningún carácter que permita al público pertinente distinguir sin confusión posible los productos o servicios que ampara, por lo que dicho elemento gráfico no cumple la función esencial de una marca con la fuerza diferenciadora e individualizadora que se reivindica.

La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,