STS, 5 de Abril de 2001

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 5ª), dictó sentencia nº 1022 de fecha 28 de octubre de 1993, desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de Dª. Teresa , se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de diciembre de 1993, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 17 de enero de 1994, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual alegó cinco motivos de impugnación:

Por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que en este último caso, se haya producido indefensión para la parte, al amparo del artículo 95 de la Ley Jurisdiccional, ordinal 3º. Por infracción de los artículos 359 y 361 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y jurisprudencia dictada al efecto, y artículo 24.2 y 120.3 de la Constitución y jurisprudencia del T.C., así como de los artículos 247 y 248.2 y 3 de la Ley orgánica del poder Judicial, infringidos todos ellos por el concepto de no aplicación.

Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia , que son de aplicación para resolver las cuestiones objeto de debate, al amparo del artículo 95, ordinal 4º, de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículo 1.214, 1.216 del Código Civil y jurisprudencia al efecto y los artículos 597.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y jurisprudencia al efecto. Preceptos infringidos por inaplicación.

Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que son de aplicación para resolver las cuestiones objeto de debate, al amparo del artículo 95 de la Ley Jurisdiccional, ordinal 4º, por infracción del artículo 8º y 6º bis del Convenio de la Unión de París, infringido por el concepto de aplicación indebida.

Igualmente, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, que han sido aplicadas para resolver las cuestiones objeto de debate, al amparo del artículo 95, ordinal 4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, por aplicación indebida, en relación con los artículos 31 y 33 del Estatuto de la Propiedad Industrial y artículos 609 y 1.445 y siguientes del Código Civil y de la jurisprudencia que lo desarrolla, todos ellos por inaplicación en relación con los artículos 8 y 6 bis-1 del C.U.P., así como infracción de los artículos 3.3 y 103 de la Constitución y artículos y jurisprudencia que los avala, por inaplicación y aplicación indebida de las Ordenes de 10 de mayo de 1949 (art. 27) y 21 de abril de 1964, que dejan sin efecto la prohibición de registros en catalán, y 145 del Estatuto de la Propiedad Industrial, por aplicación indebida.

Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que han sido aplicadas para resolver las cuestiones objeto de debate, al amparo del artículo 95, ordinal 4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial y de la jurisprudencia para su aplicación, infringido por el concepto de aplicación indebida.

En el suplico de la demanda, solicitó a la Sala dicte sentencia que, casando la de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 28 de octubre de 1993, declare la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial con fecha 5 de junio de 1989, por no ser conforme a derecho, reconociendo el derecho de Dª. Teresa a la concesión e inscripción de la marca solicitada nº NUM000 , cuando debió decir la nº NUM001 "DIRECCION000 ", con imposición de las costas a los demandados.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 17 de marzo de 1994, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado y DIRECCION000 ), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que hicieron en escritos presentados, respectivamente, en fechas 5 de abril de 1994 y 22 de abril de 1994 en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron, el Abogado del Estado, se dicte sentencia declarando no haber lugar al recurso con imposición de costas al recurrente, y la representación de DIRECCION000 , se declare inadmisible el recurso y, subsidiariamente, se declare no haber lugar al recurso, con imposición de las costas al recurrente.

Por providencia de fecha 7 de noviembre de 2.000, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 29 de marzo de 2.001, fecha en que tuvo lugar el acto.

Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 363/90, en virtud de la cual se desestima el recurso interpuesto por Dª. Teresa , contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial que le denegó la concesión de la marca DIRECCION000 nº NUM001 , para productos de la clase NUM002 , metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería y piedras preciosas, y luego reducida a relojería e instrumentos cronométricos, con base en el artículo 8º del Convenio de Unión de París de 20 de marzo de 1.883, texto revisado según acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 y ratificado por España en Instrumento de 13 de diciembre de 1971, al existir riesgo de confusión con el nombre comercial DIRECCION000 , para comercializar productos de la misma clase, cuyo conocimiento en España se ha acreditado.

Debe rechazarse la causa de inadmisión que, al amparo del artículo 100.2 c) de la Ley Jurisdiccional, es invocada por la defensa de la parte recurrida, pues las sentencias que se dice resuelven cuestión similar a la presente, han sido dictadas en apelación y se refieren a distinta marca a la que ahora se pretende inscribir.

Como primer motivo de casación, se invoca infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en especial, incongruencia omisiva y falta de motivación, al no resolverse por la sentencia recurrida la cuestión plateada en la demanda de la prioridad de la marca solicitada "al estar amparada por la marca para la clase NUM002 del nomenclátor ‹DIRECCION003 › con antigüedad del año 1.934; fecha ésta muy anterior a la constitución de la entidad japonesa (1.951) y de las marcas que esta sociedad pretende tener...". Como ya ha dicho esta Sala en sentencias de 22 de marzo, 2 de noviembre y 10 de abril de 2.000, en recursos resueltos entre las mismas partes, más que incongruencia, defecto que hay que referir no a las cuestiones planteadas por las partes sino a las pretensiones deducidas en sus demanda y contestación, lo que verdaderamente denuncia la recurrente es falta de motivación. Ahora bien, no puede decirse que se ha incurrido en este vicio por el hecho de no referirse la sentencia a todos los argumentos invocados por el demandante, bastando, para cumplir el requisito de fundamentación, con que del conjunto del razonamiento se desprenda cuál es la "ratio decidendi" e incluso cuando implícitamente se esté respondiendo a los temas debatidos.

Esto es lo que ha ocurrido en el presente caso. En efecto, la sentencia, en su fundamento primero, apartado III, contempla y en el IV resuelve, que uno de los argumentos básicos de la demanda es la prioridad de la denominación " DIRECCION001 ", añadiendo que esa preferencia la hace derivar la actora de la inscripción de diversas denominaciones que contienen dicha palabra -es el caso de DIRECCION003 -. A esa cuestión responde la sentencia que la primitiva marca DIRECCION003 , fue traducida del catalán al castellano como DIRECCION003 , a petición propia de la interesada el 28 de mayo de 1985, cuando ya se encontraban derogados las órdenes ministeriales que cita el recurrente, otorgando tal antigüedad de 1985 a la marca hoy solicitante, y negando por tanto la pretendida prioridad en favor de Dª. Teresa . Ello aparte tal cuestión, debe ser rechazada por aplicación del principio de unidad de doctrina, pues sobre ella, en ese sentido, se ha pronunciado esta misma Sala y Sección en sus sentencias de 30 de noviembre de 1994, 15 de enero de 1996, 28 de enero, 10 de febrero y 18 de marzo de 1997. En la primera, que confirmó en apelación la sentencia estimatoria de un recurso contencioso- administrativo interpuesto por "DIRECCION000 ." contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial que concedieron a la solicitante Dª Teresa el acceso al mencionado Registro de la marca "DIRECCION002 ", se identifica como motivo de la apelación la misma cuestión que ahora se suscita, llegando a la conclusión de su carencia de fundamento, toda vez que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 20 de los de Madrid, de fecha 21 de abril de 1993, y pendiente de recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, declaró la nulidad de la marca número NUM003 "DIRECCION003 ", y toda vez que reiteradamente se vienen anulando por la jurisdicción ordinaria marcas registradas a favor de la apelante (Dª Teresa ), en cuyas denominaciones interviene el vocablo "DIRECCION001 ", que es reconocido por las sentencias que llegan a tal pronunciamiento como de la titularidad de la entidad "DIRECCION000 .".

En la segunda, que confirmó también en apelación la sentencia estimatoria de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por " DIRECCION000 ." contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial que concedieron a la solicitante Dª Teresa el acceso al mencionado Registro de la marca "DIRECCION001 ", se identifica asimismo como motivo de la apelación el alegato de que la sentencia apelada ignoró la vigencia registral de la marca titularidad de la apelante número NUM003 "DIRECCION003 ", con antigüedad registral desde el 1 de febrero de 1934, y por tanto dieciséis años prioritaria al nombre de la actora, concluyendo que tal titularidad, por las circunstancias que la rodean, no es causa bastante para fundamentar la prioridad, ni para el rechazo de la pretensión de la apelada de no concesión de la marca solicitada.

En la tercera, con cita expresa de los pronunciamientos anteriores, se rechaza el derecho de prioridad sobre el vocablo DIRECCION001 pretendido por una mercantil que alegaba estar integrada en el Grupo DIRECCION004 , y que lo pretendía con fundamento en la titularidad por este grupo de la marca DIRECCION003 .

Y en la cuarta, se estima el recurso de apelación interpuesto por DIRECCION000 ., y se declara la conformidad a derecho de los actos administrativos que denegaron la inscripción de la marca DIRECCION005 ., rechazando expresamente que el argumento de la titularidad de la marca DIRECCION003 tenga virtualidad bastante para llegar a un pronunciamiento distinto.

Llegando en la 5ª al mismo pronunciamiento diciendo que procede pues llegar ahora a un pronunciamiento desestimatorio del presente recurso, a) porque en la argumentación de la parte apelante no se descubre nada distinto a lo que ya se tomó en consideración en las sentencias citadas, a cuyo texto se hace expresa remisión; y b) porque la incompatibilidad registral entre el nombre comercial y la marca aspirante, no negada realmente en esta instancia, aparece certeramente razonada, tanto en la resolución administrativa impugnada, de fecha 16 de febrero de 1988, como en la sentencia apelada, por la semejanza fonética derivada de la inclusión en ambos signos del vocablo DIRECCION001 , por la gran difusión que éste ha alcanzado en el mercado como signo distintivo de relojes de fabricación japonesa, y, consiguientemente, por el riesgo de asociación que sin duda conllevaría el otorgamiento de la marca aspirante. De todo lo expuesto se desprende que procede desestimar el motivo de casación que examinamos.

En el motivo segundo se denuncia infracción de los artículos 1.214, 1.216, 1.218, 1.220 y 1.227 del Código Civil, y 597.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre la valoración y carga de la prueba, al desconocer la sentencia los documentos aportados por la recurrente sobre la existencia, vigencia y prioridad de la marca " DIRECCION003 ", nº NUM003 .

Realmente este motivo está íntimamente conectado con el anterior y con lo que se dirá en los siguientes. A través de él se trata de introducir en la casación el motivo de "error de hecho en la apreciación de la prueba", que no se encuentra entre los tasados que se enumeran en el artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional, en su redacción dada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal.

Ello sería suficiente para rechazar el motivo, bastando añadir ahora que si el juzgador de instancia denegó la prioridad de las marcas en que se contenía el término " DIRECCION001 ", incluso "DIRECCION003 ", se ha de presumir que ha contrastado los mencionados documentos, sin que la valoración que ha obtenido pueda ser discutida en casación.

Expone la recurrente, en los motivos tercero y cuarto, que en su recurso aparecen unificados por ser copia literal de los recursos anteriores y por error se ha dejado de copiar una hoja del mismo, que se han vulnerado los artículos 8º y 6º del Convenio de la Unión. Basa su argumento en que tiene inscrita desde 1.934 la marca " DIRECCION003 ", lo que supone una prioridad en 16 años de la inscripción en el Japón del nombre comercial del demandado, haciendo inaplicable el mencionado artículo 8º, que sólo otorga protección al nombre comercial "en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro", frente a marcas o nombres posteriores en el tiempo, pero no a los anteriores, cual es el caso. Íntimamente ligado con este motivo se formula el cuarto, en el que, partiendo de la semejanza del nombre comercial opuesto con la marca solicitada, trata de evitar que opere aquél como elemento impeditivo de ésta, pues a su juicio sería infringido el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Ambos motivos deben examinarse conjuntamente.

Ya en sentencias de esta Sala de 15 de enero de 1.996, 28 de enero de 1.997, 10 de febrero de 1.997 y 22 de marzo de 2.000 se acometió tema similar al presente, en relación con la pretensión de la inscripción en el Registro de marcas en favor de la recurrente. Se dijo que «En lo que a este recurso concierne esta Sala, considera que las alegaciones de la apelante y la fundamentación de la resolución administrativa reseñada no justifican su pretensión de inscribir la nueva marca, que incluye otra vez el vocablo « DIRECCION001 » ni de impedir la oposición de la entidad «DIRECCION000 .» cuyo nombre registral se registró en 1.951 para amparar los relojes que fabrica (...) la adquisición de unas marcas, que incluía en 1.984 en su denominación con otra palabra el vocablo «DIRECCION001 », referida a productos de bisutería -luego extendida a relojería-, no puede estimarse causa bastante ni para fundamentar la prioridad para inscribir una marca nueva también referida a todos los productos de la Clase NUM002 del nomenclátor con el vocablo «DIRECCION001 » que distingue en el mercado los productos de la entidad apelada con anterioridad a la marca que se pretende inscribir ni para fundamentar una prioridad ... Los artículos 14, 123.1.º y 131 del Estatuto de la Propiedad Industrial que autorizan al titular registral oponerse a que se conceda una marca en los casos de semejanza de denominaciones para los mismos productos no pueden fundamentar la solicitud de una marca nueva comprendida en esa prohibición sin el carácter de marca derivada conforme a lo previsto en los preceptos citados.»

Al ser aplicables al presente caso los anteriores razonamientos, procede también desestimar los motivos, pues, al hilo de ellos, la inscripción de la marca " DIRECCION003 " no es base suficiente para otorgar la que ahora se pretende, por no estarse en el supuesto del artículo 131 del E.P.I., ni sirve para negar la preferencia al nombre comercial de la recurrida.

La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1.991, que cita la recurrente en apoyo de su tesis, no se opone a la anterior conclusión. En primer lugar, en ella no se entra en el examen del fondo del asunto, limitándose a rechazar dos motivos -error en la apreciación de la prueba y violación por inaplicación de la doctrina jurisprudencial sobre litisconsorcio pasivo necesario- que habían sido invocados por la parte recurrente. En segundo término, nada se resuelve sobre el derecho sustantivo, o de prioridad de una marca sobre otra, ya que no se articuló motivo alguno al respecto; limitándose a señalar que lo dicho por la sentencia de instancia sobre el alcance de la marca " DIRECCION003 ", lo fue a mayor abundamiento. Y, por último, debe concretarse la sentencia al específico contenido del litigio, que se refiere a otras marcas en conflicto, y en el que no ha intervenido la parte ahora recurrida.

Es decir, no hay en dicha sentencia una declaración que, con fuerza vinculante, pueda imponerse a esta Sala, en virtud del principio de unidad de doctrina, o le obligue a motivar un criterio contrario.

Invoca el recurrente como motivo 5º de casación, la infracción del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver todas las cuestiones objeto de debate, que luego concreta en la infracción de los artículos 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial (Real Decreto Ley 26 de julio de 1929) y sentencias de esta Sala que cita.

El motivo de casación articulado no puede prosperar y de antemano anunciamos la desestimación del mismo, dado que es variadísima la jurisprudencia sobre el tema, y no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo, y en el presente caso, el problema se centra en determinar si pueden convivir en el Registro de la Propiedad Industrial sin infringir el Art. 124, número 1, del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929, las marcas enfrentadas, marca nº NUM001 , aspirante, DIRECCION000 , para proteger productos de la clase NUM002 , relojería y aparatos cronómetros, y la oponente nombre comercial y marcas DIRECCION001 , por existir la similitud fonética y gráfica, a que se refiere en la prohibición del Art. 124-1º del Estatuto de la Propiedad Industrial. El recurso de casación es un recurso extraordinario, que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. En el caso presente, la sentencia de instancia, apreciando en conciencia la prueba practicada en autos, examinando en conjunto ambas marcas, llega a la conclusión que el núcleo principal de ambas denominaciones enfrentadas, DIRECCION001 , presentan semejanzas fonéticas y gráficas suficientes que les impide convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos, y no cabe ahora en vía casacional alterar tales hechos deducidos de la prueba en base a unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente, basándose en la interpretación de unas sentencia de esta Sala hechas para casos diferentes del actual, o al menos sin haberse acreditado la identidad de circunstancias, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente y con ello la desestimación del recurso de casación.

Al rechazarse todos los motivos de casación alegado, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,