STS, 11 de Julio de 2007
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2007:4909 |
| Número de Recurso | 10447/2004 |
| Fecha de Resolución | 11 de Julio de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Julio de dos mil siete.
En el recurso de casación nº 10447/2004, interpuesto por el CONSEJO REGULADOR DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS DE JIJONA Y TURRÓN DE ALICANTE, representado por el Procurador Don Pablo Oterino Menéndez, y asistido de letrado, contra la sentencia nº 1388/2004 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 2 de octubre de 2004, recaída en el recurso nº 1021/2002, sobre denegación de inscripción de las marcas nº 2.340.572 "TURRON DE ALICANTE" y 2.340.570 "TURRÓN DE JIJONA"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por el CONSEJO REGULADOR DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS DE JIJONA Y TURRÓN DE ALICANTE, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 27 de marzo de 2002, que desestimaron los recursos ordinarios interpuestos contra otras de 5 de abril de 2001, que denegaron la inscripción de las marcas nº 2.340.572 "TURRON DE ALICANTE" y 2.340.570 "TURRÓN DE JIJONA", para designar ambas productos de la clase 30ª del Nomenclátor internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por el referido Consejo se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 5 de noviembre de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (CONSEJO REGULADOR DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS DE JIJONA Y TURRÓN DE ALICANTE) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 27 de diciembre de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, infracción, por inaplicación, del art. 11.2 de la Ley de Marcas .
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del principio de igualdad y de seguridad jurídica, arts. 14 y 24 de la Constitución Española.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del reconocimiento expreso de las denominaciones como indicaciones protegidas. Reglamento CE 1107/96 y Reglamento 2081/92 .
Terminando por suplicar dicte sentencia por la que, con estimación de este recurso, case la sentencia recurrida y:
-
declare no ser ajustadas a derecho las resoluciones de la OEPM de 27-3-2002 por las que se deniegan las marcas nº 2.340.570 y 2.340.572. b) revoque la sentencia nº 1388, de fecha 2 de octubre de 2004, dictada por el TSJ Madrid por error en la aplicación de la Ley de Marcas 32/1988, en concreto al no considerar aplicable la excepción prevista en el artículo 11.2 de la reiterada Ley.
-
declare incongruente la meritada sentencia al no pronunciarse expresamente respecto a
determinados extremos planteados por el recurrente en el escrito de demanda.
-
revoque la sentencia recurrida, y declare en especial la NO GENERICIDAD de las denominaciones Turrón de Jijona y Turrón de Alicante, por ser tal declaración contraria a la normativa que las reconoce como Indicaciones Geográficas Protegidas.
Con expresa imposición de costas a la parte contraria.
Por providencia de la Sala, de fecha 7 de febrero de 2006, se acordó admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de fecha 27 de febrero de 2006, entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 4 de abril de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 22 de marzo de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 4 de julio siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el registro de las marcas denominativas números 2.340.572 y 2.340.570 "Turrón de Alicante" y "Turrón de Jijona", para la clase 30 del nomenclator solicitadas por el Consejo Regulador de las denominaciones de origen Jijona y Turrón de Alicante. El motivo de la denegación fue que las indicadas marcas están incursas en las prohibiciones de los apartados a) y c) del artículo 11 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, al estar formadas exclusivamente por indicaciones que resultan genéricas y descriptivas en relación con los productos que pretenden distinguir, conteniendo, asimismo, una indicación de procedencia geográfica de los mismos. Se añade que al no tratarse de una solicitud de marca colectiva o de garantía, no cabe aplicar la excepción prevista en el artículo 66 de la Ley de Marcas .
El Consejo Regulador interpuso contra este acto recurso contencioso-administrativo que fue desestimado por sentencia de la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con base en que conforme al art. 1º de la Ley de Marcas no pueden ser consideradas tales aquellas que no se distingan o sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otros, al requerir un elemento de fantasía original y distintivo de los demás, lo que no sucede en el caso de autos en el que las marcas solicitadas se componen exclusivamente de términos que no son nombres originales sino que se perciben por el público destinatario como una denominación genérica y descriptiva (del producto y de su origen), y son además términos habituales o usuales empleados por los consumidores, sin que pueda superarse esta dificultad con base en el apartado 3º del artículo 11, porque no cumple la función individualizadora de las marcas que exige el art. 1, puesto que todos los términos en su conjunto son elementos comunes no susceptibles de ser apropiados en exclusiva por nadie.
Frente a esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes y que, en síntesis, pueden resumirse en los siguientes apartados: a) Las marcas solicitadas son denominaciones originariamente descriptivas ya que informan al consumidor de la procedencia geográfica del producto, pero el uso que de dicho término ha realizado el solicitante ha conseguido que la denominación adquiera suficiente fuerza diferenciadora como para ser apta para constituir una marca, de acuerdo con lo establecido en el art. 11.2 de la Ley de Marcas, 3.3 de la Directiva Comunitaria 89/104/ CEE, de 21 de diciembre, y sentencias del Tribunal de Justicia que se citan, todo ello a la vista de la prueba que se aportó a los autos, especialmente el Estudio de Mercado efectuado por la empresa "Random"; b) La sentencia incurre en incongruencia al no resolver sobre la aplicabilidad del art. 11.2 de la Ley de Marcas que había sido invocado en la demanda, ni valorar la prueba aportada, ni resolver sobre la alegación de infracción del principio de igualdad también invocado, al haberse concedido en otras ocasiones marcas a Consejos Reguladores (Cabrales, Jerez, Gosol, Penedés), todo lo cual constituye a su juicio infracción del art. 14 y 24 CE ; c) La declaración hecha por la sentencia recurrida de que los términos empleados son genéricos va en contra del reconocimiento que como Indicaciones Geográficas Protegidas, se ha hecho en el ámbito europeo, en virtud del Reglamento 2.081/92, y R (CE) 1107/96, de 12 de junio, y de las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 10 noviembre de 1992 y 26 de marzo de 1999, que declaran que dichas denominaciones no son genéricas.
La sentencia ha de declararse incongruente al no resolver todas la cuestiones suscitadas por el recurrente en su demanda, como impone el artículo 67 de la Ley Jurisdiccional .
En efecto, planteada en ese escrito como cuestión relevante la de la aplicación del artículo 11.2 de la Ley de Marcas al caso debatido, nada se resuelve al respecto, cuando de la existencia del supuesto contemplado en ese precepto podría derivarse la inaplicabilidad de la prohibición establecida en el apartado c) de dicho artículo, y cuando la parte aportó documentación tendente a acreditar el extremo previsto en el mismo, esto es, el uso que se ha hecho de los términos empleados que llevan a dar carácter distintivo al signo solicitado, sin que esa documentación se haya examinado, y sin que tampoco se haya razonado sobre la normativa comunitaria que a juicio del recurrente ampara los signos.
Al estimar la incongruencia, se hace necesario resolver sobre la cuestión litigiosa en los términos en que ha sido planteado el debate, como impone el artículo 95.2. d) de la Ley Jurisdiccional .
Las prohibiciones establecidas en los apartados a) y c) del artículo 11 de la Ley de Marcas tienen como finalidad evitar que un determinado empresario se apropie de modo exclusivo de un término descriptivo, ya sea del producto -"turrón"- o de su origen -Alicante y Jijona-, impidiendo al resto de los empresarios del sector utilizarlo. Se trata de dejar a la libre disposición de todos ellos el uso en la designación, descripción, etiquetaje o publicidad de sus productos, estos signos que son necesarios para designar el género, tipo, naturaleza, calidad, origen u otra característica de los mismos. Estos signos en si mismo considerados no tienen además el carácter de distintividad que exige el artículo 1º de la Ley de Marcas para dar esta consideración a los que se trata de inscribir, pues es evidente que la protección administrativa de la propiedad industrial tiene como fundamento la creatividad y la especialidad de los signos con que unos industriales, fabricantes o comerciantes pretenden distinguir de otros el resultado de su trabajo, lo que no ocurre cuando los términos usados carecen de toda novedad y además significan un concepto de uso común, y como tal, no apropiable por nadie, que no puede monopolizarlo para su particular utilización.
Es esto lo que ocurre en el caso de autos, en el que los términos hacen referencia al producto y a su origen, sin ningún otro elemento de distintividad, de tal forma que la obtención de la inscripción vendría a impedir en el futuro, que otros fabricantes del mismo producto y de la misma zona pudieran emplearlo en su etiquetado, publicidad o despacho. Los conjuntos denominativos "turrón de Jijona" o "turrón de Alicante" no pueden ser monopolizados por un solo empresario en perjuicio del resto, al no incluirse en los mismos ningún elemento de fantasía que los haga distintivos frente a su propia genericidad.
Esta genericidad no se pierde por el hecho de contemplar los dos términos conjuntamente, ya que al referirse uno al producto y otro a su origen geográfico nada diferente añaden que excite la imaginación del consumidor, que no sea la de un producto de una determinada región. Ello excluye la aplicación de la excepción del apartado 3 del artículo 11 de la Ley de Marcas, que está prevista para supuestos en que por agregación de elementos genéricos surge una expresión nueva de cierta fantasía que implique algo más creativo que lo que deriva de la simple conjunción de esos vocablos.
El apartado 2 del artículo 11 excluye de la prohibición absoluta prevista en el apartado 1, letra c), es decir, de la prohibición de los signos que indiquen la procedencia geográfica del producto -"Alicante" y "Jijona" en el preste caso-, a aquella marca que hubiera adquirido, para los productos que amparan, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de la misma. Se trata de signos que están arraigados en el mercado, de tal forma, que, pese a su indicación de procedencia, el público consumidor los distingue y no tiene duda acerca de cuál es el producto y cuál su origen empresarial.
Tampoco esta excepción concurre en el presente caso, puesto que, en primer lugar, la misma se refiere a las genericidades de la letra c), de tal forma que si se llegara a excluir de la prohibición la denominación geográfica por darse los presupuestos contemplados en ese apartado, siempre quedaría en vigor la prohibición del apartado a); y, en segundo término, porque, aunque la expresión en su conjunto sea conocida por gran parte de consumidores, no necesariamente tiene que ser ligada a un determinado origen empresarial.
Es cierto que el Reglamento (CE) 1107/96 de la Comisión de 12 de junio, establece en su Anexo que los Turrones de Jijona y de Alicante se registrarán como indicación geográfica de procedencia (IGP), en virtud de lo dispuesto en el art. 17 del Reglamento CEE nº 2081/92, y que el Tribunal de Justicia en su sentencia de 10 de noviembre de 1992 declaró la no oposición al Tratado del Convenio Hispano-Francés de 27 de junio de 1973 que refuerza la protección de las indicaciones de procedencia, tales como la de ambos turrones. Ahora bien, esa protección no implica desconocer el cumplimiento de los requisitos que la legislación específica de la propiedad industrial establece para tener derecho al acceso al Registro.
Esa legislación es la contenida en la Ley de Marcas, que además prevé un régimen especial en su Título VI para la inscripción de este tipo de marcas, atribuyendo determinadas excepciones al régimen de prohibiciones, y que en relación con signos geográficos, prevé expresamente en su artículo 71 .c) la posibilidad de uso de esa marca a los empresarios que reúnan los requisitos del Reglamento de Uso, evitando de esa forma el monopolio por las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que hayan obtenido el registro del uso exclusivo del signo, lo que no se conseguiría si se autorizase la inscripción individual.
El hecho de que OEPM no haya dado a la recurrente oportunidad para solicitar el registro como marca colectiva no supone nulidad del acto recurrido, habida cuenta de que por razones de congruencia este debía circunscribirse a las peticiones individuales que se le hacían al margen de que posteriormente, si se dan los presupuestos legales, se pueda solicitar la marca en la forma de colectiva.
Por último, la lesión del principio de igualdad que se menciona no puede ser apreciada, pues en materia de marcas es difícil encontrar casos iguales que deriven en una discriminación en la aplicación de la Ley. No cabe decir que el supuesto que ahora se contempla sea exactamente igual al de los de Penedés, Cabrales y Agua de Gosol que se citan. Debe añadirse además que los precedentes no son vinculantes, cuando, como ocurre en el caso de autos, la actividad administrativa es enteramente reglada y debe someterse a los preceptos que la rigen, que en este caso se ha aplicado correctamente.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 10447/2004, interpuesto por el CONSEJO REGULADOR DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS DE JIJONA Y TURRÓN DE ALICANTE, contra la sentencia nº 1388/2004 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 2 de octubre de 2004, y debemos DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 1021/2002, declarando conforme a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 27 de marzo de 2002 y 5 de abril de 2001; sin expresa condena en las costas de esta casación, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
-
STS, 26 de Enero de 2010
...la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo con base en las siguientes consideraciones: « [...] Según la STS de 11 de julio de 2.007 , entre otras muchas, "Las prohibiciones establecidas en los apartados a) y c) del artículo 11 de la Ley de Marcas tienen como finalid......
-
STSJ Andalucía 286/2018, 28 de Marzo de 2018
...que no es de aplicación a la EUC según tiene establecida la Jurisprudencia, STS de 26 de octubre de 1998, 20 de septiembre de 2005 y 11 de julio de 2007 y del TSJ de Málaga de 28 de marzo de 2009 . Pues la constitución de la EUC es obligatoria conforme al art. 153.3 de la LOUA y 68.2 del RG......
-
STSJ Comunidad de Madrid 153/2019, 27 de Febrero de 2019
...de la misma [por todas, SSTS 28 junio y 18 julio 1996 ( apelación núm 8885/1992 y 8586/1992, respectivamente)]. Como expone la STS 11 julio 2007 (casación 10447/2004 ), en su fundamento de derecho tercero, las prohibiciones establecidas en los apartados a ) y c) del artículo 11 de la Ley de......
-
STSJ Comunidad de Madrid 1075/2008, 16 de Julio de 2008
...término en la previa existencia de una marca concedida a su favor que le da una especificidad sobrevenida. SEGUNDO Según la STS de 11 de julio de 2.007, entre otras muchas, "Las prohibiciones establecidas en los apartados a) y c) del artículo 11 de la Ley de Marcas tienen como finalidad evi......