STS, 26 de Junio de 2003
| Ponente | D. Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2003:4501 |
| Número de Recurso | 9803/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 26 de Junio de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Junio de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 9803/1997, interpuesto por la compañía mercantil PEMAR MODEL,S.A., representada por el Procurador D. Armando García de la Calle, asistido de Letrado, contra la sentencia nº 603 dictada con fecha 3 de septiembre de 1997 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 932/1995, sobre denegación de marca "CYCLONE" nº 1.614.132, clase 4ª; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
La compañía mercantil PEMAR MODEL, S.A. solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial de España el 29 de enero de 1991, la concesión de la inscripción de la marca nº 1.614.132, denominativa, "CYCLONE", para proteger productos de la clase 4ª, combustibles" oponiéndose al registro la marca nº 227.245 "CICLON", para proteger productos de la clase 2ª, "quitapinturas"; recayendo resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de enero de 1994 denegando la inscripción de la marca solicitada, contra cuya resolución el aspirante interpuso recurso de reposición que fue desestimado por resolución de 5 de diciembre de 1994. Contra dichas resoluciones PEMAR MODEL, S.A., interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 9ª, el recurso contencioso-administrativo nº 932/1995, el cual en su escrito de demanda, de 15 de febrero de 1996, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia declarando haber lugar al recurso y anulando las resoluciones impugnadas, dejándolas sin ningún valor ni efecto por no ser ajustadas a Derecho y disponiendo la concesión de la marca nº 1.614.132 para los productos de la clase 4ª del Nomenclátor.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 3 de mayo de 1996, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que, teniendo por contestada la demanda y por formulada oposición a la misma desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho. Denegado el recibimiento el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 603 con fecha 3 de septiembre de 1997, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que DESESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil "PEMAR MODEL, S.A."; domiciliada en Valencia, contra la resolución de fecha 5 de diciembre de 1994, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto por dicha empresa contra la resolución de fecha 20 de enero del mismo año de la propia Oficina registral, denegatoria de la inscripción de la marca denominativa número 1.614.132, "CYCLONE"; para distinguir los productos relacionados en el Primero de los fundamentos jurídicos de esta resolución judicial, DEBEMOS, DECLARAR Y DECLARAMOS que la resolución administrativa impugnada es conforme con el ordenamiento jurídico. Y ello, sin que proceda hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas procesales".
Notificada dicha sentencia a las partes, por PEMAR MODEL, S.A. se interpuso recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 28 de octubre de 1997, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.
Con fecha 13 de diciembre de 1997 el recurrente comparación y formalizó ante esta Sala el presente recurso de casación nº 9803/1997 contra la citada sentencia, articulando cuatro motivos de casación; el primero, al amparo del Art. 95.1.3º por quebrantamiento de los formalidades esenciales del juicio con infracción de las normas que rigen la sentencia; y los otros tres, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional; el segundo, por infracción del ordenamiento jurídico, que concreta en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988 y jurisprudencia de la Sala aplicable al mismo; el tercero, por infracción del artículo 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo y el cuarto, por infracción del artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 17 de diciembre de 1998, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida , el Sr. Abogado del Estado, a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que realizó en escrito presentado en fecha 28 de enero de 1999, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costa al recurrente.
Por providencia de fecha 24 de marzo de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 19 de junio de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el primer motivo de casación articulado por el recurrente, alega infracción del artículo 359 de la Ley de enjuiciamiento Civil y artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, al existir infracción de las normas reguladoras de la sentencia, basándose en que la sentencia no contiene hechos probados, y llega a la conclusión de que la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva porque no explica las coincidencias existentes entre los productos que ambas marcas protegen. El motivo ha de ser rechazado por su falta de fundamento jurídico, pues aparte de que la sentencia dictada en un recurso contencioso-administrativo no tiene por qué contener declaración de hechos probados, en el caso presente la Sala de instancia, del conjunto de las pruebas practicadas, llega a la conclusión de que los productos que ambas protegen corren el riesgo de coincidir en algún caso en las redes comerciales encargadas de su distribución y también por el hecho de que algunos productos combustibles se utilizan como disolventes de pintura, con lo cual, no ofrece la menor duda, que la sentencia recurrida podrá acertar o equivocarse al hacer tales declaraciones cuyo examen corresponde a la cuestión de fondo del recurso y que más tarde examinaremos, pero evidentemente la sentencia no incurre en incongruencia omisiva en cuanto explica suficientemente a juicio de la Sala las coincidencias existentes entre los productos de ambas marcas, y en consecuencia, procede desestimar el motivo de casación examinado.
En el segundo motivo de casación articulado, se sostiene que la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Sala de instancia en vía jurisdiccional han interpretado erróneamente la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, al afirmar que los productos que ambas marcas protegen son similares porque los canales de comercialización de algunos productos combustibles y de pinturas y quitapinturas son coincidentes y también es sabido que algunos productos, combustibles, como el benzol o la gasolina, también son utilizados como disolventes de pintura. En opinión de la recurrente los productos amparados por la marca oponente nº 227.245, "CICLON", clase 2ª, "quitapinturas" y los de la aspirante "CYCLONE" nº 1.614.132, clase 4ª, "combustibles", no guardan ninguna relación entre ellos susceptible de producir confusión, dado que los combustibles se comercializan a través de redes especializadas de distribución y además los productos quitapinturas se venden envasados y precintados. La tesis del recurrente no puede ser aceptada por la Sala en vía casacional porque ambos productos, aunque sus áreas comerciales y de distribución sean diferentes tienen conexión entre sí por la similitud aplicativa de los mismos, pues no ofrece ninguna duda de que con independencia del área de comercialización, algunos productos combustibles como el benzol o la gasolina, se venden en droguerías al igual que los quitapinturas, y en cualquier caso, dada la similitud aplicativa de ambos, quitapinturas, pueden ser fácilmente confundibles dada la semejanza denominativa de ambas.
El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 establece entre las denominadas "prohibiciones relativas", la de registrar como marcas los signos o medios que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marcas anteriores cuando concurran las siguientes circunstancias acumulativas:
-
que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada;
-
que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada.
En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial), que no hacía referencia alguna a la naturaleza de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga a examinar además, si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por lo tanto, que la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación (fonética, gráfica o conceptual) entre ambas marcas, pues en cualquier caso exige que los productos pueden confundirse por ser idénticos o similares.
Este cambio legislativo implica que la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un primer momento, y los tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus decisiones, después, han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si existe similitud entre los servicios y productos correspondientes o relación de áreas comerciales que aumentan el riesgo de confusión.
Como ya dijo esta Sala en sentencia de 28 de junio de 2002 recaída en el recurso de casación nº 3111/1996, los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios. Se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable.
Hemos reiterado en otras sentencias que la apreciación de cualquiera de los factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación) que dan pie a la prohibición establecida en el artículo 12.1 de la Ley 3271988 queda reservada, en cada caso concreto, a los tribunales de instancia, cuyo juicio al respecto, vistos los elementos de hecho y las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación a menos de que incurra en evidente arbitrariedad o manifiesto error carente de toda justificación razonable.
En el caso presente, la sentencia recurrida, plantea la cuestión correctamente en su Fundamentos Segundo, después de establecer que existen diferencias fonéticas-gráficas, en la "Y" y en la "E" final de la aspirante, a lo que habría que añadir ahora, que la fonética es diferente porque la aspirante suena al oído como vocablo itálico, estableciendo que es necesario que concurran los dos elementos, denominativo y aplicativo, califica de identidad aplicativa los productos enfrentados por poder ser todos ellos quitapinturas, y ello con independencia de que los combustibles figuren en diferentes números del Nomenclátor, de todo lo cual declara que existe elevadísimo riesgo de confusión entre ellos. Nos encontramos ante un supuesto que se trata de semejanza de las marcas enfrentadas de cierta similitud fonética acompañada de escasa diferencia gráfica y de productos al estar relacionados por su finalidad aplicativa similar pueden inducir a error o confusión entre los consumidores medios. Procede pues, desestimar el motivo de casación articulado en cuanto que la sentencia de instancia no ha incurrido en error al aplicar el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988.
El tercero, cuarto y quinto motivo de casación articulados, después de todo lo dicho en los apartados anteriores, deben ser rechazados de plano por su falta de fundamento jurídico, en cuanto de nuevo insiste en la falta de motivación de la sentencia, que no es cierto, y en cuanto se atribuye a la misma una infracción de principios constitucionales de no someterse a la Constitución, a la Ley y al Derecho, dado que aunque se critique la sentencia en cuanto no le es favorable y no concuerda con su criterio, lo que de ningún modo puede decirse es que sea contraria a la Constitución o a la Ley, pues estamos en presencia de una sentencia lógica y racional que respeta el ordenamiento jurídico vigente, y procede la desestimación de ambos motivos y con ello la desestimación del recurso de casación.
Procede, pues, la desestimación del recurso haciendo expresa condena en costas, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación número 9803/1997, interpuesto por "PEMAR MODEL, S.A." contra la sentencia nº 603 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de septiembre de 1997, recaída en el recurso número 932/1995, haciendo expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Fernando Cid Fontán, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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