STS, 15 de Octubre de 2004

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 11 de mayo de 2.001, estimatoria del recurso promovido por Julius Sämann Ltd. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas 6 de octubre de 1.997, confirmada por la de 9 de marzo de 1.998 al resolver el recurso ordinario interpuesto contra la anterior, por la que se concedía la inscripción de la marca nº 2.033.859 "AIRE LIMPIO", de tipo mixto, para productos de la clase 5 del Nomenclátor.

Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada L & D, S.A. presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 4 de junio de 2.001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de L & D, S.A. compareció en forma en fecha 12 de julio de 2.001, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas;

- 2º, con carácter subsidiario del anterior y amparado en el mismo apartado que éste, por infracción de la doctrina jurisprudencial relativa al examen comparativo de marcas atendiendo a los elementos de mayor eficacia individualizadora;

- 3º, asimismo amparado en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción de la doctrina jurisprudencial interpretativa del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas;

- 4º, formulado al amparo del apartado 1.c) del mismo artículo 88 de la Ley procesal, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 67.1 de la misma Ley,

- 5º, basado en el mismo motivo que el anterior, igualmente por infracción del artículo 67.1.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se case, revoque y deje sin efecto la recurrida, declarando que procede la concesión del registro de la marca nº 2.033.859; subsidiariamente, que se suspenda el procedimiento, si se considerase necesario someter al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la cuestión prejudicial referida en el motivo quinto del recurso, hasta la resolución de dicha cuestión prejudicial y, una vez resuelta la misma, que se estime el recurso, casando y revocando la sentencia impugnada y declarando que procede la concesión del registro de la marca ya citada.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 25 de septiembre de 2.002.

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Julius Sämann Ltd., suplicando en su escrito que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, desestimándolo en su totalidad, confirmando la sentencia recurrida y desestimando la pretensión del recurrente de planteamiento de cuestión prejudicial e imponiendo las costas al mismo.

Por providencia de 3 de junio de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 5 de octubre de 2.004, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPÍN TEMPLADO, Magistrado de la Sala.

La sociedad L & D, S.A. combate en el recurso de casación la Sentencia de 11 de mayo de 2.001 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó el recurso entablado por Julius Sämann, Ltd., contra la concesión por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca mixta de su titularidad nº 2.033.859 "Aire Limpio", para productos de la clase 5 del Nomenclátor internacional.

La Sentencia impugnada en casación funda su fallo estimatorio en las siguientes consideraciones:

"Entre la sociedad demandante y la parte co-demandada se han suscitado en España sobre la cuestión que aquí nos ocupa -ambientadores en forma de pino- varios litigios. Los precedentes tanto administrativos como jurisprudenciales que tanto la parte actora como la sociedad co-demandada citan en apoyo de sus respectivas pretensiones, son contradictorios entre sí por lo que de los mismos no se puede deducir un criterio general que pueda servir de pauta para la resolución del presente recurso. Por tanto, la Sala resolverá la controversia en función de sus propios criterios y apreciaciones lo más razonable.

El art. 12.1.a) de la Ley de Marcas, prohíbe que se registren como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

Por otro lado, como reiteradamente ha señalado la doctrina jurisprudencial, la función de las marcas es siempre de identificación, pues con ellas se trata de diferenciar unos productos para que no se confundan con otros, de manera tal que la confrontación de las marcas en conflicto, al efecto de examinar si entre ellas existe posible confusión, ha de ser realizada en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad gráfica y fonética en dibujos, representaciones, fonemas o voces parciales, todo ello de acuerdo con las reglas del buen sentido.

En el presente supuesto, entre las marcas enfrentadas lo prevalente es la figura de un pino, y si a ello añadimos que ambas marcas inciden en los mismos productos, como son ambientadores, hace que se pueda producir riesgo o confusión en el mercado, por lo que concurre la prohibición del apartado a) del art. 12.1 de la Ley 32/1988." (fundamento de derecho segundo)

El recurso de casación se articula mediante cinco motivos de casación, los tres primeros al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción y los dos últimos bajo la previsión del apartado 1.c) del indicado precepto. En concreto, el primero se funda en la supuesta infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (32/1988, de 10 de noviembre), y el segundo y tercero en la vulneración de la jurisprudencia recaída sobre diversos aspectos del procedimiento de comparación entre marcas en litigio en aplicación del citado artículo 12.1.a). En cuanto a los dos restantes motivos, se apoyan en una supuesta doble incongruencia omisiva: no haber abordado la alegación sobre la interpretación de los conceptos de confusión y asociación a la luz del derecho comunitario (motivo cuarto) y no haber respondido a la solicitud de planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (motivo quinto).

Aunque el primer motivo se basa en la vulneración del citado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y el segundo y tercero en la infracción de la jurisprudencia aplicativa del mismo, los tres están estrechamente relacionados, puesto que en los tres se plantea, en definitiva, cual ha de ser el procedimiento adecuado para confrontar marcas en litigio. Así, en el primero se arguye que para alcanzar la conclusión de que dos marcas son confundibles resulta ineludible la previa declaración de que existe semejanza fonética, gráfica o conceptual. En el segundo motivo se imputa a la Sala de instancia que, contraviniendo la jurisprudencia que se cita, no se pronuncie sobre la semejanza o identidad entre los elementos prevalentes de cada marca. Finalmente, en el tercero se denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial sobre la necesidad de efectuar una comparación global o sintética de las marcas en litigio.

Pues bien, habida cuenta que la justificación de la semejanza entre las marcas en cuestión por parte de la Sentencia recurrida consiste en la frase "entre las marcas enfrentadas lo prevalente es la figura de un pino", podría considerarse de manera liminar que no tienen razón los dos primeros motivos, puesto que en dicha afirmación hay una comparación entre el elemento prevalente (el pino) y una valoración implícita de que ambos elementos se asemejan. Resulta procedente por ello examinar primero el motivo tercero, de alcance más genérico y que achaca a la sentencia no haber efectuado una comparación global de ambas marcas.

Tiene razón la parte actora y es preciso estimar dicho tercer motivo. Antes que nada conviene recordar que la apreciación de las circunstancias fácticas resulta intangible en casación, salvo las contadas ocasiones en que pueda existir una infracción de las normas reguladoras de la valoración tasada de la prueba o bien cuando la apreciación de hechos pueda ser considerada arbitrara o manifiestamente errónea (por todas, Sentencias de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998-, de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999-). Ahora bien, dentro de la revisión jurídica a la que está encaminado el recurso de casación sí que está incluída la comprobación de la correcta interpretación y aplicación de los preceptos legales que regulan en su caso dicha apreciación fáctica lo que incluye, en el caso del derecho de marcas, los criterios de que deben regir la comparación entre los signos enfrentados.

Pues bien, es jurisprudencia muy reiterada que la comparación entre signos enfrentados para comprobar si la marca posterior incurre o no en las prohibiciones contempladas por el artículo 12.1 de la Ley de Marcas, ha de hacerse de manera global, examinando el impacto que los signos o marcas, con todos sus elementos, provocan en un consumidor medio; ello no obsta, naturalmente, para que en el marco de esa comparación global la Sala juzgadora subraye, en su caso, la mayor relevancia de algún elemento y justifique el peso que dicho elemento tiene en el conjunto denominativo, gráfico o mixto de la marca (entre otras, Sentencias de 9 de octubre de 2.003 -RC 3.887/1.998- y 30 de diciembre de 2.003 -RC 2.618/1.999-), pero sin reducir la comparación a dicho elemento preponderante.

Pues bien, la lectura del fundamento de derecho arriba reproducido de la Sentencia impugnada pone de manifiesto que la Sala se ha limitado a señalar, en lo que respecta a la similitud de los signos, que "entre las marcas enfrentadas lo prevalente es la figura de un pino", pero sin efectuar un examen global del conjunto gráfico denominativo de ambas marcas para ver si dicho conjunto -en el que se inserta la figura del pino- induce o no a la confusión. La mera referencia al elemento prevalente evidencia una ausencia de valoración tanto sobre si dichas figuras de pino se asemejan o no -como subraya la parte actora en el segundo motivo- y, por consiguiente, si inducen a la confusión, como sobre si el conjunto de pino, resto del gráfico y leyenda de cada una de las dos marcas muestran, en conjunto, similitudes que propicien la confusión o asociación entre ellas. Pues en modo alguno basta para justificar una similitud productiva de confusión entre las marcas enfrentadas la mera referencia a la figura de un pino, cuando ésta puede ser radicalmente diferente y cuando en el mundo de las marcas encontramos multitud de ejemplos de figuras tanto de seres vivos como inanimados que se incorporan a numerosas marcas compatibles entre sí, puesto que pueden adoptar formas muy diversas e ir acompañadas o no de otros elementos gráficos o denominativos que, en una impresión global, evitan toda posibilidad de confusión. Lo contrario sería tanto como admitir la apropiabilidad de figuras como el pino u otras de animales o cosas, cualesquiera que fuera su apariencia o diseño.

Estimado ya el motivo tercero del recurso se hace innecesario el análisis del resto de los formulados por la parte actora, y casada la Sentencia recurrida, debemos ahora resolver el litigio en los términos en que se encuentra planteado el debate, según prevé el artículo 95.2.b) de la Ley de la Jurisdicción.

La cuestión a resolver es la impugnación formulada por Julius Sämann, Ltd., contra la inscripción registral efectuada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca mixta número 2.033.859 "Aire Limpio", para productos de la clase 5 del Nomenclátor, alegando la prioridad de diversas marcas de su propiedad para dicha clase. Estas marcas son, en concreto, las números 216.415 y 328.915 (marcas internacionales) y 1.575.391 (marca nacional), todas ellas para la misma clase 5, opuestas en ya vía administrativa, que incorporan la figura de un pino o abeto.

Antes de examinar los conjuntos gráfico denominativos de las marcas enfrentadas, resulta oportuno hacer referencia a la larga serie de conflictos entre las empresas titulares de las mismas, en torno siempre a modelos industriales y marcas que incorporan la figura de un pino. Por lo general, como se verá en los casos que a continuación se citan, nuestras resoluciones han respetado la valoración efectuada en la instancia, por considerar que la impugnación se basaba en una mera discrepancia de la parte recurrente con la valoración fáctica realizada por la Sala de instancia sobre el parecido y la confundibilidad de las figuras respectivas:

- Sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, de 20 de diciembre de 1.989 (RJ 1989\8847), que desestimó el recurso de casación interpuesto por L & D, S.A. contra la declaración de nulidad de un modelo industrial efectuado en la instancia, en Sentencia de 13 de febrero de 1.988.

- Sentencia de esta Sala Tercera de 29 de abril de 1.994 (RC 4370/1991), que estimó el recurso de casación interpuesto por Julius Sämann, Ltd., y anuló la marca concedida a L & D, S.A., por entender poco justificado el criterio de la Sala de instancia respecto al parecido entre los signos, habida cuenta que en el litigio civil mencionado en el párrafo anterior se había declarado la incompatibilidad entre signos idénticos, cuyo resultado había sido confirmado en casación por la antes citada Sentencia del propio Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1.989. Así pues, en este supuesto sí se alteró el juicio de la instancia, si bien debido a su insuficiente fundamentación para separarse del criterio sobre signos idénticos efectuado en la jurisdicción civil.

- Sentencias de esta Sala Tercera de 20 de septiembre de 2.000 (RC 3.414/1.993), 20 de noviembre de 2.000 (RC 4.560/1.993), de 28 de enero de 2.002 (RC 3.634/1.995) y de 31 de octubre de 2.003 (RC 4.046/1.998), en las que ratificamos la apreciación de hecho efectuada en la instancia sobre el parecido entre los signos enfrentados al no ser la misma manifiestamente errónea o arbitraria y no resultar posible su revisión en el recurso extraordinario de casacion. En todos los casos se trataba de litigios sobre marcas o modelos industriales que empleaban la figura de un pino o abeto, en diversas variantes.

Tal como se ha visto, la cuestión a dilucidar es pues si la marca aspirante nº 2.033.859 "Aire Limpio", solicitada por la sociedad L & D, S.A., de tipo mixto y para productos de la clase 5 del nomenclátor, concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas en resolución de 6 de octubre de 1.997 confirmada por la de 9 de marzo de 1.998, es compatible con las marcas prioritarias de la sociedad codemandada Julius Sämann, Ltd. indicadas en el anterior fundamento de derecho.

Es claro que en este caso se da una manifiesta coincidencia del campo aplicativo, por lo que la decisión depende de si los signos enfrentados, examinados de forma global, pueden inducir a confusión o asociación entre las mismas al público consumidor. Efectuada esa comparación, esta Sala estima, al igual que lo hizo la Oficina Española de Patentes y Marcas, que no hay tal riesgo. En efecto, no basta la figura de un determinado tipo de árbol (sea pino o abeto) para provocar confusión entre dos productos. El riesgo de confusión o asociación dependerá del parecido entre dichas figuras arbóreas en el marco global del signo gráfico total y de la leyenda que incorpore en su caso. Y en el caso presente el árbol de la marca aspirante en particular no presenta -y mucho menos contemplado en la globalidad del dibujo y de la leyenda de la misma-, la menor semejanza con las citadas marcas opuestas. La marca aspirante está detalladamente descrita por la entidad solicitante, descripción recogida por la Sentencia recurrida:

"La indicada marca está constituída por una figura que adopta una forma plana, de escaso grosor, cuya silueta corresponde a la representación de una frondosa copa de árbol animal, en cuyo interior aparece representada en forma esquemática una cara sonriente de grandes ojos, sobresaliendo a ambos lados unos pequeños brazos con manos enguatadas que señalan la denominación "AIRE LIMPIO", no reivindicable a título exclusivo. De la parte baja de la copa del árbol salen los pies y unos grandes y cómicos zapatos que forman parte del conjunto del árbol animado. Todo ello representado dentro de una bolsa de celofán cuyas áreas superior e inferior están destinados a soldadura para asegurar el debido hermetismo del producto. Estas áreas son reconocibles ya que representan bandas o líneas verticales. El diseño de la bolsa se concreta con una superficie central transparente que permite la perfecta visión del producto, terminando en su parte superior, a derecha e izquierda, con dos escaleras pequeños triángulos en forma de cenefas, que cierran la citada superficie transparente en sendos sentidos oblicuos de 45 grados y 135 grados de inclinación respectivamente. Esta superficie transparente está también rodeada en sus extremos laterales e inferior por unas bandas de pocos milímetros de anchura, conformando así las medias totales del anverso de la bolsa celofán."

Frente a dicha figura, que más parece el dibujo de un muñeco con aspecto de abeto que un abeto, las marcas prioritarias consisten en una simple silueta de árbol en negro -en dos casos con una leyenda en su interior- y sobre un soporte rectangular en blanco. A la manifiesta desemejanza entre ambas figuras gráficas, se une la utilización de la denominación de la marca aspirante, que le añade un claro elemento diferenciador. En síntesis, sólo si se parte del criterio de que cualquier forma que remotamente se asemeje a un pino puede confundir al consumidor medio, lo que no es aceptable por las razones vistas en el fundamento de derecho tercero, podría denegarse la inscripción de la marca solicitada.

De acuerdo con lo expuesto en los anteriores fundamentos de derecho debemos estimar el recurso de casación interpuesto por L & D, S.A. y desestimar el previo recurso contencioso administrativo que formuló Julius Sämann Ltd. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que habían concedido la marca nº 2.033.859 "Aire Limpio", de la precitada empresa L & D, S.A.

Respecto a las costas, no procede imponerlas ni en la instancia ni en la casación, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,