SJMer nº 1 168/2019, 6 de Septiembre de 2019, de Alicante
| Ponente | LEANDRO BLANCO GARCIA-LOMAS |
| Fecha de Resolución | 6 de Septiembre de 2019 |
| ECLI | ES:JMA:2019:4887 |
| Número de Recurso | 112/2019 |
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA
N.I.G.:03014-66-1-2019-0000189
Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] - 000112/2019-CR
De: D/ña. JULIUS SäMANN LTD
Procurador/a Sr/a. OLCINA FERNANDEZ, JUAN CARLOS
Contra: D/ña. JESUS GOMEZ SL
Procurador/a Sr/a. BARBERO GIMENEZ, ANTONIO
SENTENCIA Nº 168/19
En Alicante, a 6 de septiembre de 2019.
Vistos por mí, don Leandro Blanco García-Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con nº 112/2019, en el que es parte demandante la entidad mercantil Julius Sämann Ltd. (en adelante, SÄMANN), representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández y asistida por el Letrado don Carlos Morán Medina; y parte demandada la entidad mercantil Jesús Gómez, S.L. (en adelante, J. GÓMEZ), representada por el Procurador de los Tribunales don Antonio Barbero Giménez y asistido por el Letrado don Santiago Gómez Barrio; habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE TITULARIDAD MARCARIA, ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN MARCARIA, ACCIÓN DE CESACIÓN Y DE ABSTENCIÓN, y ACCIÓN DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA, dicto la presente sentencia.
El día 29 de enero de 2019, el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, actuando en la representación antedicha, presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario.
Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de J. GÓMEZ mediante escrito presentado en este Juzgado el día 11 de abril de 2019.
El día 10 de junio de 2019 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, quedando en ésta los autos vistos para sentencia.
En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente.
Delimitación del objeto de la controversia.
A) Breve exposición de los hechos de la demanda.
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La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes:
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Registros de marca de SÄMANN que sirven de base a la acción : SÄMANN es titular de los siguientes registros marcarios (documentos nº 2 a 4 de la demanda, no impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria, por lo que, conforme al artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hacen prueba plena del estado de cosas que documentan):
a.1.- Marca de la Unión Europea nº 91.991 (figurativa) : fue registrada el día 1 de diciembre de 1998 para " Ambientadores " (clase 5) y tiene la siguiente representación gráfica: a.2.- Marca de la Unión Europea nº 3.071.305 (tridimensional) : fue registrada el día 11 de mayo de 2005 para " Ambientadores " (clase 5) y tiene la siguiente representación gráfica:
a.3.- Marca española nº 1.575.391 (gráfica) : fue registrada el día 5 de noviembre de 1991 para " Ambientadores; desodorantes que no sean para uso personal " (clase 5) y tiene la siguiente representación gráfica:
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La notoriedad en el mercado del distintivo en forma de árbol estilizado de SÄMANN (documentos nº 5 a 10 de la demanda, no impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hacen prueba plena del estado de cosas que documentan) :
b.1.- El distintivo en forma de árbol estilizado fue creado en el año 1952 por don Victor Manuel, y desde entonces, vienen comercializándose con gran éxito los productos ambientadores distinguidos con este signo. Después del fallecimiento de don Victor Manuel en el año 1999, todos los derechos de propiedad intelectual sobre estos ambientadores pertenecen a SÄMANN, propietaria de los registros marcarios que sirven de base a la demanda.
b.2.- Más de 60 años después de su creación, la marca de SÄMANN constituye un icono en su sector, habiendo alcanzado un alto grado de notoriedad en numerosos países, incluidos los de la Unión Europea, notoriedad reconocida por los tribunales de la Unión Europea y por los tribunales españoles.
b.3.- Buena parte de la popularidad alcanzada por el signo de SÄMANN radica en su aparición en numerosos largometraje y series de televisión.
b.4.- Los ambientadores con el distintivo en forma de árbol son fabricados y comercializados en todo el mundo por diversas compañías bajo licencia de SÄMANN, vendiéndose con diversas denominaciones ("LITTLE TREES", "ARBRE MAGIQUE" o "WUNDER-BAUM"), pero siempre bajo la misma configuración gráfica con la forma estilizada de árbol, que constituye su elemento distintivo principal. En España. La distribución de estos productos se realiza actualmente por la entidad mercantil ABC Parts Spain, S.L. (en adelante, ABC PARTS).
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J. GÓMEZ y los productos contra los que se dirige la acción :
c.1.- J. GÓMEZ se dedica a la fabricación y comercialización de fragancias, productos cosméticos y ambientadores.
c.2.- Entre los productos fabricados y comercializados por J. GÓMEZ se encuentran unos ambientadores para el hogar en forma de árbol estilizado de acusada semejanza con el distintivo notorio de SÄMANN. Estos ambientadores, que se venden con varios aromas diferentes, se denominan precisamente "Ambientador Pino" (documentos nº 11 y 12 de la demanda, impugnado el documento nº 12 de la demanda, por el alegado tratamiento de Photoshot).
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El riesgo de confusión entre los signos de una y otra parte : la asistencia letrada de SÄMANN argumenta que la conducta de J. GÓMEZ en torno a los ambientadores en forma de árbol que fabrica y comercializa resulta incompatible con los derechos de marca de SÄMANN, y supone un aprovechamiento indebido de su implantación y notoriedad en el mercado. A este respecto, señala que deben tomarse en consideración las siguientes circunstancias (documento nº 13 de la demanda, no impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta):
d.1.- Que el distintivo en forma de árbol estilizado propiedad de SÄMANN ha alcanzado un alto grado de notoriedad en el sector de los ambientadores.
d.2.- Que los ambientadores en forma de árbol fabricados y comercializados por J. GÓMEZ presentan una acusada semejanza con la marca de SÄMANN, susceptible de generar un riesgo de confusión o asociación entre los consumidores, siendo apreciable esta semejanza a simple vista.
d.3.- Que junto a la semejanza gráfica se produce una total identidad conceptual al coincidir en la representación de la forma estilizada de un árbol, como elemento identificador del producto, que se refuerza con la propia denominación comercial ("Ambientador Pino") del producto de la demanda.
d.4.- Que el hecho de que los ambientadores de J. GÓMEZ inluyan elementos denominativos propios como la expresión "La Casa de los Aromas" o la descripción del producto ("gel ambientador") resulta irrelevante a la hora de la diferenciación de los productos, dada la variedad de denominaciones, fragrancias y decoraciones con que se presentan estos ambientadores en el mercado, siendo el elemento distintivo esencial la forma de árbol del producto.
d.5.- Que los productos para ambientar son precisamente los distinguidos por los registros de marca de SÄMANN, de forma que se produce una total identidad aplicativa con los productos de J. GÓMEZ.
d.6.- Que resulta evidente, si se toma en consideración la infinidad de formas diversas que podría haber adoptado J. GÓMEZ para la fabricación de sus ambientadores, que la elección de la forma de un árbol no obedece a la causalidad sino al premeditado propósito de aprovecharse en beneficio propio de la implantación y notoriedad en el mercado del distintivo de SÄMANN.
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Precedentes de reconocimiento judicial de los derechos de marca de SÄMANN en supuestos análogos al presente :
e.1.- La protección de los derechos de exclusiva de SÄMANN por los tribunales españoles : la asistencia letrada de la parte demandante recuerda las siguientes resoluciones judiciales que han reconocido los derechos de marca de SÄMANN (documentos nº 14 a 18 de la demanda, no impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hacen prueba plena del estado de cosas que documentan): (i) STS Sala Primera, de 20 de diciembre de 1989;
(ii) SAP Madrid (Sección 9ª bis), de 25 de abril de 2002; (iii) SAP Madrid (Sección 11ª), de 18 de septiembre de 2001; ( iv) STPICE de 7 de septiembre de 2006; y (v) STMUE de España de 17 de diciembre de 2008.
e.2.- El reconocimiento de los derechos de SÄMANN en varios países de la Unión Europea : la asistencia letrada de la parte demandante recuerda las siguientes resoluciones judiciales de tribunales de otros países distintos de España, que han reconocido los derechos de marca de SÄMANN (documentos nº 19 a 22 de la demanda, no impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hacen prueba plena del estado de cosas que documentan):
(i)...
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