STS, 22 de Marzo de 2005

En el proceso contencioso-administrativo número 1472/1999, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 28 de diciembre de 2001, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Javier Ungría López, en nombre y representación de la entidad mercantil KOIPE, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de Mayo de 1.999, en cuanto confirmatoria en reposición de anterior resolución de 20 de Noviembre de 1998, en virtud de la cual se concedió la inscripción de la marca nacional núm. 2.116.858, "JOYPE", con gráfico, a favor de D. Isidro, por ser dichas resoluciones ajustadas a Derecho. Sin hacer expresa imposición de las costas causadas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de KOIPE, S.A. recurso de casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 16 de febrero de 2002 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 12 de septiembre de 2002, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que habiendo por presentado el recurso, se sirva tenerme por personado y parte dentro del plazo en la representación que ostento, tenga a bien admitir dicho recurso y por sus trámites dictar sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estime el motivo de casación en él aducido; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en la letra d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que mi parte realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con la marca número 2.116.858 y que es procedente revocar la concesión de esta marca, determinando que debe quedar en situación de "denegada" su inscripción registral.».

La Sala, por providencia de fecha 3 de diciembre de 2003, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 27 de enero de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 26 de enero de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 29 de noviembre de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 15 de marzo de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de diciembre de 2001, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil KOIPE, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de mayo de 1999, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución precedente de 20 de noviembre de 1998, que concedió la inscripción de la marca número 2.116.858 "JOYPE" (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 19 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La sentencia de la Sala de instancia recurrida fundamenta la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 2.116.858 "JOYPE" (mixta) para productos de la clase 19, que distingue puertas no metálicas, con la marca oponente número 1.327.104 "KOIPE", que distingue productos de la clase 19, en la apreciación, desde una visión de conjunto de las marcas en conflicto, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de que existen suficientes diferencias fonéticas y gráficas que excluyen riesgo de confusión en los consumidores, en aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, según se refiere, en el fundamento jurídico segundo, en los siguientes términos:

El citado artículo 12.1 de la Ley de Marcas establece que «No podrán registrarse como marcas los signos o medios a) que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior».

Para analizar correctamente la compatibilidad de las marcas enfrentadas conviene recordar, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 30 de Mayo de 1996, que entre los criterios jurisprudenciales utilizables para ponderar la eventual semejanza entre marcas ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, sin descomponer su afinidad fonética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley Se trata, en definitiva, de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 28 de abril de 1987 viene a expresar, textualmente, que " la comparación de las marcas enfrentadas debe hacerse, no refiriéndola exclusivamente a la similitud entre alguna o algunas de las palabras que la integran, sino en relación con las denominaciones completas.

Pues bien, proyectando la anterior doctrina legal al caso que nos ocupa resulta incuestionable que entre las marcas enfrentadas -«JOYPE», y «KOIPE» - existen suficientes diferencias, tanto fonéticas como gráficas, como para presumir su pacífica convivencia en el mercado, pues, si bien es cierto que fonéticamente solo difieren en su primera letra, no lo es menos que tal circunstancia resulta irrelevante cuando finalmente dichas marcas, cuya percepción sensorial debe ser contemplada de forma unitaria, suenan al oído de una manera totalmente dispar, siendo totalmente diferenciables, con lo que, a juicio de esta Sala, se excluye cualquier riesgo de confusión entre los posibles usuarios.».

TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación se articula en un único motivo que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la formulación del motivo de casación, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia que lo interpreta, se denuncia que la sentencia de la Sala de instancia incurre en error en la interpretación del concepto jurídico indeterminado de "semejanza fonética entre marcas" al ser el análisis comparativo realizado entre las marcas contradictorio con la doctrina de esta Sala al apreciar la compatibilidad entre la marca aspirante número 2.116.858 "JOYPE" (mixta) y la marca oponente número 1.327.104 "KOIPE", a pesar de que concurre el presupuesto de semejanza fonética de los signos utilizados en ambas marcas, que bastaría por sí sola para hacer operativa la prohibición establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, ya que distinguen productos idénticos que se comercializan en el mismo ámbito comercial.

CUARTO.- Sobre la improsperabilidad del motivo de casación.

Procede rechazar la prosperabilidad del motivo de casación al deber apreciar que la sentencia recurrida no incurre en la infracción legal y de la jurisprudencia denunciadas, al realizar la Sala de instancia una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Cabe coincidir con el criterio de la Sala de instancia que razona que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas al apreciar el grado de diferenciación denominativa, fonética y gráfica, perceptible de forma significativa en su pronunciación, que constituye el elemento dominante que resulta del juicio de comparación, que no se debilita por la utilización de vocablos de similar estructura lingüística, que promueve que el consumidor medio relevante en este sector, por su especialización, pueda diferenciarlas en una percepción de conjunto, de modo que no provoca que exista riesgo de confusión y riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial de los productos ofrecidos, aunque ambas marcas se refieren a productos que se ofrecen en la misma área comercial del sector de las puertas no metálicas, (la marca aspirante), y la comercialización de todo tipo de productos de construcción no metálicos (la marca obstaculizadora).

La declaración de compatibilidad de la marca aspirante con la marca prioritaria, que refiere la sentencia de la Sala de instancia recurrida, en base a dar prevalencia al elemento fonético en la comparación de los signos respecto de los demás elementos que las caracterizan, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala expresada en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, que refiere que el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino sólo aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, que debe ponerse en relación con la categoría de los productos ofrecidos -puertas no metálicas y todo tipo de productos de construcción no metálicos, respectivamente- y las condiciones en que estos se comercializan que afectan a la percepción que de las marcas tiene el consumidor medio.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la Entidad recurrente, porque debe advertirse que esta Sala en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.».

Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Cabe concluir que la Sala de instancia ha aplicado razonablemente el principio de especialidad, que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", al expresar en el enjuiciamiento de la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas un juicio concreto sobre la distinta percepción auditiva y un juicio implícito sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, que determina la declaración de compatibilidad de las marcas enfrentadas, al deber estimarse que en este supuesto se compensa el grado de diferenciación denominativa, fonética y gráfica con la separación de los ámbitos aplicativos, al distinguir ambas marcas productos no absolutamente coincidentes que se comercializan en el sector de la construcción.

No resulta aplicable en este supuesto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que en la interpretación aplicativa del artículo 5, apartado 1, letra b, de la Directiva 89/104, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que constituye la norma inspiradora de la Ley española 32/1988, sostiene, según se refiere en la sentencia de 22 de junio de 1999, que no puede descartarse que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión que requeriría que concurra el criterio hermenéutico de que cuanto mayor sea la similitud de los productos cubiertos y cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior mayor será el riesgo de confusión, al no haberse alegado que la coincidencia de ambas marcas produzca dilución o debilitamiento del prestigio logrado por la marca prioritaria.

Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil KOIPE S.A. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 de diciembre de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1472/1999.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil KOIPE S.A. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 de diciembre de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1472/1999.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.