STS, 4 de Julio de 2006
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2006:4158 |
| Número de Recurso | 10096/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 4 de Julio de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
OSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cuatro de Julio de dos mil seis.
En el recurso de casación nº 10096/2003, interpuesto por la Entidad MARINE STOCK LIMITED, representada por la Procuradora Doña Mª Teresa Rodríguez Pechín, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 966/2003 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 24 de septiembre de 2003, recaída en el recurso nº 966/2001, sobre concesión de inscripción de la marca mixta nº 2.212.195 "BK SHOE"; habiendo comparecido como parte recurrida Don Alejandro, representado por la Procuradora Doña María del Carmen Ortíz Cornago, y asistido de letrado, y la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad MARINE STOCK LIMITED, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de abril de 2001, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de 20 de marzo de 2000, que concedió la inscripción de la marca mixta nº 2.212.195 "BK SHOE", para designar productos de la clase 25ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por el recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 5 de noviembre de 2003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (MARINE STOCK LIMITED) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 27 de diciembre de 2003, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
Único) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico en relación con los arts. 12 y 13 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , por incurrir las marcas enfrentadas en similitud susceptible de provocar riesgos de confusión y asociación en el público consumidor, así como por existencia de aprovechamiento del crédito empresarial del que son titulares las marcas de la recurrente.
Terminando por suplicar dicte sentencia estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictas en relación con la concesión de la marca nº 2.212.195 "BK SHOE" (mixta) para distinguir productos de la clase 25 del vigente Nomenclátor Internacional y disponiendo la denegación de dicha solicitud.
Por providencia de la Sala, de fecha 14 de junio de 2005, se acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 11 de julio de 2005 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y Don Alejandro), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 12 y 29 de septiembre de 2005 respectivamente, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia desestimando el recurso, se confirme íntegramente la sentencia recurrida, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 9 de febrero de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 28 de junio siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº 2.212.195 "BK SHOE" con gráfico de la clase 25, para calzado, pese a la oposición de la marca nº 1.576.992 "BRITISH KNIGHTS", de la misma clase, para calzados y vestidos, y de la nº 1.037.825 "BK", también de la misma clase para "vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas".
Contra esta resolución interpuso recurso contencioso-administrativo MARINE STOCK LIMITED, titular de la marca nº 1.576.992, en el que recayó sentencia de la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimando el recurso con base en que al realizar una comparación de conjunto entre las marcas en litigio existen elementos diferenciadores, tanto en el diseño como en el aspecto denominativo, en el que la palabra inglesa "shoe" ha de considerarse como de fantasía por no ser familiar para el consumidor medio, y en el que las letras B y K, al no tener un significado concreto no pueden ser apropiadas por nadie, diferencias que aunque las marcas protejan iguales productos permiten su distinción sin riesgo de confusión para el consumidor. Añade que ya conviven en el mercado marcas BK para productos de la clase 25 sin que se haya apreciado problema para los consumidores, y termina que no se aprecia que exista intención de aprovecharse del crédito de la marca oponente por existir entre ambas marcas suficientes elementos de diferenciación.
Esta sentencia ha sido objeto de la presente casación con base en un único motivo que ha quedado transcrito en los antecedentes, y que resumidamente aduce que son acusadísimos los rasgos comunes entre los distintivos contrapuestos, tanto desde el punto de vista denominativo como prosódico, sin que el hecho de que tengan un gráfico diferente implique su diferenciación en una visión de conjunto, bastando la similitud para que exista la incompatibilidad, debiendo atenderse, según jurisprudencia que cita, más a las semejanzas que a las diferencias según las circunstancias que concurran en el caso concreto, debiendo primar el elemento denominativo sobre elementos gráficos secundarios, al ser el elemento denominativo el que transmite oralmente la marca. Añade que lo único que se hace es añadir al elemento básico "BK" otro término que resulta evocador de los más conocidos productos de la recurrente "SHOE", lo que le permite señalar que no hay en la marca nueva suficientes elementos diferenciadores que pudieran ocultar esa identidad parcial existente y fruto de la coincidencia en el conjunto "BK". Critica la declaración del Tribunal de instancia respecto a la inapropiabilidad de las letras del alfabeto, pues indica que las dos letras "b" y "k" son perfectamente registrables al ser una combinación caprichosa y original debida a la recurrente, que no puede ser copiada de manera burda por la solicitante. En relación con los productos protegidos invoca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea que señala que "un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa", y en base a ello señala que puede afirmarse objetivamente que en función de las circunstancias del caso existe riesgo cierto de que los consumidores pueden establecer una serie de relaciones entre los productos amparados por una y otra marca por el factor de asociación errónea que ello genera. Indica que la referencia que la sentencia hace a la pacífica convivencia de las marcas con otras previamente inscritas con las "BK" vulnera, en primer lugar, el principio de legalidad, ya que el riesgo de confusión de apreciarse en abstracto, en segundo término, el de igualdad, al no haberse aportado elemento válido de comparación. Concluye afirmando que en el supuesto contemplado se da la prohibición del artículo 13.c) de la Ley de Marcas porque se ha acreditado la existencia previa de marcas basadas en la conjunción de letras "BK", existe entre las marcas ese elemento denominativo fundamental común, y ambas protegen idéntico producto: zapatos.
La titular de la marca solicitante que se ha opuesto al recurso de casación solicita su inadmisibilidad sobre la base de que el recurrente se limita a criticar el acto y no la sentencia al ser los argumentos esgrimidos en casación los mismos que los formulados en la demanda. Esta causa de inadmisión debe rechazarse, pues en el escrito de interposición se realiza la critica de la sentencia en sus diversas partes, en base a argumentos que tienen cierta autonomía respecto de los esgrimidos en la instancia.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia - sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
No se observa que en este caso la valoración efectuada por el Tribunal de instancia haya incurrido en error o arbitrariedad. En efecto, se ha partido de una comparación de conjunto de ambas marcas, tanto en sus aspectos denominativos como de diseño, y ha llegado a la conclusión, que esta Sala comparte, de que son notables las diferencias entre ellas, sin que el único elemento común, las letras "b" y "k", tenga fuerza para confundir al consumidor, debiendo rechazarse el argumento de que ha de atenderse más a las similitudes que a las diferencias, pues cuando estas son notables y fácilmente apreciables, como ocurre en el presente caso, superan a las semejanzas, que no son apreciadas por los consumidores como elementos autónomos. La clara diferencia entre los distintivos, permite, en primer lugar, colegir que no tiene trascendencia la identidad de productos, en virtud del principio de especialidad que domina en la Ley de Marcas, y que no es contradicho por la jurisprudencia europea y española que cita, y, en segundo término, que esta misma diferencia erradica el riesgo de asociación y aprovechamiento del crédito de la marca notoria, según jurisprudencia muy reiterada de esta Sala, que se resume en la de 11 de julio de 2005. Por último, en relación con el precedente que cita la sentencia ha de indicarse que el mismo deriva del expediente, y se corresponde con la marca nº 1.037.825 opuesta de oficio por OEPM.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional , procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 10096/2003, interpuesto por la Entidad MARINE STOCK LIMITED, contra la sentencia nº 9662003 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 24 de septiembre de 2003 , recaída en el recurso nº 966/2001; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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