La alteración de la forma registral de la marca y su caducidad por falta de uso
| Autor | Francisco Javier Pérez - Serrabona González |
| Cargo del Autor | Profesor de Derecho mercantil en la Universidad de Granada |
| Páginas | 496-500 |
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL (SECCIÓN 1.a), NÚM. 305/2014. FUENTE: RJ 2014/396015
1. La cuestión y objeto de anotación, la Sentencia de 17 de junio de 2014, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Sección 1.a), núm. 305/2014 (RJ 2014/3960), sometida a la consideración del citado Tribunal -tras varias instancias - , se basa en que el hecho principal que acaece en la misma es un problema dogmático especial y de muy singular relevancia consistente en la consideración de la "falta de uso efectivo" de la marca como causa de caducidad de la misma, y las situaciones que se asimilan o tienen igualmente la consideración legal de "uso" de una determinada marca. En concreto en nuestra sentencia, las tres marcas españolas mixtas números, 2.401.895, 2.401.896 y 2.401.897, concedidas para diferenciar, respectivamente, productos de las clases 31 -agrícolas, hortícolas; frutas y legumbres frescas; naranjas y mandarinas- y servicios de las clases 39 -almacenamiento, distribución y transporte de todo tipo de productos agrícolas, hortícolas... - y servicios de las clase 35 -importación, exportación, publicidad y venta al por menor de todo tipo de productos agrícolas, hortícolas...-.
El artículo 58 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, dispone -con la rúbrica, "Caducidad por falta de uso de la marca"-, las acciones que corresponderán al titular de la marca de demostrar que ha sido usada cumpliendo la normativa, en concreto, la referida en el artículo 39 núm. 1 de la propia Ley, al señalar que: si
en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.
Señala el mismo artículo 39, en su núm. 2.a) que: a los efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: a) empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada. Del mismo modo hemos de resaltar que no podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca -como alegaba la parte demandada en nuestra sentencia-.
Si bien los asuntos debatidos entra las partes en primera instancia (detalladamente recogidos en el fundamento primero de la sentencia), tuvieron un objeto más amplio, la cuestión sometida a la consideración del alto Tribunal fue exclusivamente
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la consistente en determinar, si tres marcas españolas habían caducado por falta de su uso efectivo.
2. Comenzaremos narrando muy brevemente los hechos incluyendo sus detalles más relevantes. El desenlace del conflicto se presenta en el marco de un litigio en el que la primera demanda -en juicio ordinario-, se planteaba, declarar la nulidad absoluta de una marca española (en concreto, la núm. 2.680.171, "Xavier Grau Fe-rrer Estudiante Va", en la clase 31 del nomenclátor) y en consecuencia, a no usarla en el tráfico mercantil al igual que cualquier otra denominación semejante que fuera susceptible de generar confusión en el mercado, y todo ello además, con la expresa imposición a la parte demandada de las costas del procedimiento. En definitiva se reclamaba la aplicación de los artículos 51.1.b), 54, 61 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, y artículo 7 del Código Civil.
La demanda fue admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona. El demandado -D. Millán, una vez emplazado- se personó y en el escrito de contestación -además de las alegaciones negando la "mala fe"...
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