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La caducidad de la marca por «vulgarización»

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AutorAntonio F. Galacho Abolafio
Cargo del AutorContratado Investigador Postdoctoral de la Universidad de Málaga.
Páginas490-495

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 11 DE JUNIO DE 2014, SALA DE LO CIVIL. FUENTE: RJ/2014/4225

En la sentencia que procedemos a comentar, se resuelve el conflicto surgido en torno a la posible caducidad de una marca registrada por vulgarización, término con el que se hace referencia en el ámbito marcario a los casos en que la marca se convierte en la designación usual de un producto o de un servicio para el que está registrada, dirimiéndose ante el Tribunal Supremo la cuestión en recurso de casación, con fundamento en la infracción de una sola norma, esto es, aquélla que contempla

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la causa de caducidad que acabamos de mentar: el artículo 55.1 apartado d) de la Ley 17/2001, de Marcas. Los antecedentes de hecho pueden resumirse del siguiente modo: D. Francisco, como parte demandante, creó junto a otro señor en la década de los años ochenta las "Oropesinas", pastelillo cuyo principal ingrediente era la almendra y que, como dulce novedoso, pronto destacó frente a otros de la zona. A D. Francisco le fue concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, el registro de la marca española número 2.209.802, formada por la denominación "Oropesinas", escrita con letras características y mayúsculas, sobre las que aparece el dibujo de un pastel dentro de una bandeja de blondas y todo ello dentro de una figura rectangular, para distinguir productos de pastelería y confitería, clase 30. El titular había usado dicha marca de modo constante, insertándola en bolsas y cajas de pastelería, y había llevado a cabo publicidad de la misma. Por su parte, en el año dos mil seis, la sociedad, Agut Pan, SL, inició, sin consentimiento del demandante, la comercialización del dulce conocido por "oropesinas", en su establecimiento dedicado a pastelería, y además había conseguido el registro de la marca número 2.700.916, mixta, formada por las palabras "Les oropesinas artesanals de J. Agut", sobre unas espigas, para diferenciar productos de la clase 30 y servicios de la 35. D. Francisco demandó a Agut Pan, S.L., interesando principalmente y en lo que interesa en este comentario, la nulidad de la marca "Les oropesinas artesanals de J. Agut", y la cancelación de su registro. Ante ello Agut Pan, S.L., no solo contesta a la demanda sino que además reconviene contra D. Francisco, solicitando la nulidad de la marca "Oropesinas", y alternativa y subsidiariamente, la declaración de caducidad de la misma. El Juzgado de lo Mercantil número Dos de Valencia declara la nulidad del registro de marca número 2.700.916 "Les Oropesinas de J. Agut", y además declara la caducidad de la marca 2.209.802, con la denominación "Oropesinas". En recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Valencia, falla declarando el derecho exclusivo de D. Francisco sobre la marca "Oropesinas " y mantiene la declaración de nulidad de la marca "Les Oropesinas de J. Agut", ante lo que Agut Pan, S.L., interpuso recurso de casación, resolviendo el Tribunal Supremo con la declaración de no haber lugar al mismo.

Si bien el caso finalmente se resolvió como acabamos de señalar, con fundamento en la caducidad por vulgarización, negándose ésta por no concurrir los requisitos que han de acaecer para que se produzca tal situación, no podemos por menos que analizar antes alguna de las cuestiones que se suscitaron a lo largo de las instancias anteriores y que finalmente no fueron llevadas ante el Tribunal Supremo. En efecto, el demandado en primera instancia no erró al afirmar que tenía derecho a comercializar el mismo tipo de dulce que fabricaba el demandante bajo su marca "Oropesinas", pues tal y como señala en su contestación a la demanda, en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de libre imitación de servicios, siempre que no llegue a producirse esta situación de un forma sistemática (art. 11.1 y 11.3 de la Ley de Competencia Desleal), lo que atentaría contra la buena fe como cláusula general establecida en nuestra Ley de Competencia Desleal, artículo 4. Ahora bien, como decimos, si bien se puede estar amparado legalmente en cuanto a la fabricación y comercialización del mismo tipo de dulce, no lo estará llevar a cabo estas iniciativas identificando el producto con una marca que pueda crear confusión en el consumidor respecto de otra anterior y por tanto respecto del origen empresarial del producto o servicio. Y es aquí donde encontramos el origen del conflicto que da lugar al procedimiento judicial que llegaría hasta el Tribunal Supremo.

El demandado registró una marca que podía generar confusión sobre el origen empresarial del producto, por la similitud tanto de la denominación de la marca con la que se pretende identificar aquél, como por el hecho de estar ante...

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