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El último paso en la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la protección del titular de la primera marca registrada

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AutorCarmen Rodilla Martí
Cargo del AutorDoctoranda en Derecho Mercantil. Universidad de Valencia
Páginas503-505

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL, SECCIÓN 1.a) DE 14 DE OCTUBRE DE 2014

1. La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.a) de 14 de octubre de 2014, se configura como el paso final de un cambio paulatino jurisprudencial en lo que concierne a los requisitos de interposición de una acción por violación del derecho de marca.

La sentencia analiza una cuestión fundamental, a saber, el procedimiento a seguir por el titular de una marca registrada en España para impedir el uso de una marca posterior, viciada de nulidad por incurrir en un supuesto de prohibición relativa desapercibido o tolerado en el procedimiento de registro. El pronunciamiento se reduce a establecer si procesalmente se exige al titular que recabe previa o simultáneamente con la solicitud de cesación de uso y la petición de daños y perjuicios la declaración de nulidad de esta marca registrada posteriormente.

2. La jurisprudencia venía defendiendo que no nos encontrábamos ante un ejercicio antijurídico de un derecho de uso de la marca si éste ha sido concedido por el Registro de Marcas. Sólo podía entenderse infringido el derecho precedente una vez declarada la nulidad del posterior. Se trataba ésta segunda marca, como la jurisprudencia y la doctrina jurisprudencial ponían de relieve, de un título válido y vigente mientras no se declarase su nulidad, que permitía a su titular su uso lícito en el tráfico económico.

Sin embargo, una vez declarada la nulidad por un supuesto de prohibición relativa, ésta producía efectos ex tunc, es decir, se entendía que nunca se habían producido efectos jurídicos y, por tanto, que el título nunca había sido válido. Y es exclusivamente a partir del momento de la declaración cuando se podían interponer las acciones de infracción correspondientes, reclamando la cesación del uso y los daños producidos desde el comienzo de la utilización de la marca.

La conclusión que se extraía era que las acciones derivadas de la violación de marca tenían como único sujeto pasivo posible aquel usuario de un signo que no tenía amparo registral y no a quien, teniéndolo, a pesar de estar viciado de nulidad, lo explotaba en el tráfico económico.

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Por tanto, la exigencia inicial era la declaración de nulidad previa, requisito sine qua non para la exigencia del cese del uso, ya ilícito, y la reclamación de los daños y perjuicios producidos por el mismo. Este procedimiento compuesto de dos niveles se fusionó...

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