STS 725/2008, 22 de Julio de 2008

1.- El Procurador D. Gustavo Aragón y Ramírez de Pineda, en nombre y representación de D. Luis Angel, interpuso demanda de Juicio Ordinario Declarativo de Menor Cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Veintiuno de Madrid, siendo parte demandada D. Humberto; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se declare: 1º.- Que Don Luis Angel posee el derecho exclusivo y excluyente a usar las marcas núms. 1.915.525 "SB SALVADOR BACHILLER" (mixta), 1.915.526 "SALVADOR" y 1.915.527 "BACHILLER". 2º.- Que el demandado está infringiendo el derecho de exclusiva del actor sobre sus marcas "SALVADOR BACHILLER", "SALVADOR" y "BACHILLER". 3º.- Que el demandado está incumpliendo sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato celebrado con el actor el 21 de diciembre de 1.995. 4º.- Que el demandado lleva a cabo actos de competencia desleal consistentes en imitación, explotación de la reputación ajena y contrarios a las exigencias de la buena fe. Y, como consecuencia de lo anterior, que se condene al demandado: 1º.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2º.- A cesar en el uso de los términos "BACHILLER", "SALVADOR BACHILLER", o cualquier otro confundible con ellos para distinguir sus productos y establecimientos. 3º.- A retirar del mercado todos los productos en los que figuren los términos "SALVADOR" o "SALVADOR BACHILLER", así como cualquier otro elemento comercial o publicitario en que aparezcan dichos términos. 4º.- A retirar de la Oficina Española de Patentes y Marcas, las solicitudes de registro de las marcas núms. 2.018.012 "BE LUIS BACHILLER ELIZONDO" (mixta); 2.057.826 "LUIS BE BACHILLER ELIZONDO" (mixta), 2.057.827 "LUIS BE BACHILLER ELIZONDO" (mixta), 2.060.056 "LUIS BE SALVADOR BACHILLER" (mixta), 2.060.057 "LUIS BE SALVADOR BACHILLER" (mixta), 2.060.058 "LUIS DE SALVADOR BACHILLER" (mixta), 2.060.059 "LUIS BE BACHILLER ELIZONDO" (mixta) y del nombre comercial nº 210.621 "LUIS BE BACHILLER ELIZONDO" (mixto). 5º.- A indemnizar a mi representado los daños y perjuicios causados por la infracción de sus derechos de marca y el incumplimiento de las obligaciones contractuales, los cuales se concretarán en ejecución de sentencia, debiendo tomarse como base el canon o royalty que el demandado tendría que abonar a mi representado si le hubiese autorizado a usar las marcas "BACHILLER" y "SALVADOR BACHILLER" conforme a derecho. 6º.- A publicar la sentencia condenatoria, a su costa, en tres periódicos: uno de difusión nacional, dos de difusión en Madrid, y dentro de éstos, uno de difusión en el Barrio de Salamanca. 7º.- A las costas del presente procedimiento.".

2. - El Procurador D. Evencio Conde de Gregorio, en nombre y presentación de D. Humberto, contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia desestimando íntegramente la demanda, con expresa imposición de las costas causadas al actor.

   Igualmente formuló reconvención alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "con expresa imposición de costas a éste, por la que se declare: 1) Que la marca LA CASA DE LAS MALETAS fue fundada por Dn. Millán en el año 1941, y por ende, dicho origen fundacional es inmanente e inherente a la marca referida. 2) Que la marca SALVADOR BACHILLER fue creada y fundada en el año 1978 y por ende dicho origen fundacional es inmanente e inherente a la marca referida. 3) Condenar a D. Luis Angel para que se abstenga de utilizar la marca gráfica (los tres botones uniformados) junto con la denominación LA CASA DE LAS MALETAS así como todos los elementos y características inherente a éstas, cual es el origen fundacional de la misma, año 1941. 4) Condenar a D. Luis Angel a adquirir el stock de mercancía de la marca SALVADOR BACHILLER, que obra en los almacenes de D. Humberto, por su valor de coste. 5) Condenar a D. Luis Angel para que proceda a la práctica de la liquidación de la entidad SALVADOR BACHILLER, S.A. LA CASA DE LAS MALETAS, en los fondos y cuestas corrientes que ésta poseía, de conformidad con lo establecido en el documento de fecha 21 de diciembre de 1.995, efectuado el pago al demandado reconviniente en una tercera parte de su haber. 6) Condenar a D. Luis Angel a satisfacer a D. Humberto, en un 50% el importe de los daños y perjuicios que han supuesto para éste, la cesión de los derechos arrendaticios de la tienda de la Glorieta de Ruiz Jiménez, 8 de esta Capital, y que se determinará en ejecución de Sentencia. 7) Condenar a Dn. Luis Angel para que de conformidad con lo pactado, proceda a la liquidación y pago de las franquicias que fueron establecidas por la entidad SALVADOR BACHILLER, S.A. LA CASA DE LAS MALETAS. 8) Condenar a Dn. Luis Angel para que efectúe y proceda a la liquidación de las obras previstas y establecidas para el inmueble de la calle Alcalá, conforme al presupuesto de Construcciones Barceló, de fecha 15 de junio de 1.993, y Pinturas José Gamez así como de cuantas otras se hubieren procedido en dicho inmueble, y en su caso, a hacer cumplido pago de la tercera parte del remanente a mi patrocinado. 9) Condenar a D. Luis Angel a efectuar en documento público notarial la renuncia a la marca LA CASA DE LAS MALETAS así como a cuantos derechos legales y comerciales pudieran ser inherentes e inmanentes a la misma, entre los que se encuentra su origen fundacional, datación del mismo, distintivos, troquelajes y en general cuanto comprenda o lleve anejo la misma con tal (los tres botones uniformados). 10) Condenar a D. Luis Angel a que indemnice a D. Humberto los daños y perjuicios que a éste se le han causado, que se determinarán en ejecución de sentencia.".

3. - El Procurador D. Gustavo Aragón y Ramírez de Pineda, en nombre y representación de D. Luis Angel, contestó a la demanda reconvencional alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dicte Sentencia por la que se estime la excepción de litisconsorcio pasivo necesario formulada por esta parte, absolviendo a mi representado en la instancia, o, subsidiariamente, que se desestime íntegramente en cuanto al fondo la demanda reconvencional, absolviendo a mi representado, con imposición de las costas en ambos casos al demandado reconviniente.

4. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia número Veintiuno de Madrid, dictó Sentencia con fecha 5 de abril de 1.999, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Estimo parcialmente la demanda formulada por el Procurador D. Gustavo Aragón y Martínez de Pineda en nombre de D. Luis Angel, y contra D. Humberto, representado por el Procurador D. Evencio Conde de Gregorio, sobre infracción de derechos de marca, competencia desleal e incumplimiento de contrato, y declaro: 1º.- Que D. Luis Angel posee el uso exclusivo y excluyente a usar las marcas "SB SALVADOR BACHILLER" nº 1.915.525, la marca "SALVADOR" nº 1.915.526 y la marca "BACHILLER", nº 1.915.527. 2º.- Que D. Humberto, está infringiendo el derecho de exclusividad frente a la marca "BACHILLER" al venir utilizándola en el rótulo y publicidad de sus establecimientos, suponiendo ello un acto de competencia desleal. Y condeno a D. Humberto a estar y pasar por estas declaraciones, y a que cese en el uso del término "BACHILLER" en la publicidad y rótulo de sus establecimientos que viene haciendo con el nombre "Luis Bachiller Elizondo", y a que indemnice al actor por daños y perjuicios que se determinarán en ejecución de sentencia, sobre la base de lo establecido en el fundamento de derecho sexto de esta resolución. Absuelvo al referido demandado del resto de los pedimentos formulados contra él por el actor. Estimo parcialmente la demanda reconvencional formulada por el Procurador D. Evencio Conde de Gregorio en nombre de Humberto y contra D. Luis Angel representado por el Procurador D. Gustavo Aragón y Martínez de Pineda, sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, y declaro: 1º.- Que la marca "La Casa de las Maletas", fue fundada por D. Millán en el año 1.941, y que dicho origen fundacional es inmanente a la referida marca. 2º.- Que la marca "Salvador Bachiller", fue fundada en el año 1978 y que su origen fundacional es inmanente a dicha marca. Y condeno a D. Luis Angel, a estar y pasar por estas declaraciones, y a que se abstenga de utilizar el año fundacional de 1941 junto con su marca "Salvador Bachiller", así como la marca gráfica de los tres botones uniformados, inherente a la marca "La Casa de las Maletas"; a que proceda a adquirir el stock que con la marca "Salvador Bachiller" exista en poder del actor en la tienda de la calle de Conde Peñalver con entrada por el nº 151 de la calle Alcalá a precio de coste; a que proceda a la liquidación y pago de franquicias en los términos señalados en el fundamento de derecho décimo de esta resolución; a que renuncie en escritura pública a la marca "La Casa de las Maletas" y a cuantos derechos correspondan a dicha marca; y a que le abone en concepto de indemnización de daños y perjuicios la suma que se determine en período de ejecución de sentencia y conforme a los criterios señalados en el fundamento de derecho undécimo de esta resolución. Absuelvo al referido demandado del resto de los pedimentos formulados contra él por el actor-reconviniente. No se efectúa expresa imposición de las costas causadas, ni de la demanda principal, ni de la reconvencional, soportando cada parte las causadas a su instancia, y las comunes, si las hubiere, por mitad.".

Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución por las representaciones respectivas de D. Humberto y Dn. Luis Angel, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, dictó Sentencia con fecha 17 de diciembre de 2.001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando tanto el recurso de apelación interpuesto por Don Luis Angel, representado por el Procurador Sr. Aragón y Ramírez de Pineda, como el interpuesto por Don Humberto, representado por el Procurador Sr. Conde de Gregorio, ambos contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 21 de Madrid, con fecha 5 de abril de 1.999, recaída en los autos a que el presente rollo se contrae, debemos confirmar y confirmamos la referida resolución, sin expresa imposición de las costas de esta alzada.".

Por el Procurador D. Gustavo Aragón y Ramírez de Pineda, en nombre de D. Luis Angel, interpuso recurso de casación respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, de fecha 17 de diciembre de 2.001, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del art. 477.1º de la LEC se alega infracción del art. 359 de la LEC de 1.881, en relación con los arts. 37 y 38 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, y jurisprudencia contenida en Sentencias 31 de mayo e 2.001, 27 de enero y 15 de marzo de 2.000, entre otras. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 30 y 31 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988, en relación con los arts. 1 y 3.1 del mismo Cuerpo Legal, y jurisprudencia contenida en las Sentencias de 20 de julio de 2.000, 10 de julio de 2.000, 2 de febrero de 1.998, 31 de diciembre de 1.996 y 14 de abril de 1.993. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por inaplicación del art. 533.4 de la LEC de 1.881.

Por Providencia de fecha 25 de febrero de 2.002, se tiene por formalizado el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Luis Angel, y se acuerda elevar los autos y el Rollo al Tribunal Supremo, a los efectos oportunos.

Recibidas las actuaciones, se personaron ante este Tribunal Supremo, D. Luis Angel, representado por el Procurador D. Fernando Aragón Martín, en concepto de recurrente, y D. Humberto, representado por el Procurador D. Evencio Conde de Gregorio, en concepto de recurrido.

Con fecha 21 de febrero de 2.006, se dictó Auto admitiendo parcialmente el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Luis Angel contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10ª), y en consecuencia inadmitiendo los motivos primero y tercero del escrito de interposición del recurso y admitiendo en motivo segundo.

El Procurador D. Evencio Conde de Gregorio, en nombre de D. Humberto, presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 3 de julio de 2.008, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

El objeto del presente recurso de casación ha quedado reducido a determinar a cuál de los dos hermanos corresponde el uso exclusivo en su actividad negocial de la fecha de fundación de una empresa familiar efectuada por su padre, los cuales, una vez fallecido su progenitor, y con intervención de la madre, se distribuyeron mediante contrato las marcas y rótulo de establecimiento que venían utilizándose de forma unitaria.

Por Dn. Luis Angel se dedujo demanda frente a Dn. Humberto en la que solicita se declare que posee a título exclusivo y excluyente, el derecho sobre las marcas "SB Salvador Bachiller", (mixta), "Salvador" y "Bachiller", por tenerlas inscritas a su nombre en el registro correspondiente y habérsele adjudicado en el reparto efectuado entre los litigantes en el contrato de 21 de diciembre de 1.995, y que el demandado con su actividad está infringiendo el derecho exclusivo del actor sobre el uso de esas marcas, al utilizar esos términos o parte de ellos, en sus productos y en su publicidad, lo que induce a confusión y lesiona su derecho exclusivo, así como que el demandado incumple las obligaciones contraídas en el contrato suscrito por los litigantes con fecha 21 de diciembre de 1.995, realizando actos de competencia desleal consistentes en imitación y explotación de la reputación ajena y contrarios a la buena fe, y solicitando se le condene a cesar en el uso de los términos "Bachiller" o "Salvador Bachiller", y a retirar del mercado los productos en los que figuren esos términos o publicidad de cualquier tipo, así como a retirar de la Oficina de Patentes y Marcas las solicitudes que tiene interesadas y en las que aparecen esos términos, y a indemnizarle en los daños y perjuicios causados por la infracción del derecho de marcas, y los incumplimientos contractuales, publicando la sentencia a su costa.

Por el demandado Dn. Humberto se opuso a las pretensiones de la demanda y se formuló reconvención en la que solicita se declare que la Marca La Casa de las Maletas fue fundada en 1941 y que ese hecho es inmanente a dicha marca, que la marca Salvador Bachiller fue fundada en 1.978, condenando a D. Luis Angel para que se abstenga de utilizar la marca gráfica de los tres botones uniformados junto con la denominación La Casa de las Maletas y la fecha de 1.941, al ser un acto de competencia desleal; así como a que adquiera el stock de mercancías de la marca Salvador Bachiller que obra en sus almacenes; que se proceda a liquidar la sociedad Salvador Bachiller, S.A. -La Casa de las Maletas; a satisfacer el 50% de los daños y perjuicios causados por la cesión de los derechos arrendaticios de la tienda de la Glorieta Ruiz Jiménez nº 8; a que proceda a liquidar las franquicias establecidas por la entidad Salvador Bachiller S.A.-La Casa de las Maletas, y a liquidar las obras realizadas para el inmueble de la calle Alcalá, así como a realizar documento notarial de renuncia a la marca La Casa de las Maletas, e indemnizarle en los daños y perjuicios que se determinen, y costas.

Por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 21 de Madrid se dictó Sentencia el 5 de abril de 1.999, en los autos de juicio de menor cuantía núm. 749 de 1.997, en la que se estiman parcialmente la demanda y la reconvención, formulando diversos pronunciamientos, y entre ellos los que interesan a este recurso de casación consistentes en estimar en parte la reconvención cobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios declarando: 1º.- Que la marca "La Casa de las Maletas", fue fundada por Dn. Millán en el año 1.941, y que dicho origen fundacional es inmanente a la referida marca; 2º.- Que la marca "Salvador Bachiller", fue fundada en el año 1.978 y que su origen fundacional es inmanente a dicha marca; y condenando al actor reconvenido Dn. Luis Angel a que se abstenga de utilizar el año fundacional de 1.941 junto con su marca "Salvador Bachiller".... y que le abone en concepto de indemnización de daños y perjuicios la suma que se determine en ejecución de sentencia conforme a los criterios señalados en el fundamento undécimo de esta resolución.

La Sentencia dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid el 17 de diciembre de 2.001, en el Rollo núm. 412 de 1.999, desestima el recurso de apelación de Dn. Luis Angel, confirmando la resolución del Juzgado de 1ª Instancia.

Por Dn. Luis Angel se interpuso recurso de casación estructurado en tres motivos, de los que por Auto de esta Sala de 21 de febrero de 2.006 se inadmitieron el primero y el tercero, admitiéndose únicamente el motivo segundo, en el que se denuncia infracción por aplicación indebida de los arts. 30 y 31 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988, en relación con los arts. 1 y 3.1 del mismo Cuerpo Legal, así como de la jurisprudencia contenida en las Sentencias, entre otras, de 20 de julio de 2.000, 10 de julio de 2.000, 2 de febrero de 1.998, 31 de diciembre de 1.996 y 14 de abril de 1.993.

El contenido del motivo segundo antes expresado, a cuyo ámbito queda circunscrito el objeto del recurso, pretende combatir los pronunciamientos de la sentencia recurrida relativos a la reconvención y referidos a la atribución del uso exclusivo de la fecha "1941" al reconviniente Se argumenta, en síntesis, que: el registro de la marca no puede extenderse más allá del término o elemento gráfico inscrito como marca (arts. 8 -sobre el principio de inmutabilidad de la marca registrada- y 30 y 31 -éste en cuanto regula el "ius prohibendi"- en relación con los arts. 1 y 3.1 de la LM 32/1.988, y 5 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988 ); con independencia de que los signos distintivos del reconviniente están caducados (la marca núm. 226.017 y el rótulo del establecimiento núm. 77.016 al tiempo del escrito de reconvención, y la marca núm. 164.479 por Resolución de la OEPM de fecha 28 de mayo de 1.999), aparte de ello, en el gráfico de los mismos no figura la fecha "1941" y tampoco está registrado como marca independiente, sin que existan (como indebidamente recoge la sentencia recurrida) "elementos inherentes", "elementos identificadores" o "distintivos especiales" a las marcas y rótulo de establecimiento "La Casa de las Maletas"; la fecha "1941" hace referencia al momento de la fundación del negocio familiar, y no al comienzo de la utilización de la marca "La Casa de las Maletas"; no existe incumplimiento contractual por la utilización de la fecha "1941", porque en el contrato de 21 de diciembre de 1995, otorgado con la finalidad de liquidar el negocio familiar que, hasta ese momento, venían explotando conjuntamente Dn. Millán y Dn. Luis Angel, y su madre Dña. Gema, tras el fallecimiento del fundador de la empresa familiar Dn. Millán en el año 1.982, no se hace referencia alguna a que la utilización publicitaria de dicha cifra sea adjudicada en exclusiva a ninguno de los hermanos; y, finalmente, la doctrina jurisprudencial recogida en las Sentencias expresadas en el enunciado viene declarando que el derecho de exclusiva en el uso y la facultad de prohibir que un tercero use una marca, está determinado por la efectiva titularidad registral de un signo distintivo, y en el presente caso no existe un derecho de marca registrada ante la OEPM sobre la expresión "desde 1941" o "1941".

El tema suscitado era discutible porque las marcas originales utilizadas por demandante-reconvenido y demandado- reconviniente provienen de un mismo negocio familiar, derivándose su respectiva titularidad de la recíproca atribución de derechos al dividirse aquél entre los mismos, y no hay una base con entidad determinante para de un modo rotundo vincular, sin margen a la polémica, la fecha "1941" (de fundación de la empresa familiar) a la marca "La Casa de las Maletas" (que se atribuyó en el reparto al demandado-reconviniente) que, si bien anterior a la de "Salvador Bachiller" (atribuida al actor-reconvenido), es posterior a la fundación.

Sin embargo, el motivo debe desestimarse por las razones siguientes:

1. Porque la atribución del uso exclusivo que efectúa la decisión judicial impugnada a Dn. Humberto se fundamenta sustancialmente por las sentencias de instancia (ftos. de derecho séptimo y undécimo de la resolución del Juzgado de 1ª Instancia y cuarto de la recurrida) en el contrato de 21 de diciembre de 1.995 y en la normativa de competencia desleal. Por ello, no nos hallamos ante un problema de Derecho marcario, que es en el que se basa, esencialmente, el motivo.

2. Aunque se alega por la parte recurrente que en el contenido del contrato no existe base para estimar la atribución de uso exclusivo a Dn. Humberto de las expresiones "desde 1941" o "1941", sucede, no obstante, que no se señala soporte normativo alguno al respecto de la hipotética infracción, por lo que falta el requisito insoslayable del recurso de casación del art. 477.1 LEC.

3. En agotamiento de la respuesta judicial, procede añadir que la temática litigiosa cabría centrarla en la determinación del alcance de las estipulaciones 2ª y 9ª del contrato de 1995, con lo que nos hallaríamos ante un problema de interpretación contractual, que exige cita de norma legal infringida, o denuncia de arbitrariedad o irrazonabilidad, únicos aspectos susceptibles de verificación en casación, porque, en lo restante, constituye función soberana de los tribunales que conocen en instancia.

La desestimación del motivo conlleva la ratificación de la resolución recurrida, de conformidad con el art. 487.3, "a contrario sensu", LEC ; y, habiendo serias dudas de hecho y de derecho acerca de la cuestión planteada en el recurso de casación no se hace imposición respecto de las costas causadas en el mismo, con arreglo a lo establecido en el art. 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español