STS 1398/2023, 7 de Noviembre de 2023

El Procurador de los Tribunales don Santiago Tesorero Díaz, actuando en nombre y representación del "Real Madrid Club de Futbol" interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de justicia de Madrid, de 31 de mayo de 2022 (rec. 30/2021) por la que se estimó el recurso interpuesto por el "Club Deportivo Elemental Madrid Club Futbol Femenino" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de noviembre de 2020 y 18 de agosto de 2020 por las que se denegó la inscripción de la marca nº 4030498 "MADRID CFF" (mixta) solicitada por el "Club Deportivo Elemental Madrid Club Futbol Femenino" para proteger servicios de la clase 41 (educación, formación, servicio de entretenimiento, actividad deportivas y culturales, clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico).

Las resoluciones administrativas consideraron que existía una semejanza fonética y denominativas con las marcas "MCF" (mixta), "MCF REAL MADRID" "RMCF" que protegen servicios directamente relacionados con los servicios solicitados, existiendo un riesgo de confusión y de asociación entre el público destinatario de los servicios reivindicados en aplicación del art. 6.1.b) de la LM y del 8.1 de la LM, este último porque el uso de la marca solicitada podría suponer un menoscabo del carácter distintivo de la marca oponente y una aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas oponentes.

La sentencia impugnada en casación consideró que entre la marca solicitante "MADRID CFF" y las marcas "Real Madrid" y "Real Madrid Club de futbol" existía una evidente semejanza en los campos aplicativos que estaban destinadas a proteger, entre ellos los "servicios de actividades deportivas y culturales", pero que no existía semejanza denominativa, fonética o gráfica entre los distintivos en liza. Y ello al entender que en las marcas prioritarias hay un empleo conjunto de los vocablos "Real" y "Madrid" que hace que el conjunto sea distintivo y que impide que pueda ser confundida la marca solicita con las marcas prioritarias, y por existir diferencias también en el elemento gráfico al existir en las marcas prioritarias una corona claramente distinta e inconfundible con el escudo que forma parte de la marca denegad, elementos gráficos que considera que dotan al conjunto de una singularidad que no puede dar origen a confusión alguna.

Mediante Auto de 24 de noviembre de 2022 se admitió el recurso de casación declarando que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en confirmar y actualizar o, si fuera necesario, rectificar el criterio sentado en las sentencias de 24 de septiembre de 2018 (RCA 5395/2017 y RCA 5647/2017) y de 4 de octubre de 2018 (RCA 6064/2017), en relación con los requisitos para que sea operativa la protección que confiere el artículo 8.1 LM en su redacción vigente, relativo a las marcas renombradas.

Considerando que las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación son el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y el artículo 5.3 de la actual Directiva UE 2015/2436, del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

La parte recurrente formalizó la interposición de su recurso de casación argumentando que las Sentencias de 24 de setiembre de 2.018 y de 4 de octubre de 2.018 fueron dictadas antes de la reforma del artículo 8 de la LM por el apartado cinco del artículo primero del R.D.-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas.

Considera que la reforma implica, además de la eliminación de la marca notoria, un plus de protección de la marca renombrada, de tal forma que en la actual redacción de este precepto dicha protección resulta obligatoria, con el objetivo de impedir que acceda al registro una marca que obtiene una ventaja desleal de una marca anterior que goza de renombre.

1. Aduce la infracción de los artículos 4, 6.1, letra b y 8.1 de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de Marcas, transcripción del artículo 4.4 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre, y del artículo 5.3 de la actual Directiva UE 2015/2436, del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

   La sentencia analiza la marca a través de aspectos concretos y no en su impresión de conjunto, y se aparta de la jurisprudencia que de forma constante considera que con "obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior" se está haciendo referencia al riesgo de que el fuerte carácter distintivo de la marca renombrada o las características que transmite se comuniquen a los productos o servicios amparados por la marca posterior.

   La sentencia infringe los citados preceptos por estimar exigible la existencia de un riesgo de confusión para otorgar protección reforzada a la marca renombrada, cuando no es necesario apreciar una similitud tal que determinase un riesgo de confusión entre las marcas renombradas y la solicitante, sino que bastaría un grado de similitud que, pese a ser ligero, fuese suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los distintivos que permitiera aprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas notorias inscritas.

   Por ello, entiende que la "identidad o semejanza de los signos" exigida desde la perspectiva del artículo 8.1 LM, requiere un grado de similitud inferior, que debe de ser analizado en todo caso sin fijarse en aspectos escuetos desligándolos de los demás; lo que se pretende es la apreciación de conjunto, la impresión global que pueda causarse en el usuario o consumidor medio.

   Respecto al vinculo, la Jurisprudencia comunitaria, (por todas, asunto Intel C 252/07), afirma que tiene que existir un vínculo, que no necesariamente es el riesgo de confusión, que debe apreciarse tomando en consideración diversos factores:

   - El grado de similitud de las marcas, factor que solo juega un papel relevante si los signos en liza son muy diferentes, lo que no sucede en el presente supuesto.

   - La naturaleza de los productos o servicios: la marca se solicita para la misma clase - 41 - y la identidad de campos aplicativos, se reconoce en el FJ 6º de la sentencia impugnada.

   - La intensidad de renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior de la marca anterior, incuestionable.

   Un consumidor medio establecerá en vínculo entre la marca "Madrid CFF" solicitada por el Club Deportivo Elemental MADRID CLUB FUTBOL FEMENINO para servicios de la Clase 41, y las marcas renombradas, prioritarias y oponentes del "REAL MADRID CF".

   Además existe una semejanza que impide el registro al amparo del art. 61.b) de la Ley de Marcas, pues la OEPM denegó la inscripción de la marca MCF, además de por incurrir en la prohibición relativa del artículo 8 de la Ley, por no ser compatible con las marcas prioritarias titularidad del Real Madrid Club de futbol lo que fundamenta la aplicación del artículo 6.1 b) LM, al existir una semejanza tanto gráfica como denominativa entre los signos implicados y ser el mismo el ámbito de aplicación, lo que da lugar a un riesgo de confusión incuestionable.

   La Sentencia del TJUE de 11/11/97 - C.251.95, Sabel BV c. Puma AG.) interpretando este artículo dispone que su aplicación requiere la concurrencia de tres requisitos:

   - la existencia de identidad o semejanza de los signos que se confrontan,

   - identidad o semejanza de ámbito de aplicación y que,

   - como consecuencia de lo anterior, exista riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

   Los signos resultan incompatibles y no pueden convivir de forma pacífica nivel registral y menos aún en el mercado:

   1. - Desde una perspectiva GRÁFICA y DENOMINATIVA los signos confrontados, analizados de forma global contienen elementos coincidentes que, valorados en su conjunto, generan riesgo de confusión y, la posibilidad de que el público, cuanto menos, establezca una asociación entre signos y operadores jurídicos.

   Denominativamente, la expresión MADRID CLUB DE FÚTBOL FEMENINO presenta semejanzas con la denominación prioritaria REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL, aportando la solicitud posterior respecto de la oponente el término FEMENINO, que no sirve para particularizarlo ni distinguirlo dado que la parte principal y caracterizadoras de los signos es coincidente.

   Esa semejanza denominativa repercute, además, en el impacto visual de los signos confrontados, por el idéntico número de vocablos que los componen, y por la presencia de un elemento figurativo compuesto por un logotipo que hace las veces de escudo y que incluye el término MADRID más las letras CFF, generando un impacto visual semejante al de la marca prioritaria.

2. La Sentencia recurrida infringe la aplicación de la prohibición del artículo 6.1 de la LM, al no ponderar la sentencia globalmente los factores que pueden determinar la existencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas prioritarias opuestas.

3. La Sentencia por lo que respecta a la aplicación de la prohibición del artículo 8.1 de la LM infringe la doctrina Jurisprudencial.

   La sentencia infringe el apartado 1 del artículo 8, así como la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Sala Primera del Tribunal Supremo, a tenor de la cual para que sea aplicable la prohibición de marca renombrada no es preciso que exista riesgo de confusión o asociación sino únicamente una similitud entre las marcas anterior y posterior, siempre que sea suficiente para que un consumidor medio relacione ambas marcas, o lo que es lo mismo, establezca un vínculo entre ellas.

   Por ello, solicita la estimación del recurso de casación y la consiguiente anulación de la sentencia impugnada. Y situándose en la posición procesal propia del Tribunal de instancia, y entre al examen del fondo del asunto, acordando la desestimación del Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL, MADRID CLUB FUTBOL FEMENINO contra la Resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 17 de setiembre de 2.020, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 17 de julio de 2.020, por la que se denegó el registro de la Marca nº 4030502 "MADRID CFF", en Clase 41 y con ello la denegación total de la inscripción de la marca "MADRID CFF", en Clase 41, con todos los demás pronunciamientos a que hubiere lugar, todo ello con imposición de costas a la parte contraria.

El representante legal del "Club Deportivo Elemental MADRID CLUB FUTBOL FEMENINO".

Aduce que es perfectamente aplicable a la actual redacción del art. 8.1 de la Ley de Marcas (LEY 17/2002, DE 7 DE DICIEMBRE) de la doctrina jurisprudencial existente, siendo irrelevantes las modificaciones introducidas por R. D. LEY 23/2018, 21 de diciembre. La reforma se limita a sustituir el término "semejante" por el de "similar" y el término "aprovechamiento indebido" por el "obtención de ventaja desleal". Lo que ha venido a hacer la reforma operada por R. D. Ley 23/2018 es reducir dichos tres posibles supuestos a solo uno (que igual que en la anterior redacción se desdobla en dos): ventaja desleal o perjuicio del carácter distintivo o renombre de la marca prioritaria.

Esta jurisprudencia afirma que "[...] lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados" ( STS 26 de febrero de 2018). "La protección de las marcas notorias no es absoluta pues aunque no se exige identidad de servicios sí resulta exigible un cierto riesgo de confusión o asociación" ( STS 21 de Julio de 2015).

Tratando de resumir los expuestos criterios jurisprudenciales y de armonizarlos con las enseñanzas de la doctrina científica, podemos afirmar que mientras el riesgo de confusión strictu sensu hace referencia a la identificación que entre marcas u orígenes empresariales se puede establecer erróneamente en la mente del consumidor, que es inducido a adquirir un producto creyendo que es otro designado por una marca similar (confusión directa o inmediata) o creyendo que el empresario que está detrás de ambas prestaciones es el mismo (confusión indirecta o mediata), el riesgo de asociación o riesgo de confusión latu sensu se refiere a la conexión equivocada que en la mente del consumidor se puede establecer entre los orígenes empresariales designados con las marcas en pugna, de suerte tal que aunque el consumidor llegue a diferenciar las marcas y aún los empresarios detrás de cada una de ellas, crea erróneamente que existe alguna vinculación entre éstos por mor del parecido entre las marcas con que distinguen en el mercado sus productos o servicios.

Esta delimitación del riesgo de asociación no como alternativa al riesgo de confusión sino como instrumento que sirve para precisar el alcance de éste, está plenamente admitida en la jurisprudencia comunitaria al interpretar la norma del artículo 4.1 b) de la Directiva 89/104/CEE de 21 de Diciembre de 1988 relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas que, en términos similares a la Ley patria, expresamente sienta que: "[...] riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior".

La resolución impugnada no desconoce las diferencias acrisoladas por la jurisprudencia entre la doctrina legal que rige la interpretación y aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas y la que rige la interpretación y aplicación del artículo 8.1 del mismo texto legal.

La aplicación del mismo no exige el mismo grado de confusión que se contempla en el artículo 6.1 pero sí en todo caso la suficiente semejanza entre las marcas en conflicto como para habilitar el aprovechamiento indebido (redacción anterior) o la ventaja desleal (redacción actual) de la marca renombrada, o bien el menoscabo (redacción anterior) o el perjuicio (redacción actual) de la distintividad o el renombre de la marca anterior.

Desde el punto de vista fonético o verbal las marcas en pugna sólo se asemejan en la inclusión entre sus elementos denominativos de las iniciales "C" y "F" como formando parte de los acrónimos que sirven para constituirlas en todo o en parte. Coincidencia de muy escasa trascendencia, dado que tales letras son las iniciales de las expresiones "Club" y "Futbol", claramente descriptivas a la hora de designar actividades deportivas llevadas a cabo por un club deportivo o de fútbol, careciendo de carácter distintivo para asociar una determinada prestación empresarial con un origen empresarial concreto.

Respecto de la marca novel, el elemento verbal dominante habría de ser considerado la expresión "MADRID", al paso que, en las marcas prioritarias, tal función la desempeñaría el vocablo "REALMADRID", constitutivo de una de ellas. Sin embargo, la virtualidad distintiva de la expresión "MADRID", en cuanto que expresiva del origen geográfico de la prestación no es muy intensa.

Por lo que respecta a las diferencias gráficas, figurativas o visuales, aunque las marcas en liza contienen la representación de un escudo que incorpora los elementos denominativos antes estudiados, debe tenerse en cuenta que tal elemento gráfico aplicado a entidades deportivas es absolutamente usual de suerte que la coincidencia en la naturaleza del elemento gráfico no aporta nada a la hora de abordar la similitud entre signos, sino que será imprescindible analizar las diferencias o afinidades que concurran. El escudo que constituye la marca novel es del tipo "suizo", llamado en heráldica, es decir, de forma más o menos triangular con el vértice hacia abajo y con tres puntas en la parte superior, al paso que el escudo que constituye las marcas oponentes es de forma redonda y con la singular peculiaridad de ir, en dos de ellas, presidido por una corona real, que hace referencia al especial aval concedido a algunos clubes por la Casa del Rey para que puedan ostentar tal condición en su denominación, incorporando la expresión "REAL". Finalmente, el contenido de los escudos difiere en función de los denominativos de una y otras marcas pues la marca aspirante recoge en su campo la expresión "MADRID" y las siglas CFF entrelazadas, las marcas prioritarias figurativas recogen en sus respectivos escudos las siglas MCF y una banda diagonal azul o morada. Por tanto, puede concluirse que los elementos figurativos de las marcas en pugna son diferentes excepto por ir referidos en ambos casos a la representación de escudos, siendo así que este elemento, por absolutamente usual tratándose de clubes de futbol, nada aporta en términos de asociación o vinculación entre marcas.

La conclusión del parangón entre los signos en litigio arroja, por tanto, una ausencia de similitud fonética, gráfica y conceptual (ya que las coincidencias se limitan a elementos genéricos y descriptivos), quedando por ende el supuesto absolutamente excluido no ya solo del presupuesto legal consagrado en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, sino también del artículo 8.1 del mismo texto legal, que ahora nos ocupa, debiendo en consecuencia estimarse como acertado el análisis llevado a cabo por la sentencia que se recurre de contrario.

Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 31 de octubre de 2023, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

El presente recurso de casación impugna la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de justicia de Madrid, de 31 de mayo de 2022 (rec. 30/2021) por la que se estimó el recurso interpuesto por el "Club Deportivo Elemental Madrid Club Futbol Femenino" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de noviembre de 2020 y 18 de agosto de 2020 por las que se acordó denegar la inscripción de la marca nº 4030498 "MADRID CFF" (mixta) solicitada por el "Club Deportivo Elemental Madrid Club Futbol Femenino" para proteger servicios de la clase 41 (educación, formación, servicio de entretenimiento, actividad deportivas y culturales, clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico).

La marca solicitada, tal y como figura en la solicitud obrante en el expediente y así se refleja en la resolución administrativa, era mixta con una parte denominativa "Madrid CFF" y otra gráfica, con el siguiente distintivo:

Frente a ella, se opusieron las marcas "MCF" (mixta), "MCF REAL MADRID" "RMCF" con los siguientes distintivos gráficos:

La sentencia impugnada consideró que entre la marca solicitante y las renombradas opuestas existía una evidente semejanza en los campos aplicativos que estaban destinadas a proteger, pero que no existía semejanza denominativa, fonética o gráfica entre los distintivos en liza. Y ello al entender que en las marcas prioritarias hay un empleo conjunto de los vocablos "Real" y "Madrid" que hace que el conjunto sea distintivo y que impide que pueda ser confundida la marca solicita con las marcas prioritarias, y por existir diferencias también en el elemento gráfico al existir en las marcas prioritarias una corona claramente distinta e inconfundible con el escudo que forma parte de la marca denegada, elementos gráficos que considera que dotan al conjunto de una singularidad que no puede dar origen a confusión alguna.

La presente controversia se centra, tal y como se afirmó en el Auto de admisión, en confirmar y actualizar o, si fuera necesario, rectificar el criterio sentado en las sentencias de 24 de septiembre de 2018 (RCA 5395/2017 y RCA 5647/2017) y de 4 de octubre de 2018 (RCA 6064/2017), en relación con los requisitos para que sea operativa la protección que confiere el artículo 8.1 LM en su redacción vigente, relativo a las marcas renombradas.

Sobre la interpretación del riesgo de asociación con las marcas renombradas.

El artículo 8 de Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, tras la redacción dada por el Real Decreto- ley 23/2018, de 21 de diciembre, dispone respecto de las marcas y nombres comerciales renombrados que;

"1. No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados".

El Tribunal Supremo ha abordado en diferentes ocasiones el riesgo de vinculación o asociación con las marcas notorias y renombradas, en una jurisprudencia que es preciso sintetizar.

En la STS nº 295/2018, de 26 de febrero (rec. 1153/2016) aplicando el art 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas en su primitiva redacción, en esencia coincidente con la actual, se afirmaba que:

"[...] La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en tal sentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec. 3082/2013) entre otras- que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.

Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados".

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (Asunto C-323/09) afirma que:

""[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente ( sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]".

Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (rec. 5602/2006) se afirmaba que "La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 -ADIDAS- y C-375/97 -GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella".

Y en dicha sentencia se concluía "[...] Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla".

Ello implica que también cuando la confrontación se produce con marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marca cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS nº 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (rec. 3712/2015) al señalar "En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección"".

Jurisprudencia que se reitera en la STS nº 1414/2018, de 24 de septiembre (rec. 5647/2017) añadiendo:

""Por tanto, para que sea de aplicación el artículo 8 de la Ley de Marcas no es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiendo éste como la posibilidad de que el público consumidor tome una marca por otra; pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la nueva marca tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria.

En esa misma línea de razonamiento, la sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2017 señala que "para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad". Según explica esta sentencia de la Sala Primera, "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vinculo"; y añade: "Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso".

En fin, para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender, entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Así, aunque para que opere la protección prevista en el artículo 8 de la Ley de Marcas no se requiera la identidad de productos o servicios protegidos, exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b/ de la Ley, si es necesario examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria, pues la protección de las marcas notorias no es absoluta sino que exige, no identidad de productos o servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión".

Sobre la protección de las marcas renombradas.

La protección de las marcas renombradas, tras la modificación operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, es, en esencia, coincidente con la protección que se confería a las marcas notorias, pero prescindiendo de la conexión entre los productos y servicios de las marcas enfrentadas.

La protección de las marcas notorias aun en ámbitos aplicativos no coincidentes ya se había sostenido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al entender que las marcas notorias tienen un protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el riesgo de confusión o asociación se endurece, es más riguroso, dada la amplia difusión de las marcas notorias; y la no exigencia de que las marcas enfrentadas desplieguen su actividad en el mismo ámbito comercial, ampliándose esa protección a otras áreas.

Por lo demás la protección para las marcas renombradas se plantea en términos muy similares dado que sigue exigiéndose que exista una cierta similitud entre los signos y la obtención de una ventaja desleal del renombre obtenido por la marca prioritaria que pueda generarle un perjuicio.

Ello no exige que exista un riesgo de confusión en una comparación detallada de los diferentes signos o gráficos que componen las marcas enfrentadas, pues basta una similitud que permita entender que existe un riesgo de asociación o vinculación entre ellas, que haga pensar al consumidor medio que ambos productos o servicios, aun diferentes, tienen una cierta relación aprovechándose así del prestigio y reputación ganados por la marca renombrada. Como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo "la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla".

Como señala la STJUE de 27 de noviembre de 2008, (asunto Intel C 252/07, párrafo 63) "El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo, en el sentido de la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, entre las marcas en conflicto".

No se trata de que evitar que el consumidor crea que ambas marcas tienen el mismo origen empresarial sino que basta con crear la apariencia de una asociación que se establece tomando en consideración no solo la semejanza entre las marcas sino también influyen otros factores como la naturaleza de los productos o servicios, el público destinatario y la intensidad de renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior (así lo ha reconocido STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto Intel C 252/07, párrafo 42 y ss).

A efectos de apreciar la existencia de ese vínculo entre las marcas en conflicto procede tener en cuenta la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior. Así cobra especial importancia la difusión, poderío y penetración en el mercado y en la sociedad de la marca renombrada, máxime si ambas marcas van a desplegar su actividad en el mismo ámbito aplicativo o comercial. Cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público evoque o la asocie con la marca renombrada.

En el caso que nos ocupa, no cabe duda de que la marca "Real Madrid" o "Madrid" en el ámbito de los clubs deportivos o para la actividad deportiva en general y especial para el futbol y baloncesto goza de un renombre internacional muy arraigado.

Por otra parte, tiene razón la parte recurrente cuando afirma que la "identidad o semejanza de los signos" exigida desde la perspectiva del artículo 8.1 LM, requiere un grado de similitud inferior, que debe de ser analizado sin fijarse en aspectos concretos y puntuales, sino que debe procederse a una apreciación conjunta, una impresión global, de ambas marcas para usuario o consumidor medio, con independencia de que existen elementos puntuales, denominativos o gráficos, que las diferencien. Basta con que el público relacione ambas marcas, establezca una asociación o vínculo entre ellas, aunque no las confunda.

En el caso que nos ocupa las marcas opuestas tienen un elemento común y característico, el término "Madrid" y la referencia denominativa y/o gráfica a ser un "Club de Futbol" se constituye como un elemento distintivo de las mismas para identificar una categoría de actividades deportivas relacionadas con el deporte del futbol en el que las marcas opuestas gozan de una reputación y difusión entre los consumidores, por lo que la inclusión de ese mismo término en la marca solicitante evoca las preexistentes y puede inducir al consumidor a vincularla con los servicios amparados por la marca renombrada prioritaria.

En contra del criterio sostenido por la sentencia de instancia, el vocablo "Real" no es un elemento diferenciador que disipe todo riesgo de asociación o vinculación con las marcas renombradas, pues al margen de que no es exigible un riesgo de confusión tan estricto, tal y como hemos afirmado anteriormente, debe añadirse que también en el caso de las marcas renombradas opuestas junto con el término Real Madrid se añade Club de Futbol o las iniciales CF puede hacer pensar que se trata de productos procedentes de un mismo origen empresarial aprovechándose así de su reputación. El escudo, y disposición de las letras CFF dentro del mismo, rememora el escudo del Madrid. Sin que el hecho de que la marca solicitante se refiera a un club de futbol femenino sea un elemento distintivo ni impida el riesgo de asociación, pues, al contrario, parece ser el signo distintivo del equipo femenino de futbol del Real Madrid.

Por todo ello, procede estimar el recurso de casación por entender que la marca solicitada resulta incompatible con las marcas notorias opuestas por las empresas recurrentes, por lo que procede casar la sentencia confirmando las resoluciones administrativas impugnadas.

En respuesta a la cuestión de interés casacional planteada ha de ratificarse la jurisprudencia sentada por este Tribunal y recogida en el fundamento jurídico tercer de esta resolución, aplicable a la actual protección que el art. 8 de la Ley de Marcas confiere a las marcas renombradas, si bien ya no es exigible la conexión entre los productos y servicios de las marcas enfrentadas.

La "identidad o semejanza de los signos" exigida en el artículo 8.1 LM, requiere un grado de similitud inferior, que debe de ser analizado sin fijarse en aspectos concretos y puntuales, sino que debe procederse a una apreciación conjunta, una impresión global, de ambas marcas para usuario o consumidor medio, con independencia de que existen elementos puntuales, denominativos o gráficos, que las diferencien. Basta con que el público relacione ambas marcas, establezca una asociación o vínculo entre ellas, aunque no las confunda.

No se trata de que evitar que el consumidor crea que ambas marcas tienen el mismo origen empresarial, sino que basta con crear la apariencia de una asociación que se establece tomando en consideración no solo la semejanza entre las marcas sino también influyen otros factores especialmente la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior y su proyección en el mercado.

Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el art 93.4 LJ cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad sin que se aprecien razones de temeridad o mala fe en el presente litigio que justifiquen la imposición de las costas a ninguna de las partes intervinientes.

Por lo que respecta a las costas de instancia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LJ se imponen a la parte recurrente cuyas pretensiones han sido totalmente rechazadas. A tenor del apartado tercero de este artículo, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar hasta una cifra máxima de mil euros la cantidad que, por todos los conceptos, la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a la parte recurrida.