STSJ Comunidad de Madrid 264/2020, 17 de Junio de 2020
| Ponente | MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO |
| ECLI | ES:TSJM:2020:5365 |
| Número de Recurso | 978/2018 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 264/2020 |
| Fecha de Resolución | 17 de Junio de 2020 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0026401
Procedimiento Ordinario 978/2018
RECURSO 978/2018
SENTENCIA NÚMERO 264/2020
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
------- ---- Iltmos. Señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Enrique Gabaldón Codesido
Dña. Mª Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a diecisiete de junio de dos mil veinte.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 978/2018, interpuesto por Shibsted Classified Media Spain, S.L., representada por D. Ricardo Ludovico Moreno Martín y defendida por
D. Daniel Labrador Fuertes en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado y Siayven Car, S.L., representada por D. Javier Huidobro Sánchez-Toscano y defendida por D. Carlos Castro Aparicio, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.
En fecha 15 de noviembre de 2018 D. Ricardo Ludovico Moreno Martín, en representación de Shibsted Classified Media Spain, S.L., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de septiembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 22 de marzo de ese mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 12 de diciembre, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.
El 5 de febrero de 2019 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 15 de septiembre de 2017 Shibsted Classified Media Spain, S.L. solicitó el registro de la marca "VENDOCOCHES.NET" (mixta) ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir servicios en clase 38, formulándose oposición por la demandante y siendo finalmente dictada resolución de concesión de la marca solicitada, resolución contra la que se interpuso recurso de alzada, que fue desestimado; la recurrente, empresa líder en el sector de anuncios clasificados en España, es titular de la marca "COCHES:NET", entre otras que gozan de gran notoriedad en el mercado y que se caracterizan por portar, como denominador común, la extensión del dominio ".NET", que es elemento caracterizador de las principales marcas de la actora y que la diferencia de otras, ya que lo usual es que la extensión del dominio empleado al conformar una marca sea bien el ".COM" bien el ".ES"; la aludida marca ha devenido para el consumidor español en la marca líder en el sector de los anuncios clasificados por internet destinados a la venta y compra de coches en toda España, habiéndose convertido en marca notoria y renombrada; a diferencia de dicha marca la aquí cuestionada carece de distintividad sobrevenida por el uso y, además, añade un término indiscutiblemente descriptivo como es "VENDO", indicativo de la actividad que trata de identificarse con esa marca (la venta de vehículos), por lo que incurre en la prohibición absoluta que contempla el artículo 5.1 de la Ley de Marcas, en sus apartados b) y c) independientemente del diseño que incorpora, el cual es insuficiente para obviar el evidente claro carácter descriptivo del elemento denominativo; independientemente de la descriptividad de la marca solicitada el registro también tuvo que denegarse por la incompatibilidad confusoria de la misma con la marca de la que la entidad actora es titular, no ya solo por su gran similitud denominativa sino también por la identidad aplicativa y de mercado, que conllevará un evidente riesgo de confusión entre ambas marcas, al que se añade un marcado riesgo de asociación.
Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se deniegue la marca solicitada por estar incursa en las prohibiciones absolutas de registro señalado en el artículo 5.1,letras b) y c) de la Ley de Marcas y, en su defecto, en aplicación de la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) del mismo Cuerpo legal.
Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por no existir la suficiente identidad o semejanza entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria que justifique la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, debiendo tenerse en cuenta la diversidad de semántica y conceptual de las marcas en liza, pese a la coincidencia de campos aplicativos y careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.
Reputándose improcedente el recibimiento del pleito a prueba, por las razones expuestas en el Auto de fecha 27 de febrero de 2019, fue evacuado por las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 4 de junio de 2020.
En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.
A los que son de aplicación los consecuentes,
Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de septiembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 22 de marzo de ese mismo año, de concesión de la marca núm. 3.682.743, "VENDOCOCHES.NET" (mixta) en la clase 38 del Nomenclátor Internacional.
La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.
El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor " Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular ".
Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que " (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le...
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