ATS, 23 de Junio de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 23 Junio 2021 |
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
A U T O
Fecha del auto: 23/06/2021
Tipo de procedimiento: R. CASACION
Número del procedimiento: 2394/2021
Materia: PROPIEDAD INDUSTRIAL
Submateria:
Fallo/Acuerdo: Auto Admisión
Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurelia Lorente Lamarca
Secretaría de Sala Destino: 003
Transcrito por:
Nota:
R. CASACION núm.: 2394/2021
Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurelia Lorente Lamarca
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
A U T O
Excmos. Sres. y Excmas. Sras.
D. César Tolosa Tribiño, presidente
D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo
Dª. Inés Huerta Garicano
D. Ángel Ramón Arozamena Laso
Dª. Esperanza Córdoba Castroverde
En Madrid, a 23 de junio de 2021.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia n.º 33/2021, de 29 de enero, por la que estima el recurso contencioso-administrativo n.º 586/2019 interpuesto por la mercantil L&L Auto Info Gmbh contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), de 1 de abril de 2019, que estimó parcialmente el recurso de alzada promovido contra la resolución, de 22 de noviembre de 2018, manteniendo la denegación de inscripción de la marca vendercoche.es para productos de determinadas clases (clase 12 y algunos productos de las clases 35 y 36) y acordando la concesión de los productos o servicios de las clases 9, 37 y 38, tal como fueron solicitados y para los demás productos de las clases 35 y 36.
En lo que a este recurso interesa, y a fin de determinar si concurre la prohibición absoluta prevista en el artículo 5.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), entiende la Sala de instancia que si bien es cierto que el elemento denominativo aparece conformado por dos palabras que tienen un carácter genérico y descriptivo "es preciso tener en cuenta que, al añadir al anterior conjunto la terminación .es se dota al signo de fuerza identificadora, resultando la marca intrínsecamente idónea para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial o corporativo de los servicios reivindicados respecto de los de otras empresas u organismos"; a lo que se añade la fuerza distintiva que otorga el componente gráfico o visual.
Se estima, por tanto, el recurso aludiendo a su precedente sentencia, de 17 de junio de 2020 (recurso n.º 978/2018), a propósito de la marca vendocoches.net en la que resolvió en idéntico sentido.
El Abogado del Estado, en representación de la OEPM, ha preparado recurso de casación en el que denuncia la infracción de los artículos 5.1.c) LM -así como los apartados b) y g) del mismo precepto- en relación con la Disposición adicional decimosexta (relativa a los nombres de dominio de primer nivel) del mismo texto legal y con la Disposición adicional sexta de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información.
Denuncia, asimismo, la infracción de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de mayo de 2013, en la que se indica que "(...) el elemento ".es" es una indicación en internet del origen geográfico de un dominio y constituye un complemento común del nombre de las páginas o sitios de origen español (...) Esta especificidad de la mera denominación "centro comercial" tampoco la dota de fuerza distintiva".
Invoca, por último, la infracción de las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que cita y resume en su escrito, atinentes al carácter distintivo y a la significación de nombre de dominio o dirección de red de primer nivel a los efectos de la prohibición absoluta de registro como marca comunitaria en aplicación del artículo 7.1.b) y c) del Reglamento CE 40/94 y sus sucesivas versiones. En resumen, se recoge en las citadas sentencias que el elemento " .com" (como pueda ser " .de" o " .es") es un elemento técnico y genérico cuyo uso es obligatorio en la estructura normal de la dirección de un sitio comercial en internet y puede indicar que los servicios de que se trata están en línea, pero carece de carácter distintivo. En su caso, la parte distintiva de un nombre de dominio sería el nombre de dominio de segundo nivel. Se subraya también en las sentencias del TGUE que el nombre de domino hace referencia, a lo sumo, a una dirección en internet, y no al origen comercial de los productos o servicios de un prestador (y no pueden los nombres de dominio registrarse como marca comunitaria).
Señala el Abogado del Estado que la sentencia recurrida considera que la expresión vender coches carece de distintividad para entender, a continuación, que la adición de la terminación " .es" dota de fuerza identificadora al signo por lo que no incurre en la prohibición absoluta del artículo 5.1.c) LM.
Por lo que concierne al interés casacional objetivo invoca la concurrencia de la presunción prevista en el artículo 88.3.a) LJCA, al haberse identificado un único pronunciamiento al respecto -en la citada STS de 27 de mayo de 2013-; el supuesto previsto en el artículo 88.2.a) LJCA, precisamente por la contradicción con la citada sentencia de esta Sala; y el supuesto del artículo 88.2.c) LJCA. Alega que el interés casacional consiste en determinar, confirmando en su caso la STS de 27 de mayo de 2013 (recurso de casación n.º 2809/2012) y tomando en consideración las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, si la expresión como sufijo " .es" tiene un mero carácter genérico o técnico o si por el contrario tiene fuerza identificativa propia respecto al signo o denominación al que se aplica o antecede con el que puede constituir una marca.
La Sala de instancia tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 25 de marzo de 2021, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de treinta días, con remisión a esta Sala de los autos originales y del expediente administrativo.
Ha comparecido ante esta Sala, en calidad de parte recurrente el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta. Ha comparecido en calidad de parte recurrida el procurador de los Tribunales D. Aníbal Bordallo Huidobro, en representación de L&L Auto Info GmBh, formulando oposición a la admisión del recurso.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso, Magistrado de la Sala.
En primer lugar, y como cuestión previa a la determinación de la cuestión litigiosa y del interés objetivo casacional para la formación de jurisprudencia que esta pudiera revestir, conviene dejar constancia de que el escrito de preparación del recurso de casación cumple, desde una perspectiva formal, con los especiales requisitos que exige el artículo 89.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), por lo que nada puede oponerse a su admisibilidad desde este punto de vista.
La cuestión litigiosa que se plantea en este recurso, tal como ha quedado expuesta en los antecedentes de esta resolución, es la de determinar si la adición de la palabra que hace referencia a un nombre de dominio de primer nivel a una marca compuesta por elementos denominativos genéricos y descriptivos es susceptible de dotar de fuerza identificadora suficiente (respecto del origen empresarial o corporativo de los servicios) a la marca a la que acompaña -a efectos de no incurrir en la prohibición absoluta prevista en el artículo 5.1.c) LM-, tal como entiende la sentencia recurrida; o bien, se trata de un mero sufijo de carácter genérico o técnico que identifica el país del dominio web -que es lo que entiende el Abogado del Estado-.
Planteada la controversia en estos términos y habiéndose invocado, junto a los supuestos previstos en el artículo 88.2.a) y c) LJCA, la presunción de interés casacional objetiva del artículo 88.3.a) LJCA, se adelanta ya que lo suscitado en este recurso no carece manifiestamente de interés casacional.
Conviene referir, como cuestión previa, que esta Sección Primera ha conocido del recurso de casación (n.º 5345/2020) preparado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de junio de 2020 (en relación con la marca vendocoches.net,),y que es, como quedó reseñado, la que invoca ahora la sentencia aquí recurrida -recurso n.º 978/2018-, acordándose su inadmisión -por providencia de 12 de noviembre de 2020- por falta de justificación del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Allí dijimos "el escrito de preparación no contiene mención ni argumentación alguna en relación con el interés casacional, limitándose a identificar la normativa que considera infringida y a argumentar sobre los términos en que entiende producida la infracción".
Por otro lado, ciertamente, en la STS de la Sección Tercera de esta Sala, de 27 de mayo de 2013 (recurso de casación n.º 2809/2012), se resolvió un supuesto similar (en un sentido favorable al que reclama ahora el Abogado del Estado) en el que se señaló que "(...) los aditamentos que presenta la marca cuestionada no disponen de tal cualidad [identificadora]. En primer término, el gráfico que acompaña a la denominación es una composición simple, configurada por la disposición de unos escasos trazos sin alcance figurativo. En segundo lugar, el elemento ".es" con que se adiciona la denominación es la indicación en internet del origen geográfico de un dominio, y constituye un complemento común del nombre de las páginas o sitios de origen español; su utilización vincula el signo donde se integra con el ámbito de la comunicación electrónica. Esta especificad de la mera denominación "centro comercial" tampoco la dota de fuerza distintiva".
Partiendo de este pronunciamiento y de las sentencias que, en la misma línea y para el ámbito comunitario, ha dictado el Tribunal General de la Unión Europea a que alude el Abogado del Estado en su escrito, resulta conveniente un nuevo pronunciamiento de esta Sala a fin de reforzar, completar o matizar la mencionada sentencia de esta Sala y aclarar si, a efectos de la aplicación de la prohibición absoluta prevista en el artículo 5.1.c) LM, la adición del sufijo " .es" a una denominación genérica y sin significación específica alguna puede dotarla de fuerza identificadora suficiente; o, si, por el contrario, dicho sufijo tiene un mero carácter genérico o técnico que no la dota de fuerza distintiva.
Por tanto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 88.1 y 90.4 LJCA, procede admitir a trámite el recurso de casación, y, a tal efecto, precisamos que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo es la que se ha expresado en el razonamiento jurídico anterior.
Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son el artículo 5 y la Disposición adicional decimosexta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 LJCA.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web del poder judicial, en la sección correspondiente al Tribunal Supremo, haciendo referencia al mismo, con sucinta mención de las normas que serán objeto de interpretación.
Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 LJCA, remitiéndolas a la Sección Tercera de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.
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) Admitir a trámite el recurso de casación n.º 2394/2021 preparado por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 29 de enero de 2021, estimatoria del recurso n.º 586/2019.
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) Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste reforzar, completar o matizar la STS de 27 de mayo de 2013 (recurso de casación n.º 2809/2012) para aclarar si, a efectos de la aplicación de la prohibición absoluta prevista en el artículo 5.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la adición del sufijo " .es" a una denominación genérica y sin significación específica alguna puede dotarla de fuerza identificadora suficiente; o, si, por el contrario, dicho sufijo tiene un mero carácter genérico o técnico que no la dota de fuerza distintiva.
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) Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son el artículo 5.1.c) y la Disposición adicional decimosexta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 LJCA.
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) Ordenar la publicación de este auto en la página web del Tribunal Supremo, haciendo referencia al mismo, con sucinta mención de las normas que serán objeto de interpretación.
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) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
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) Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala, a la que corresponde con arreglo a las normas sobre reparto de asuntos.
Así lo acuerdan y firman.
